關于歐洲專利申請權利要求架構設計中的“三步走”方法
——淺談歐洲專利申請中的歐洲部分檢索報告、單一性審查與權利要求架構之間的關系

楊繼平張 蓉范勝杰

關于歐洲專利申請權利要求架構設計中的“三步走”方法
——淺談歐洲專利申請中的歐洲部分檢索報告、單一性審查與權利要求架構之間的關系

楊繼平★張 蓉★范勝杰★

本文介紹了歐洲專利申請審查中檢索部門發出的一種特定檢索報告，即歐洲部分檢索報告，并借助實際案例分析了導致收到歐洲部分檢索報告的原因、歐洲部分檢索報告與歐洲單一性審查以及歐洲部分檢索報告與歐洲專利申請權利要求架構之間的關系，并向中國申請人給出了關于如何優化準備進入歐洲的專利申請的權利要求架構的相關建議，特別是創造性地提出了中國申請人準備提出歐洲專利申請時權利要求架構設計的“三步走”方法。

歐洲專利申請 歐洲專利局 歐洲部分檢索報告 單一性 權利要求架構

一、引 言

隨著全球化的發展，有越來越多的中國申請人開始向海外提出專利申請。根據《歐洲專利公約》（EPC）的規定，一項歐洲專利申請可以最多變成一項在多達38個國家生效的歐洲專利，極大地簡化了歐洲專利保護機制，也為中國申請人申請歐洲專利保護提供了極大的方便。因此，近年來，中國申請人提出的歐洲專利申請數量快速增長。根據歐洲專利局（EPO）所發布的《2014年歐洲專利申請年度報告》，中國公司及個人提交的專利申請數量在主要國家當中增長最快，達到了2.65萬件，同比增長了18.2% 。①望山.2014年歐洲專利申請報告發布： 中國是亮點 ［EB/OL］.（2015-2-26）［2016-2-14］.http：//www.ithome.com/html/it/131109.htm.

一件歐洲專利申請從提出申請到最終獲得授權通常會經歷一個漫長的過程，在這漫長的過程中申請人會從檢索部門、審查部門等收到各種各樣的檢索報告和審查意見通知書。在這些樣式繁多的通知書當中，有一種歐洲檢索報告是申請人極其不愿意面對的，即歐洲部分檢索報告（PESR）。

歐洲檢索報告通常包括如下五種類型：（1）最為普遍的歐洲擴展檢索報告（Extended European Search Report，EESR）；（2）主題存在缺陷的不完全檢索報告 （Incomplete Search Report）；（3）發明缺少單一性的歐洲檢索報告（European Search Report where the invention lacks Unity），其也被稱為歐洲部分檢索報告（Partial European Search Report，PESR）；（4）在實質審查及異議階段中可能出現的歐洲附加檢索報告（Additional European Search Report）；（5）針對PCT國際申請進入歐洲國家地區階段的一種特殊的檢索程序，即歐洲補充檢索報告（Supplementary EuropeanSearch Report，SESR）。②王靜宇.簡述歐洲申請的檢索程序［EB/OL］.（2015-12-24）［2016-2-14］.http：//www.3566t.com/news/gxmu/1604350.html.

下面筆者將通過實際處理的一些歐洲申請案例，特別針對如上給出的第三種歐洲檢索報告，即PESR，談談中國申請人在進入歐洲國家階段時如何通過合理布局權利要求架構來最大限度避免收到PESR、PESR與歐洲單一性審查之間的關系以及如何更好地規劃權利要求架構，以期幫助中國申請人更好地理解歐洲和中國在單一性審查方面的異同。

二、PESR簡介及歐洲單一性相關規定

EPC實施細則第64條第1款，記載了關于PESR的相關規定：

如果歐洲專利局認為歐洲專利申請不滿足發明的單一性要求，則將會在《歐洲專利公約》第82條的規定下針對在權利要求書中首先提及的發明或一組發明給出部分檢索報告。并且歐洲專利局通知申請人如果希望歐洲檢索報告覆蓋其他發明或其他組發明，則需要在2個月期限內繳納一份/多份補充檢索費用。隨后，歐洲檢索報告將會針對繳納了相應補充檢索費用的那些發明/那些組發明相應地作出。（If the European Patent Of fi ce considers that the European patent app1ication does not comp1y with the requirement of unity of invention， it sha11 draw up a partia1 search report on those parts of the app1ication which re1ate to the invention， or the group of inventions within the meaning of Artic1e 82， first mentioned in the c1aims.It sha11 inform the app1icant that， for the European search report to cover the other inventions， a further search fee must be paid，in respect of each invention invo1ved， within a period of two months.The European search report sha11 be drawn up for the parts of the app1ication re1ating to inventions in respect of which search fees have been paid.）

值得注意的是，申請人在收到PESR之后，是不允許對權利要求作出任何修改的，包括刪除權利要求，而僅需要作出是否繳納檢索附加費以及繳納多少份附加費的決定。相應地，EPO檢索部門對于沒有繳納附加費的那組/那些組權利要求將會不作出檢索報告。也就是說，這件歐洲申請中的未繳納附加費的其他發明只能通過分案申請以尋求保護。從這一點來看，歐洲部分檢索報告與中國專利審查中針對進入國家階段的PCT國際申請的實質審查過程中發出的根據中國《專利法實施細則》第115條第2款的“繳納單一性恢復費通知書”十分類似。

另外，EPO還在EPC第82條中規定了單一性，即“歐洲專利申請應涉及僅一個發明或形成一個總的發明構思的一組發明。”（The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.）

進一步，在EPC實施細則第44條第1款中細化了如何判斷一個申請中的多個發明是否屬于“一個總的發明構思”。具體地，根據EPC實施細則第44條第1款的規定，在歐洲專利申請中要求保護一組發明的情況下，僅當在包括一個或多個相同或相應特定技術特征的那些發明中存在技術關系時才滿足單一性要求。這里，“特定技術特征（Special Technical Feature，STF）”指的是相對于現有技術對于要求保護的發明作出貢獻的那些特征。

從上面的EPC關于單一性的法條及其細則看，總體上講與中國《專利法》中關于單一性的法條及其實施細則的規定③參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第六章第2節“單一性”規定。相似。然而，在歐洲專利申請中，單一性問題不僅存在于不同類（產品、方法、裝置或用途）的多個獨立權利要求中，還存在于同一類（產品、方法、裝置或用途）的多個獨立權利要求中。在后一種情況下，歐洲專利申請常常會涉及所謂的“一類一獨權”④European Patent Office，Implementing Regulations to Part III of the European Patent Convention， Rule 43， Paragraph 2.問題，并且在這一點上，與中國的專利審查實踐有很大區別。⑤李新燕.關于歐洲申請的單一性以及一類一獨權問題［EB/OL］［2016-2-14］.http：//www.unitalenlaw.com/zhouxun2/zhouxun 415/ltbl.htm.

具體地，在歐洲專利申請中，關于同一類（產品、方法、裝置或用途）的主題僅允許存在一項獨立權利要求。當然，也存在例外情形，如EPC實施細則第43條第2款的規定，只有在滿足下列情形之一的申請中，才可以在同一類（產品、方法、裝置或用途）中包含多于一個的獨立權利要求：（a）多個相互關聯的產品（a plurality of interrelated products）；（b）產品或裝置的不同用途（different uses of a product or apparatus）；以及（c）對特定問題的替代解決方案，且不適于通過一個權利要求來覆蓋這些替代解決方案（alternative solutions to a particular problem，where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim）。

事實上，如上的情形（a）適用于類似于通信領域中的“信號發射機”和“信號接收機”的一對權利要求；而情形（b）更多地適用于醫藥領域中的化合物用途發明；而對于情形（c），作為權利要求主題名稱完全一致的、同一類下的幾個獨立權利要求，卻是很難證明作為對于特定問題的幾個替代解決方案，且不適于通過一個權利要求來覆蓋這些替代解決方案。因此，在歐洲專利申請實踐中，屬于情形（c）的歐洲專利申請非常容易收到歐洲檢索部門發出的PESR并要求針對未被檢索的權利要求繳納額外的檢索費用。

三、專利代理實務中遇到的問題

由于筆者主要代理通信、光電方面的專利申請，下面僅舉幾個屬于這些技術領域的發明專利申請進入歐洲的實際案例來進行說明，當然其他領域的申請也可相應參考。

大約十年前（2006年前后），也就是由第三代合作伙伴計劃（The 3rd Generation Partnership Project，3GPP）組織制定的通用移動通信系統UMTS技術標準的長期演進（Long Term Evolution，LTE）技術方興未艾之時，有不少的中國通信技術領域的公司及研究院申請了大量的專利申請。其中也有不少申請向EPO提出而進入了歐洲國家階段。

由于當時從業者對于歐洲專利制度了解不是很透徹，相關代理經驗也不甚充足，以及有些申請在技術方案上的復雜性，有不少中國申請人在進入歐洲之前沒有預期后續可能出現的問題而是簡單地保留了中國原始申請的權利要求架構，這在這些申請后續的歐洲專利審查過程中被證明是有缺陷的且是費時費力的。

其中有一件關于LTE技術的MIMO利用秩（Rank）的數據傳輸模式的發明申請通過《巴黎公約》途徑（Paris Convention）進入歐洲，令筆者印象極為深刻，現在與大家分享以期起到借鑒作用。由于LTE技術復雜性及考慮到不同技術領域的讀者需要，在此不對該發明技術方案作過多的介紹。簡單而言，該申請在說明書中提到，所涉及的每一組發明（包括方法、虛擬產品、基站、用戶設備共4組權利要求）都給出了4個相互之間存在一定聯系而又相互獨立的實施例。也就是說，該申請的說明書中總共公開了4種不同的數據傳輸模式，而在中國原始申請中分別存在每組權利要求中的4個獨立權利要求，而這4個獨立權利要求相互之間唯一的區別在于各自特定的秩對應的調制編碼方式，而不同的秩的調制編碼方式存在一定的聯系。

就這樣，具有如上權利要求架構的歐洲專利申請被提交到EPO，同時該申請的中國和日本同族申請也都相應地進入兩個國家并分別接受審查（由于某些商業原因，此申請沒有進入美國）。

事后揣測，當時發明人和專利代理人原本的意圖是，由于這4個獨立權利要求并不是明顯不具備單一性，而且也很難再對這4個獨立權利要求作出進一步的上位概括，因為涵蓋這4種不同調制編碼方式的一個上位獨立權利要求很可能與現有技術相比較甚至連最為基本的新穎性要求都不具備。另外，由于中國專利審查中采用了特定技術特征方法來判斷兩個或多個獨立權利要求之間是否具備單一性，而特定技術特征的判斷又有賴于針對對比文件的檢索工作，因此同一組權利要求之下的這4個獨立權利要求是否具備單一性在當時（申請前）也尚未可知。

后來的事實證明，當時這樣的判斷既有正確的地方，也有考慮不周的地方。一方面，3個國家的檢索結果不同，因此造成了對于這4個獨立權利要求的單一性判斷是不同的。具體地，由于中國檢索結果只涉及A類對比文件，造成審查員沒有提出單一性問題；而與此不同的是，歐洲和日本審查員都檢索到X類對比文件，并且分別提出單一性問題。然而，令事情更加糟糕的是，EPO檢索部門首先根據EPC實施細則第64條第1款的規定發出了PESR，并在給出兩份X類對比文件的基礎上，告知申請人4個獨立權利要求由于不滿足同一類的主題僅允許存在一項獨立權利要求的規定而相互之間不具備單一性，且僅僅對于第一個獨立權利要求所在的第一組權利要求作了檢索，而如果申請人希望檢索部門對于其他3個獨立權利要求也給出檢索意見，還需要分別繳納每份1165歐元的其他3份的補充檢索費用。

面對這樣的窘境，通過和發明人的討論得知，上面提到的發明申請屬于LTE領域中的標準必要專利（Standards Essential Patents，SEP），而4個獨立權利要求分別對應于相應LTE協議標準的4個重要分支，屬于如上提及的不適于通過一個權利要求來覆蓋這些（4個）替代解決方案，并且這些方案又都是發明人所不希望舍棄的。最后權衡再三，申請人繳納了另外3份附加檢索費用，由此獲得了EPO針對后3個發明的檢索意見。

在這之后不久，申請人又收到了EPO檢索部門的后續的EESR，其中再次引用了相同的X類對比文件，并在其基礎上再次對于4個獨立權利要求提出了單一性問題，并且針對第一個獨立權利要求所在的一組權利要求提出不具備新穎性、創造性的審查意見及其他形式或實質問題。

再次經過和發明人的討論并重新審視4個并列的實施例，最后決定將有一定聯系的第二組權利要求修改為第一組權利要求的從屬權利要求，同時將與第一組、第二組權利要求沒有內在聯系的第三組、第四組權利要求刪除并伺機提出分案申請，由此來克服單一性問題（針對其他問題的答復在此不作討論）。換句話說，通過繳納針對未被檢索的后三組權利要求的附加檢索費用，申請人獲得了更大的修改靈活度。從這一點上來看，收到PESR又未嘗不是一件“好事”。

也就是說，申請人在至少付出了將近3500歐元（資金代價）且刪除后兩組權利要求的代價（保護主題代價）之后，才在歐洲克服了單一性問題。這里，與日本同族申請（只有“保護主題代價”，同樣刪除了后兩組權利要求）、中國同族申請（沒有“資金代價”和“保護主題代價”）相比較，代價確實是“慘重”的。

由此，筆者在此不禁提出如下這些問題：造成這樣慘重代價的原因到底是什么？為什么權利要求架構相同的待審權利要求在3個不同國家審查的命運是完全不同的？有沒有可能在進入歐洲階段之前通過適當地修改或優化準備進入歐洲的權利要求架構來避免如上的尷尬？

四、討論、總結及建議

下面，針對如上給出的實際案例，按照如上提出問題的思路，討論幾個問題，并在此基礎上，給出相應的總結和建議。

1.如果在進入歐洲前將并列的4個獨立權利要求上位成1個獨立權利要求，并將4個替代方案作為串行式從屬權利要求⑥“串行式從屬權利要求”是指在串行式從屬于一獨立權利要求的一系列從屬權利要求所涉及的發明中。如果某一從屬權利要求具有特定技術特征，則審查員對所有從屬于該某一從屬權利要求的所有權利要求都將進行實質審查。，則能否避免上述問題的出現？

答案是部分否定的。一方面，就該歐洲申請而言，如果真的要將并列的4個替換方案上位成一個獨立權利要求，則勢必會造成該獨立權利要求實際上相對于現有技術不具備新穎性。根據歐洲專利審查實踐，單一性問題不僅會針對多項并列的獨立權利要求，而且還會針對串行式從屬權利要求。筆者就曾經代理過一件類似的通過PCT途徑（即Euro-PCT途徑）進入歐洲的申請，在SESR中，檢索部門指出唯一的獨立權利要求相對于對比文件不具備新穎性，造成后續的從屬權利要求相應的被分為幾組，而這幾組從屬權利要求之間由于缺乏STF，而也被認定不具備單一性。

在該SESR中，審查員有如下的評述值得關注：

根據歐洲專利公約實施細則第164條第1款的規定，歐洲補充檢索報告將會針對在權利要求書中首先被提及的發明或一組發明所對應的部分申請文件而做出。申請人應當將本申請限制為僅僅由歐洲補充檢索報告所包含的那個發明或那些發明，即權利要求書中首先被提及的第一套權利要求……另外，針對被刪除的發明主題，申請人可以對其提出一個或多個分案申請……（In accordance with Ru1e 164（1） EPC the supp1ementary search report has been drawn up for those parts of the app1ication which re1ate to the invention，or group of inventions， first mentioned in the c1aims.The app1icant is invited to 1imit the app1ication to the invention covered by the European supp1ementary search report， i.e.，the fi rst mentioned set of c1aims…The subjectmatter to be excised may be made the subject of one of more divisiona1 app1ications…）

也就是說，歐洲審查員要求申請人只能刪除其他組從屬權利要求，并且剝奪了申請人利用其他組從屬權利要求中存在的技術特征來進一步限定獨立權利要求的可能性。

當然，申請人避免了繳納檢索附加費，但是同樣也喪失了通過繳納附加費來“贖回”這些未被檢索的權利要求的可能性及靈活性。

2.上面單一性問題的實質究竟在哪里？

問題的實質在于檢索結果。所檢索到的對比文件與該發明的接近程度決定了特定技術特征的認定，進一步決定了獨立權利要求之間甚至是串行式從屬權利要求的單一性評價。因此申請前的查新檢索就顯得十分重要。只有準確且全面地了解申請日前現有技術的情況，才有可能決定最佳的權利要求架構。

從上面提及的案例來看，正是由于申請前查新檢索不夠充分和細致，忽略了非常接近發明的一份對比文件，造成了上位的獨立權利要求根本不具備新穎性，并造成了單一性問題及答復的困難性。設想如果在歐洲申請之前通過某種手段已經獲知該對比文件，并且通過“靶向治療”方式使得獨立權利要求中相應特征變為特定技術特征，則有可能一定程度上避免所出現的尷尬。

3.“一類一獨權”要求是否在權利要求架構中一定需要被滿足？

答案是肯定的。從上面所舉的歐洲實際案例來看，如果滿足“一類一獨權”的權利要求架構，則仍有可能存在單一性問題；而如果不滿足“一類一獨權”的權利要求架構，則產生單一性否定意見且接收到PESR的可能性就變得十分大了。

因此，“一類一獨權”應該被視為準備歐洲權利要求架構的“黃金”法則。對于看似缺乏內在關聯性的多個并列替換實施例，可以從如下幾個方面去思考：第一，如果其他替換實施例可以看做是第一個實施例的變形例，則可以嘗試以第一個實施例作為獨立權利要求，而將其他實施例作為該獨立權利要求的從屬權利要求；第二，如果多個并列實施例之間的關系完全是并列替換手段，則可以考慮能否從它們共同所實現的功能出發，嘗試以功能性限定方式（特別是在通信技術領域）在上位的獨立權利要求中體現出滿足新穎性的特定技術特征，當然這依然有賴于有利的申請前查新檢索；第三，如果從撰寫角度很難實現“一類一獨權”，則還可以考慮將不滿足“一類一獨權”的其他實施例撰寫成獨立權利要求，但是這樣的獨立權利要求不體現在權利要求書中，而是在說明書的發明內容或具體實施方式部分預先準備好。之后在合適的時機來選擇是否針對“隱藏”在說明書中的其他獨立權利要求提出分案申請。這樣既可以在一定程度上避免受到令人厭煩的PESR并繳納檢索附加費，而且還能夠在修改權利要求時保留最大幅度的修改自由度，不失為一種萬全之策。實際上許多歐洲專利代理人就是這樣操作的。

4.什么樣的權利要求架構才能被稱為較佳的、適合于歐洲申請的？

答案可以從如下幾個方面來尋找：第一，需要滿足“一類一獨權”標準；第二，不同類別的獨立權利要求之間具備至少滿足與現有技術相比較的新穎性的“特定”技術特征，這里在特定一詞打上引號的原因在于，是否構成特定技術特征基于審查員后期的檢索工作，而非完全決定于申請人申請前的查新檢索；第三，權利要求架構設計是在基于全面且嚴謹的申請前檢索工作的基礎上撰寫或改寫出來的；第四，技術上和商業價值上重要的替換手段權利要求置于其他權利要求的前面。

當然，最重要的一點還在于發明本身，而任何一項上述措施僅是盡量避免單一性問題的出現，而不能確保不出現單一性問題。舉個例子，發明本身就如同一個人的免疫系統，其提供了對于流感病毒的人體抵抗力。而單一性問題就像彌漫在我們生存環境中的流感病毒，肆意尋找可侵擾的對象。隨著我們的免疫系統變得越強大，就越可能免受流感的傳染。就像發明本身的發明高度越高，就越容易找到相應的特定技術特征，也就越容易遠離單一性問題的困擾。當然，如果我們做好防范工作，即使那些體質較弱的個體也可能在流感病毒的困擾中幸免于難。

5.針對進入歐洲權利要求架構設計的“三步走”方法

綜合以上分析，為了方便中國申請人準備進入歐洲申請的權利要求架構設計，這里特別提出一種“三步走”方法。

第一步，更全面且更準確的申請前的查新檢索，無論在任何時候好的檢索工作都是“事半功倍”的；第二步，應用黃金法則“一類一獨權”，即一類權利要求中努力概括保護范圍適當的一個獨立權利要求，而不是保護范圍并列或者相互覆蓋的幾個獨立權利要求；第三步，合理排序各組并列方案，根據市場及技術重要性，將最重要的一組權利要求放置在其他并列方案的權利要求的前面。

另外，如上所述，如果從撰寫角度很難實現“一類一獨權”，則還可以考慮將不滿足“一類一獨權”的其他實施例撰寫成獨立權利要求并“隱藏”在說明書當中的合適部分，例如發明內容、具體實施方式等部分。

雖然上述“三步走”方法不能幫助中國申請人克服歐洲專利申請審查過程中關于“單一性”所有問題，但是仍不失為一種有價值的嘗試和探索。

五、結 語

本文粗略探討了PESR、歐洲單一性審查標準、針對中國申請人的申請進入歐洲前的權利要求架構設計等方面，探討了出現單一性問題的成因，分析并提供了一些避免出現問題的合理及有益措施，特別是探索性地提出了一種“三步走”方法。但是，這些措施存在一定的限制，即發明達到何種程度，這些措施才能夠起到作用。撰寫及改寫中純技巧性的措施很多時候并沒有太多的實際意義。

這啟示筆者及其他從業者，在準備進入歐洲的專利申請中，應當與發明人保持密切而深入的溝通，力爭做好申請前的查新檢索工作，促使所涉及的多個發明之間關系更加明確。在此基礎上，結合歐洲專利審查實踐，采取有效措施，盡最大可能避免出現單一性問題及接收到PESR。

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