外觀設計的另類保護

許 凱

外觀設計的另類保護

許 凱★

外觀設計專利權終止后是否還能獲得保護，如何進行保護，越來越受到權利人的重視；此外，如何理解外觀設計專利權與發明、實用新型專利權的本質區別，人民法院對于《專利法》中“以技術公開換市場”的立法本意的理解，司法實踐也存在不同種看法。筆者通過了幾個案例，分析了造成該問題的原因，以及該問題在中國的保護現狀。

外觀設計專利權 著作權 權利終止

一、引 言

外觀設計專利權作為專利權的一種，近年越來越受到中國企業的重視，2014年中國外觀設計申請量達到56.5萬件，①中華人民共和國國家知識產權局2014年度報告[R].國家知識產權局，2015.與此同時，關于如何有效保護權利，在中國如何充分行使外觀設計權利等問題也逐步受到中外企業的關注。

其中，與筆者接觸的企業逐步出現了外觀設計專利權終止后，例如：專利權保護期限到期，或其他原因造成了專利權終止，他人利用終止后的專利權進行相同產品生產的實際問題。其實，對于專利權權利終止所帶來的產品保護問題，不僅僅出現在外觀設計專利權中，發明和實用新型專利也同樣存在類似問題，但是其所涉及的問題的嚴重性，即對權利人所造成的沖擊，發明和實用新型專利權期滿所帶來的影響遠小于外觀設計專利權。

其主要原因如下：無論發明還是實用新型專利權，其保護的客體實質均是技術方案，專利權人可以逐步對產品的技術進行改進從而持續產生改進技術方案，進而得到新的權利。而且這種技術改進通常具備更好的技術效果，例如更加環保、節能等，從而使改進后的技術較改進前的技術更具有競爭能力。

而外觀設計專利保護的實質為一種工業設計，產品作為工業設計的承載物反映了申請人或權利人的設計水平以及美學觀點。雖然一般認為隨著工業設計水平提升，消費者對于產品審美也會發生相應的提升，即產品的外觀設計也在隨時代逐步改變，從而產生出新的外觀設計權利；但由于外觀設計專利權客觀上并不能帶來明顯的技術效果，即如果僅僅從外觀上改變而不從產品技術功能上改變將很難吸引消費者，特別是在一些設計相對成熟、技術相對穩定工業領域，例如：箱包、首飾、鐘表、電動工具等領域，容易產生所謂“經典”設計。

在上述領域中，當權利人的外觀設計權利到期后，會發現眾多侵權廠商并未隨權利人進行產品升級，而是鐘情于仿冒過期外觀設計專利權，使專利權人無權可用的尷尬局面。

二、權利終止后的外觀設計的司法案例分析

對于外觀設計專利權終止后的司法保護這一問題，目前在中國，主要以《著作權法》以及《反不正當競爭法》為中心進行了一些司法實踐，出現了一些訴訟案件，筆者現將涉及該問題的幾個案件進行歸納總結，希望為今后權利人應對類似案件給出一些有益啟示。

（一）利用“著作權”對“終止后的外觀設計”的產品進行直接保護

正是由于外觀設計專利權的保護客體并非技術方案，其直接要求保護的對象為圖片或照片中所顯示的產品，因此當外觀設計終止后，權利人很容易認為利用著作權可以對圖片或照片進行繼續保護，進而延伸至對產品的保護。

1.關于“著作權”與“外觀設計專利權”的重疊保護②梅術文.著作權法：原理、規范和實例[M].北京：知識產權出版社，2014.

在中國的法學界有也人認為實用藝術作品（可授予外觀設計專利權的著作權中的作品）保護有三種選擇：“一是對實用藝術作品進行外觀設計保護的同時，也進行著作權保護。二是在對實用藝術作品進行外觀設計保護的同時，不再進行著作權保護。三是將實用藝術作品通過著作權法保護，而不適用專利法保護③李揚.知識產權法總論[M].北京：中國人民大學出版社，2008.”。

學界中列舉了對于產品進行重疊保護的理論依據，現實中也存在對上述理論的司法實踐。

【案例1】 在王三茂食品油脂有限公司（以下簡稱“三茂公司”）訴永隆商行侵犯其著作權一案④廣東省深圳市中級人民法院（2004）深中法民三初字第670號民事判決書。中，王三茂以個人名義申請了“金嘜”香麻油標貼的外觀設計專利（ZL00304773.3）（參見圖1），該專利的授權公告日期為2000年10月8日，2003年該專利權因未繳納年費而終止。

圖1 ZL00304773.3的主觀圖

三茂公司于2004年9月16日向深圳市中級人民法院起訴。深圳市中級人民法院認為：“三茂公司對涉案標貼作品擁有的著作權，因三茂公司選擇了外觀設計專利的保護，而外觀設計已進入了公有領域，而成為任何人都可以使用的公眾財富，從而失去了著作權的專有保護”，進而駁回了原告的訴訟請求。

原告不服向廣東省高級人民法院提起上訴，在二審的判決⑤廣東省高級人民法院（2005）粵高法民三終字第236號民事判決書。中，廣東省高級人民法院支持了一審法院的判決，并認為：“永隆商行使用與該失效的外觀設計專利相近似的包裝標貼，使用方式與三茂公司失效的外觀設計專利標貼使用方式相同，都是香麻油產品包裝標貼，這屬于對已經進入共有領域的公眾財富的使用，沒有侵犯三茂公司的專利權；同時，這種工業性使用也未侵犯三茂公司的著作權。”

顯然，在上述案件中，廣東高院認為不應對于產品進行重疊保護。

時代總是在進步，劇情也會反轉，近期出現的一個類似判例中，另一高級法院給出了完全不同的觀點。

【案例2】在北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司（以下簡稱“特普麗”）訴常州淘米裝飾材料有限公司侵犯其壁紙著作權⑥江蘇高級人民法院（2015）蘇知民終字第00037號民事判決書。一案中，也出現了外觀設計專利權權利終止后，是否能認定侵權的問題。

2004年，特普麗公司設計人員設計了《莫奈》系列壁紙， 2007年3月30日，特普麗公司將前述壁紙申請外觀設計專利，并獲得外觀設計專利權，專利號為ZL200730008065.1（參見圖2）。后因未及時繳納專利年費，該專利權于2010年3月30日終止。

一審法院（江蘇省常州市中級人民法院）認為：在知識產權領域，一種客體上可以同時存在兩種或兩種以上的權利，涉案壁紙圖片上同時承載了外觀設計專利權與著作權兩種不同種類的知識產權，該兩種權利各自獨立存在，其中一種權利的消滅并不必然導致另一種權利的消滅，原告可以對失效的涉案外觀設計專利權主張著作權，且認定原告依涉案作品著作權人的權利讓與而取得了涉案壁紙的著作財產權，被告侵權成立應予以賠償。

在該案件中，法院認為外觀設計專利權終止后不僅能夠享有著作權的人身權也可以享有著作權財產權。被告向江蘇省高級人民法院提起上訴。二審法院維持了一審法院的判決，并且在判決中對于專利法中“以技術公開換市場”的立法本意進行了闡釋，該院認為：“專利權終止后，權利客體進入公有領域，公眾可以自由使用，這一規則應該主要適用于我國《專利法》規定的發明專利和實用新型專利，因為這兩種專利權的客體都是供工業應用的技術方案，一般不屬于文學、藝術或科學作品，不會獲得專利權之外的其他民事權利，故在其專利權終止后，成為公眾可以自由使用的公共資源。而在作品基礎上獲得的外觀設計專利，權利人同時擁有專利權和著作權，兩種權利并行不悖，外觀設計專利權保護期屆滿后，權利人喪失的僅僅是《專利法》保護的相關權利，而其享有的著作權依然存在，受到《著作權法》的保護。涉案專利權因特普麗公司未及時繳納年費而提前終止，同樣適用上述原則。”

雖然【案例1】與【案例2】的判決結果迥異，但畢竟【案例1】中所示案件為10多年前法院對于該問題的認識，而【案例2】中體現出的司法精神更值得我們學習，特別是該案中江蘇省高級人民法院對于《專利法》立法本意的闡述，直接指出了外設計專利權與發明、實用新型專利權的重要區別，從而為實現產品多重保護提供了重要的理論依據。

2.外觀設計專利權中的“制造”“銷售”行為不能等同于著作權中“復制”行為

一般認為，我國著作權中的“復制”僅僅是同種復制，即以相同的形式再現作品。如從平面到平面的復制，從立體到立體的復制，作品和復制品完全相同。并不承認異種復制，即由平面到立體，根據建筑設計圖施工、建造建筑物；根據設計圖紙制造產品模型或產品。⑦趙海燕，田玉忠.著作權法熱點難點問題研究[M].北京：法律出版社，2014.因此，對于在外觀設計專利權中表現有產品的照片或圖片的著作權意義中的復制權來說，僅僅是對于圖片或照片本身的復制，而不能擴展至實際產品的復制權，即制造行為。

在震旦（中國）有限公司訴北京世紀京泰家具有限公司侵害著作權糾紛案⑧北京市第二中級人民法院（2012）二中初第11323號民事判決書。中，北京市第二中級人民法院以被告行為不屬于《著作權法》中所規定的法定行為為由駁回了原告的訴訟請求。

在該案中震旦（中國）有限公司向國家知識產權局提交了外觀設計專利申請并于2007年4月11日獲得了后柜（EX-26）的外觀設計專利權（ZL200630128455.8）（參見圖3），但由于震旦（中國）有限公司未繳納年費，該外觀專利權于2010年1月20日終止。

圖3 ZL200630128455.8的主觀圖

隨后震旦（中國）有限公司發現北京世紀京泰家具有限公司銷售類似產品，并于2012年將其訴至北京市第二中級人民法院。

北京市第二中級人民法院認為：震旦（中國）有限公司的涉案外觀設計專利權終止后，因該外觀設計專利的立體視圖以及主視圖屬于我國《著作權法》中所稱的圖形作品，故震旦（中國）有限公司可以就該視圖主張著作權。

北京市第二中級人民法院認為北京世紀京泰家具有限公司在涉案外觀設計終止后，實施了按照該專利立體圖以及主視圖的制造、銷售等行為，但上述行為不屬于著作權性質的復制和使用，因此原告訴被告侵害其著作權的行為缺乏依據，不予支持。

判決后震旦（中國）有限公司不服向北京市高級人民法院上訴，北京高級人民法院作出判決，駁回上訴維持原判。

該案中雖然法院支持了到期外觀設計專利權中視圖仍然屬于著作權的保護客體，但以制造銷售行為不侵犯《著作權法》中規定的復制權為由駁回了原告訴訟請求。

（二）利用“著作權”針對的產品進行另類保護

在下述案件中體現了一種利用著作權間接保護產品的思想。

在聯想（北京）有限公司訴深圳市元美達科技有限公司侵犯原告著作權糾紛⑨北京市海淀區人民法院（2001）海知初字第155號民事判決書。一案中，原告認為其投資開發完成計算機主板QDIP6I440BX/B2（參見圖4），并已進行了生產和銷售。

圖4 計算機主板QDIP6I440BX/B2

原告認為被告在原告產品銷售后，推出了設計思路、原理、解決方案相同，而且在主體部分實質性相似的產品。原告認為其擁有開發研制此產品中形成的全部技術成果，包括圖紙和產品，享有著作權。被告的行為侵犯了原告的著作權。

經過法庭調查，原告、被告的控辯，法院認為被告侵權成立，在該案的判決書中，法官主要判決如下：著作權是法律賦予作者對其創作的作品所享有的專有權利。被告使用原告的設計圖紙進行新的產品圖紙設計，在這個過程中未取得原告的許可或向其付酬，其行為侵犯了原告的署名權、保護作品完整權、作品使用權和獲得報酬權，據此被告應依法承擔侵權責任。

上述案件雖然并沒有直接涉及如何針對終止后外觀設計進行保護這一問題，但是上述案件卻與該問題有著密切的聯系。原告同樣期望利用著作權對其產品進行直接保護，法院同樣未與支持，但由于原告同時主張了對產品的設計圖紙享有著作權，最終得了法院支持，判決被告停止侵權。

對于某些產品而言，其產品自身與加工制造圖紙具備相對緊密的對應性，產品外形相同或相近，能夠基本推定出其加工設計圖紙相同或實質性相同，權利人可以考慮將“產品”對“產品”的比較對象，轉化為由“設計圖紙”對“設計圖紙”的比較對象，而且從“署名權、保護作品完整權、作品使用權和獲得報酬權”的角度進行維權。由禁止對方使用“加工制造圖紙”達到保護產品的目的。

在聯想（北京）有限公司訴深圳市元美達科技有限公司侵犯原告著作權糾紛案中，原告恰恰利用該思路，實現了利用產品的加工設計圖紙的著作權的保護延伸至對其產品的保護。

與上述案件類似，對于申請了的外觀設計專利權的產品而言，其用于實際生產加工制造該產品的工業設計圖紙屬于著作權保護范疇，且享有著作權的保護期限，由于產品的外觀設計專利權與加工制造該產品的設計圖紙的著作權分屬不同保護客體和權利，因此，即使該外觀設計專利權期滿，也絲毫不會影響與該外觀設計專利權相對應的產品的設計圖紙的著作權。

通過“產品”的相同推出“加工設計圖紙”的相同或實質性相同，再過渡到以己方“加工設計圖紙”訴對方“加工設計圖紙”侵犯著作權的轉換，也許能夠實現利用“著作權”針對“終止后的外觀設計”的產品的間接保護。

三、結 語

通過上述幾個案例介紹可知，雖然外觀設計專利權終止后，對產品外觀進行保護的難度很大，但是存在一定的可能性，目前來看，當事人可以通過著作權（直接或間接）的途徑來實現。而且，從司法實踐的判決來看，將外觀設計專利權與發明、實用新型相區別，承認其著作權的雙重保護也許是一種發展方向，當然在目前的著作權法范圍內，通過改變訴訟客體（由“產品侵權”變更成“產品圖紙侵權”），也許能夠帶來意想不到的效果。

北京銀龍知識產權代理有限公司。