淺談對創造性審查意見的答復

候金偉唐 宇曹斌宏

淺談對創造性審查意見的答復

候金偉★唐 宇★曹斌宏★

評判創造性過程中采用的“三步法”原則會不可避免地帶入主觀色彩，由此導致創造性的審查意見較難答復。本文提出申請人在進行此類答復時，可以借鑒“三步法”原則，并通過一個實際案例分析了應該如何運用“三步法”原則答復關于創造性的審查意見，最后針對如何撰寫具體的意見陳述給出了參考性的建議。

創造性 審查意見 意見陳述 答復 “三步法”

一、引 言

《專利法》第22條第1款明確規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性?！蓖瑫r，目前的專利行政部門也是貫徹“以‘三性’為主線”的審查策略，而在“三性”中創造性是最具有爭議的。《專利法》第22條第3款的規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步?！币虼?，發明要滿足具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”兩個條件，才能被認為具備創造性。

根據《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2節的規定：“發明具有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點?！币布矗哂小巴怀龅膶嵸|性特點”的判斷標準，實際上就是要求發明具備“非顯而易見性”。在判斷發明是否具備創造性時，“三步法”原則是最普遍適用的原則，大部分關于創造性的審查意見都是采用“三步法”進行評述的。因此，本文重點討論如何針對采用“三步法”評述創造性的審查意見作出答復。

二、如何理解與借鑒“三步法”原則

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節中指出判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。這就是我們所熟悉的“三步法”原則。并且，對于判斷發明是否具有“實質性特點”和“進步”，以及是否“突出”和“顯著”，都涉及程度問題，這也會不可避免地增加評判創造性的主觀影響。眾所周知，設置“三步法”原則的目的就是為了使創造性的評判標準盡可能客觀和統一，不因人而異。

因此，筆者認為申請人在答復有關創造性的審查意見時，同樣可以借鑒上述的“三步法”原則，來判斷審查員的意見是否合理，從而在意見陳述中作出恰當的答復。筆者認為可以采取如下步驟：首先，判斷審查員作為審查基礎的對比文件是否公開了與該發明最接近的現有技術；其次，如果審查員作為審查基礎的對比文件確實為與該發明最接近的現有技術，則應當找出權利要求與該對比文件存在區別的技術特征，分析這些區別特征帶來了哪些技術效果、解決了哪些技術問題、對現有技術作出了哪些改進；最后，在確定了區別特征和實際解決的技術問題后，接下來就要判斷權利要求限定的技術方案是否顯而易見。

判斷是否顯而易見的具體方法是：查看審查員引用的另外一份或者多份對比文件是否給出了教導或啟示。根據該教導或啟示，本領域技術人員可以將該區別特征應用到該最接近的對比文件中，以解決該最接近的對比文件中存在的技術問題，獲得該發明的技術效果，從而形成該申請權利要求中限定的技術方案。如果不存在這樣的教導或啟示，則權利要求限定的技術方案具備《專利法》規定的創造性，此時可以不對權利要求進行修改，但應當向審查員陳述具體意見，詳細說明“三步法”中哪一步存在問題，論述支持自己觀點的理由，必要時還可以爭取與審查員會晤，努力糾正審查員錯誤的觀點，使其接受申請人關于權利要求具備創造性的意見。如果經過分析發現審查員的理由較為充分，不對權利要求進行修改難以說服審查員時，就應當按照審查員的建議，或者根據該發明的實際情況，對權利要求進行修改。

三、由實際案例看“三步法”原則的運用

（一）如何正確運用“三步法”原則判斷發明是否具備創造性

1.案情簡介

申請號201110351740.6，發明名稱變高度走行架梁機及架梁方法。該申請涉及一種變高度走行架梁機，現有技術中的門式起重機如圖1所示，主要包括頂部的起重機本體1，起重機本體1由桁架和位于桁架上的可移動吊機構成，在起重機本體下部固定連接有底座11，在底座11下方固定連接有兩上支撐腿8、9用于支撐和固定，整機裝配后類似“門”字形。其缺點就是在復雜的地況下，支架無法找到著力點，無法實現變高度走行和架梁作業。該申請為了解決前述問題，如圖2所示，將底座11延伸至起重機本體1前側，并且在底座11前端還設置有伸縮式前支撐腿10。

圖1 現有技術中門式起重機的結構示意圖

圖2 該申請的變高度走行架梁機示意圖

該申請要求保護的權利要求1如下：

1.一種變度走行架梁機，包括底座（11）和位于底座（11）上的起重機本體（1），所述底座（11）下設置有支撐架，所述支撐架包括由后至前依次設置的后支撐腿（8）和中支撐腿（9），其特征在于：所述底座（11）延伸至起重機本體（1）前側，所述支撐架還包括固定安裝在底座（11）前端的伸縮式前支撐腿（10）；所述變高度走行架梁機工作時，先收起變高度走行架梁機的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區域，起吊梁體（3）；利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設梁體（3）。

該申請說明中記載的具體走行過程如下：先收起變高度走行架梁機的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區域，起吊梁體（3）；利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設梁體（3），具體可以參見圖3。

2.對比文件簡介

對比文件1為申請人在背景技術中提到的一份文件，也是一種門式起重機，如圖4所示，在現有門式起重機的基礎上在其底座上增設了第三個支架，三個支架處于同一平面上，位于最外側的第三支架能夠移動伸縮，該門式起重機可以復雜地況下始終保持起重機支撐平穩。

對比文件2是一種自由移動門座塔式起重機，圖5是其可調高度支撐腿結構示意圖，相鄰兩支支撐腿2.1高度固定、另相鄰兩支支撐腿2.2高度可以調節，可以調節高度支撐腿2.2由固定腿2.2.1、伸縮腿2.2.2、液壓伸縮裝置2.2.4和鎖扣固定裝置2.2.3組成，液壓伸縮裝置2.2.4頂升調整，高度調整級差為50mm、總調整量±300mm，確保起重機在傾斜地面工作時，如道路工作中，路面存在曲線超高的工況時上部結構的水平，水平度由司機室水平指示器指示；可變高度支撐腿使起重機適應兩側坡度較大（橫坡）路面，及跨度調節裝置調整輪組間的跨度適應不同路面寬度，使適應性得以提升。

圖4 對比文件1門式起重機的結構示意圖

圖5 對比文件2可調高度支撐腿的結構示意圖

3.實質審查階段

原審查部門在“第一次審查意見通知書”中指出，權利要求1公開的門式起重機（相當于權利要求1中的架梁機），其包括桁架1，卷揚機4來回運動于桁架上，根據需要懸掛輸送橋梁施工過程中所需要的梁段模架等結構件（桁架及其卷揚機相當于權利要求1中的起重機本體），第一支撐機構2（說明書附圖公開了有兩組第一支撐機構，相當于權利要求1中由后至前依次設置的后支撐腿和中支撐腿），第一支撐機構2和第二支撐機構3構成該門式起重機的支撐結構。權利要求1與對比文件1的區別特征在于：（1）所述支撐架還包括固定安裝在底座前端的伸縮式前支撐腿；（2）該裝置還包括底座且起重機本體位于底座上?；谇笆鎏卣?，該申請實際解決的技術問題是如何提供一種可以變高度的走行架梁機以實現其在不同高度上的走行問題。然而，上述區別特征（1）已經被對比文件2所公開，對比文件2的可變高度支撐腿的高度可以調節，使起重機適應在兩側坡度較大的路面，以適應不同的路面寬度，其和該申請都涉及起重機械領域，其給出了通過可伸縮的支撐腿以適應起重機在不同坡度上走行的技術啟示；而區別特征（2）則是本領域的常規技術手段。因此，權利要求1相對于對比文件1～2以及本領域的常規技術手段的結合不具備創造性。

申請人答復“第一次審查意見通知書”時在權利要求1中增加了技術特征“沿走行方向”。并且，申請人認為，該申請與對比文件1、2的核心區別在于其行進是采用走行的方式，而且是變高度走行，即通過伸縮式前支撐腿伸縮參與并實現變高度走行，說明書最后1頁對其走行的方法和原理進行了描述；對比文件1、2其前進的方式均只采用輪子行走，對比文件1的3個支撐的分布方向與走行的方向垂直，最外側的支撐只起支撐作用，不參與行走，對比文件2中支撐伸縮不是用于行走，其變高度只能用于適應高低不平的地面。因此，權利要求1具備創造性。

原審查部門在“第二次審查意見通知書”中堅持“第一次審查意見通知書”的審查意見，并且認為，不論是垂直于走行方向還是沿著走行方向都是本領域技術人員可以根據實際行走需要進行設定的。因此，權利要求1不具備創造性。

申請人在答復“第二次審查意見通知書”時將權利要求10中關于走行方式的限定補入到權利要求1中。并且，申請人認為，權利要求1中限定了變高度走行架梁機的動作方式，即：用后支撐腿和中支撐腿走行—用后支撐腿和前支撐腿走行—用后支撐腿和中支撐腿走行的變換過程；對比文件1其行走均靠一側的支撐機構（第一支撐機構）走行，另一側的支撐機構（第二支撐機構）不參與行走，而對比文件2其行走機構始終不變。因此，對比文件1～2無法獲得該申請的有益技術效果。因此，權利要求1具備創造性。

原審查部門在“第三次審查意見通知書”時堅持“第二次審查意見通知書”的審查意見，并且，認為創造性的評價是針對權利要求限定的整體技術方案作出的，基于對比文件2公開的可伸縮支撐腿可行的作用，本領域技術人員容易想到利用后支撐腿和伸縮式前支撐腿走行至落梁位置后再固定。因此，權利要求1不具備創造性。

申請人在答復“第三次審查意見通知書”時沒有修改專利申請文件，申請人堅持答復“第二次審查意見通知書”的意見陳述，并將該申請中描述走行過程的附圖3粘貼在意見陳述中進行說明。

原審查部門在“第三次審查意見通知書”后作出駁回決定，決定中駁回理由和“第三次審查意見通知書”的意見相同，并且，針對申請人的意見陳述，原審查部門堅持認為不能孤立地看待對比文件1和2，出于對對比文件1中起重機不能適應不同高度地面的改進，審查員引入對比文件2加以結合，對比文件2公開了可變高度的支撐腿高度可以調節，以使起重機適應兩側坡度較大的路面。在面臨對比文件1中起重機不能在不同高度地面行進的問題時，本領域技術人員有動機將其“第二支撐機構”改進為“可變高度的支撐腿”。

4.復審階段

申請人對國家知識產權局的駁回決定不服，請求復審。提出復審請求時，申請人并未修改專利申請文件，申請人堅持對“第三次審查意見通知書”的意見陳述，認為權利要求1具備創造性。

專利復審委員會經合議后直接作出“撤銷駁回決定”，決定中對對比文件1、2公開的事實表示認同，但是對于原審查部門認定的“桁梁1及其上回來運動的卷揚機4相當于該申請中的起重機本體”持不同意見。合議組認為，對比文件1和該申請的工作原理不同，理由如下：對比文件1的工作過程是“當桁梁1穩固后卷揚機4回來運動于桁梁1上，根據需要懸吊輸送所需要構件”，也即在工作過程中通過卷揚機4回來運動于桁梁1來實現懸吊構件的輸送；而該申請則是將起重機本體1固定在底座11上，起重機本體1在工作過程中不發生回來運動，其工作過程分為三步，“第一步，先收起變高度走行架梁機的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區域，起吊梁體（3）；第二步，利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；第三步，再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設梁體（3）”。由此可見，對比文件1中通過卷揚機4在工作過程中回來運動于桁梁1來懸吊輸送構件，其支撐機構在到達預定位置后并不存在“三步走行”的過程，而該申請通過前述的三步走行輸送梁體，其起重機本體1在工作過程中不需要回來運動，這種工作過程的不同決定了兩者在結構上的不同。因此，對比文件1并沒有公開“利用后、中支撐腿走行至存梁區別，起吊梁本”，也沒有公開“利用后、中支撐腿走行至待架梁位置并固定架梁機”。雖然對比文件2公開的可變高度支撐腿結構能夠給出通過調節支撐腿的高度以適應于不同路面的技術啟示，但在前述教導下得到的技術方案也只是將對比文件1的支撐機構設置成可變高度的支撐結構以適應起重機在不同坡度上保持水平的需求，這樣的技術方案明顯不同于權利要求1請求保護的技術方案，其工作過程與權利要求1中限定的具體過程也不同。并且，目前也沒有證據表明該區別特征是本領域的公知常識，且該區別特征也取得了有益的技術效果。因此，權利要求1相對于對比文件1～2以及本領域公知常識的結合不具備創造性的駁回理由不成立。基于以上事實和理由，撤銷原審查部門對該申請作出的駁回決定，由原審查部門繼續對該申請進行審查。

（二）案例分析與小結

該案為國內大公司申請的專利，整體具有授權前景，權利要求包括兩組，既保護產品又保護使用方法，從保護策略上講也是較為成功的，但是面對相同的權利要求，該案在實質審查階段以不具備創造性為由被駁回，而在復審階段又以具備創造性被撤銷駁回決定，出現兩種截然不同的結果，原因何在？

筆者認為，一方面是實審審查員似乎對于“三步法”的掌握和運用過于表面化和機械化，對比文件1公開了前、中、后三條支撐腿，區別在于前支撐腿不能伸縮，對比文件2可調支撐腿能夠伸縮，兩者相結合得出包括前、中、后三條支撐腿且前支撐腿可伸縮的機構，這個邏輯表面上看是沒有任何問題的，關鍵點就在于對比文件1的桁架及其上回來運動的卷揚機能否相當于該申請中的起重機本體，表面上看兩者可以相當，但是實際上從工作過程來分析，兩者完成不同。權利要求1通過三步走行實現輸送構件，對比文件1桁梁固定后保持不動卷揚機回來運動其上懸吊輸送構件，即對比文件1在輸送構件過程中沒有走行的必要和動機。如果強行將對比文件1、2相結合，也無法得出權利要求1請求保護的技術方案。另一方面則反映了申請人和專利代理人對創造性的意見答復針對性不強，僅羅列權利要求的技術特征和達到的技術效果，沒有深度剖析對比文件，重點關注了是否給出結合啟示卻忽略了審查員采用的特征對比是否正確以及由此而得出的區別特征是否客觀，其實該案與其說沒有結合啟示，不如說是特征對比錯誤更合適，審查員在錯誤的特征對比上得出的區別特征必然是不客觀的，申請人和專利代理人與審查員爭論的焦點集中到了是否有結合啟示，忽略了最基本的特征對比。由于申請人和專利代理人與審查員都采取了錯誤的方式導致該申請被駁回，雖然復審階段撤銷了駁回決定，但是卻延長了審批程序，浪費了行政資源。

專利代理人和審查員對于專利申請文件的理解有時會存在偏差，這就需要通過雙方以審查意見通知書和意見陳述的方式進行雙向的溝通，不斷糾正自己的認知缺陷，最終達到或接近本領域技術人員的水平，從而客觀公正地得出是否具備創造性的結論。

筆者認為，前述案例之所以實質審查階段被駁回，原因就在于專利代理人或申請人沒有正確運用“三步法”原則進行意見陳述，首先是權利要求與最接近的現有技術的特征對比錯誤，由此導致審查員與專利代理人或申請人的爭議焦點發生變化，脫離了最基本的事實認定而得出結論顯然也是錯誤的。其次，除了可以借鑒對于創造性評述的“三步法”原則之外，撰寫意見陳述時還應當突出重點，要有針對性，應當盡可能地從技術方案本身出發。另外，必要時修改專利申請文件，做到修改和意見陳述相互對應，既要消除專利申請文件中確實存在的缺陷，又要為申請人爭取盡可能大的保護范圍。

四、建議和總結

創造性是一種社會意義上的概念，而不是一種簡單的對與錯的邏輯概念。①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011：261-266.創造性的判斷包含兩個較為抽象的概念，對這兩個概念內涵的確定是否得當，將對專利制度的正常運作、創新國家的建設以及經濟社會的發展產生重要影響。申請人應當在答復有關創造性的通知書時提供有說服力的意見，促使審查員客觀公正地作出恰如其分的評判。

而在撰寫具體的意見陳述時，專利代理人則可以借鑒“三步法”原則，通過論據進行充分的闡釋以說明發明的非顯而易見性，沒有論據支持只是一味簡單地強調其發明是“具備創造性”的方式對審查結論的作出并沒有任何實質性的幫助。還需要提醒的是，專利代理人可以對申請的一些形式缺陷、撰寫格式等進行修改，但是對于涉及創造性的技術問題可以與發明人進行更多的討論，發明人是實際從事科研工作的人員，他們最了解發明技術方案、技術背景，最能夠準確地挖掘出其發明與對比文件之間的實質性區別，并能根據其對所屬技術領域的了解闡釋這種區別導致的技術方案、技術效果的差異，而這些內容正是在意見陳述書中最有說服力的論據。

專利申請能否被授權，針對審查意見通知書的答復是否得當起著至關重要的作用。每一個專利申請文件最初提交時都不可能是完美的，申請人或專利代理人應當仔細閱讀審查意見通知書，并作出必要的修改和進行有效的意見陳述，做到有的放矢、有理有據，使審查員更容易理解申請的發明思路和申請人本意，澄清技術中的疑難之處。同時，審查員在運用“三步法”時也應當盡量客觀、公正，不摻雜主觀因素，站在“所屬技術領域的技術人員”的角度上，對發明所屬的技術領域、所要解決的技術問題和達到的技術效果有一個整體的把握，既保護申請人的合法權益，又不損害社會公眾的利益，兼顧公平和效益。

國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心。