從一個復審案例探討國內專利申請的“清楚”問題

李 敏張占江魏 靜

從一個復審案例探討國內專利申請的“清楚”問題

李 敏★張占江★魏 靜★

如何對國內申請人自己撰寫的發明專利申請的“清楚”問題進行審查一直是審查員面臨的難題。筆者通過對一個復審案例的實質審查過程以及復審過程中的問題和相關做法進行分析、探討，并據此提出了針對此類申請的審查建議。

國內申請 復審案例 審查建議

一、前 言

《專利法》第26條第4款規定：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。國內專利申請，尤其是申請人自己撰寫的專利申請，由于部分申請人對《專利法》的理解和撰寫水平有限，專利申請文件通常會有較多“不清楚”的缺陷，申請人收到審查意見通知書之后不清楚如何克服該類問題，修改后又引起了新的超范圍等問題，使得專利申請不易被授權甚至被駁回，因此歷來是專利審查的難點。本文以一個復審案例為例，對其實審和復審過程進行了詳細剖析，探討一下對這類專利申請“清楚”問題的審查。

二、案 例

（一）基本案情

發明名稱為“一種低振動樹葉吹吸機的改進”，申請號為201110146616.6，申請日為2011年5月24日，2012年1月6日進入實質審查，于2012年7月13日進行了主動補正，提交了經過修改的權利要求書，以下僅討論獨立權利要求1的審查，原始提交的權利要求1為：

1.一種低振動樹葉吹吸機的改進，包含加裝活動的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進，大身上殼出塵口加柔和片，吹葉輪加刃口，電路加保險和雙開關，及吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢，滾輪改為可轉向，以及把單伸出管改為多伸出管或柔性折疊管；所述的改進的低振動樹葉吹吸機，由自攻螺釘（1），……，多伸出管（48）所組成；其特征是：所述的自攻螺釘（1）是……；……在所述的大身上殼（2）和大身底殼（24）的輔助手柄部位，依此裝有……；所述的輔助手柄的輔助手把蓋（40）上，設有……；所述的加有保險防護的安全電路，由……組成；所述的調速器（12）由……組成；在吹吸機內外及在吹吸機的多處加有減震消聲材料，以及設多處減振消聲蜂巢結構；改進的吹吸機的附件內加設……；所述的吹葉輪加設有刃口，含……；裝配時用激光照準的工裝，吹葉輪（16）作后處理，并測動平衡。

由于該專利申請的公布文本的權利要求1整整占滿一頁多，而且該專利申請的說明書附圖也比較多，在此對權利要求1的內容進行了部分省略，并僅列出兩幅具有代表性的附圖，如圖1和圖2所示。

圖1

圖2

（二）審查過程

1.實質審查部分

2012年11月12日審查員發出“第一次審查意見通知書”，指出（僅列出與駁回相關的內容）：（1）權利要求1刪除了“裝配時用激光照準的工裝，吹葉輪（16）作后處理，并測動平衡”，造成修改超范圍。（2）權利要求1中“所述的加有保險防護的安全電路”等的描述不清楚。“第一次審查意見通知書”后，申請人對權利要求書進行了修改，把部分不清楚的技術特征直接刪除，部分不清楚的缺陷并沒有進行修改，另外進行了主動修改，導致出現新的不清楚的缺陷。

2012年12月14日審查員發出“第二次審查意見通知書”，指出：（1）權利要求1刪除了“吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢”等導致修改超范圍。（2）權利要求1中“包含加裝活動的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進”的描述不清楚。“第二次審查意見通知書”后，申請人將因不清楚缺陷刪除的技術特征予以恢復，但仍存在“第一次審查意見通知書”指出的“不清楚”的缺陷，同時沒有針對審查員在“第二次審查意見通知書”中指出的“不清楚”進行修改。

2013年3月8日審查員發出“駁回決定”，指出：權利要求1中“在吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢，及在吹吸機的多處加有減震消聲材料，以及設多處減振消聲蜂巢結構”的描述“不清楚”，導致該權利要求保護范圍不能準確確定，因此不符合《專利法》第26條第4款的規定。

2.復審部分

2013年3月19日申請人提交了復審請求，同時對權利要求書進行了修改，又一次將“駁回決定”中指出的“不清楚”的技術特征“在吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢，及在吹吸機的多處加有減震消聲材料，以及設多處減振消聲蜂巢結構”刪除，同時克服了另一處技術特征“包含加裝活動的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進”的“不清楚”缺陷。

合議組總結了實質審查過程中體現出來的問題主要有：審查意見不夠明確、修改建議不夠全面和具體、溝通不夠充分，以及申請人的修改態度不夠認真等。鑒于上述原因，且考慮復審流程不宜過長，復審過程中合議組對該申請進行了全面的梳理和審查，采取了各種方法提高審查效率。

具體地，對修改“超范圍”的原因進行了詳細的說理，對申請人克服修改“超范圍”的修改方向進行了建議，使得申請人可以一并克服“超范圍”和“不清楚”的缺陷。對每一處“不清楚”的技術特征的位置進行了詳細說明，并一一對“不清楚”的原因進行了更為詳細的說理，并提出了具體的修改建議。

“復審通知書”采用如下表述例如：（1）修改后的權利要求1刪除了……，而該申請所要解決的技術問題是：實現吹吸機的低振動性和低噪音，解決上述技術問題正是通過在吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢，即刪除的上述技術特征是實現該申請所要解決的技術問題所必不可少的。刪除了上述技術特征導致所屬技術領域的技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同，刪除了上述技術特征后的技術方案并沒有記載在原申請文件中，也不能根據原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定。因此，該修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，不符合《專利法》第33條的規定。建議將原始權利要求1第2～3行記載的技術特征“及吹吸機內外加消聲減振材料及蜂巢”恢復即可克服修改“超范圍”的缺陷，倒數第3～4行記載的技術特征與第2～3行記載的技術特征含義基本相同，因而倒數第3～4行記載的技術特征不必恢復……

為提醒申請人修改完全和避免出現新的主動修改，審查員還在“復審通知書”中提醒申請人對于“復審通知書”中指出的各種問題，應細心閱讀并認真修改權利要求。最后，建議申請人對修改仍存在疑問時可致電合議組進行溝通或者在答復“復審通知書”時也留下準確的聯系方式（電話或者電子郵箱）。

申請人答復“復審通知書”時，提交了新的權利要求書，一次性克服了“復審通知書”中指出的所有缺陷，合議組撤消了駁回決定，使得案件重新返回實質審查部門進行審查。

三、分析與總結

該案具有國內專利申請存在的一些典型問題：（1）權利要求書基本按照說明書的表達和篇幅進行撰寫，幾乎對吹吸機的全部零部件進行了羅列；（2）權利要求書中使用了較多的自造詞匯和錯別字，表達繁復冗長，存在多處“不清楚”，很難理順權利要求的條理；（3）在認為申請日提交的申請文件還不完善的情況下，在非修改階段對申請文件進行修改，使得專利申請文件修改“超范圍”，提高了審查難度；（4）對于不能完全理解的審查意見，僅能克服部分缺陷，同時又進行了主動修改，且修改比較隨意；（5）沒有留下手機或電話的聯系方式，無法進行高效溝通。

總結上述案例的實審和復審過程，淺談一下關于國內申請人撰寫的發明申請的不清楚問題的審查的幾點體會：（1）需要結合說明書和附圖對申請文件進行更為細致、深入的反復理解，這是對這類申請進行審查的基礎，也是能對其作出全面和正確的審查的前提；（2）審查意見的理由需要書寫得更加詳細，最好指出存在缺陷的技術特征的具體位置，例如權利要求1第4行和第6行共2處，最好給出每處缺陷的修改建議，如果對這類申請的“不清楚”或“超范圍”等問題把握不準，可以嘗試多與別人討論；（3）對申請人的修改態度進行適當提醒，有助于申請人重視對專利申請的修改，提高審查意見通知書的審查效率；（4）電話溝通的必要性，無論是在理解發明階段還是發出審查意見通知書之后，均可以電話與申請人溝通，以避免因理解不到位或溝通不暢而發出錯誤的審查意見或決定，可以通過補正的方式減少發出審查意見通知書的次數，如果沒有電話或手機聯系方式，可以在“第一次審查意見通知書”中提出該溝通建議。

通過上述案例我們不難看出，實審審查員如果能與申請人進行更有效的溝通，該案件不會被駁回而進入一輪復審流程，可以節省申請人的時間、精力和財力，也可以節約國家的行政資源。當然由于部分國內申請人對于《專利法》的了解程度較低，即使發出正確、細致的“審查意見通知書”，申請人仍然可能不理解或者不按照審查意見對專利申請文件進行修改。審查員有責任去付出更多的耐心幫助國內申請人，盡量避免出現因形式問題而使發明得不到保護的情況，真正做到“善意審查”。通過對此復審案例中申請人、實審審查員、復審合議組的做法剖析，希望能夠給專利代理人一點啟迪，以便更好地提高專利撰寫水平，提高國內專利申請的授權率。

以上只是筆者個人的一點拙見，不當之處，請批評指正。希望借此給類似案件的審查提供一些有價值的參考。

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