我國商業(yè)方法專利化的可行性

[摘要] 自美國國路銀行信托公司訴簽記金融集團公司一案的發(fā)生，商業(yè)方法專利化的問題擺到世人的面前。在中國，花旗銀行申請注冊19項金融產(chǎn)品類“商業(yè)方法”專利一事被曝光，商業(yè)方法是否可以作專利也漸為學者所關(guān)注，但始終未有定論。本文從美國商業(yè)方法專利化的發(fā)展歷程出發(fā)，比較了專利化的優(yōu)劣點，反思了我國在實施商業(yè)方法專利化上的可行性。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)方法；專利化；美國；知識產(chǎn)權(quán)

[中圖分類號]DF523．2 [文獻標識碼]A [文章編號]1000—4769(2006)03—0103—04

商業(yè)方法(Business Method)的定義并不完全統(tǒng)一，美國商標專利局(USPTO)在美國專利分類碼705中對“商業(yè)方法”的定義為：“裝置及對應(yīng)的方法，用于商業(yè)運作、行政、企業(yè)管理或財務(wù)資料報表生成，它能使資料在經(jīng)過處理后，有顯著的改變或完成運算操作；裝置及對應(yīng)的方法，用于改變貨物或服務(wù)提供時的資料處理或運算操作”。與此相參照的是，美國眾議院議員Rick Boucher和Howard Berman在2000年提出的《商業(yè)方法專利促進法議案》中定義的“商業(yè)方法”為：“商業(yè)方法專利是指下列方法之一：(1)一種經(jīng)營、管理或其他操作某一企業(yè)或組織，包括適用于財經(jīng)信息處理過程的技術(shù)方法；(2)任何應(yīng)用于競技，訓練或個人技巧的技術(shù)方法；(3)上述(])和(2)中所描述的由計算機輔助實施的技術(shù)或方法。”在中國國內(nèi)，一般認為，商業(yè)方法就是為處理或解決商業(yè)經(jīng)濟活動或事務(wù)而由人類智力創(chuàng)造的方法或規(guī)則。

一、美國商業(yè)方法專利化的發(fā)展進程

美國是專利大國，在專利領(lǐng)域的諸多“游戲規(guī)則”均源出于斯，商業(yè)方法專利化的發(fā)源地也在美國。

對商業(yè)方法，美國的司法實踐在一開始是不予專利保護的。有些文章提出涉及商業(yè)方法專利的訴訟案例最早可以追溯到1893年的ThoUnitodsCrodit System CO．v．American lndemnity CO．——案，”’該案中法官認為基于直接的商業(yè)經(jīng)營方法的概念是不能獲得專利的。在其后的1908年的Ho－tel Security Checking CO．vLorraine CO．一案則是關(guān)于商業(yè)方法不給予專利保護的里程碑式案件。此案的判決基于美國專利法第101條，該條規(guī)定：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的工序、機器、制造品、物質(zhì)的成分，或其上述各項新穎而適用的改進，可以依照本法所規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。根據(jù)此條規(guī)定，法院認為，Hotel SecurityCheckingC。．所主張的餐館記賬方式是一種商業(yè)方法且沒有技術(shù)性，不屬于專利的范圍。該案確立了商業(yè)方法在專利保護上的除外原則(genesisOfBusiness Method Exception．)，不對商業(yè)方法授予專利，該原則在此后多年內(nèi)被許多案件援引。

直到1998年，商業(yè)方法非專利化的慣例才有所突破。在1998年，國路銀行信托公司訴簽記金融集團公司(StateStreet BankTrustCO．vs． Sig－natureFinancialGroup，Inc)一案的發(fā)生，徹底打破了“商業(yè)方法除外”原則。在該案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)認為，在進行專利審查時，商業(yè)方法專利申請應(yīng)當具有與其他專利申請相同的資格。同時，CAFC強調(diào)了專利審查中的實用性原則，即在判斷一項商業(yè)方法是否可獲得專利權(quán)時，應(yīng)看其能否應(yīng)用于實際并產(chǎn)生實用效果，如果有則表明其具有可專利性。國路銀行案的判決結(jié)果一舉廢除了美國專利審查機構(gòu)——美國商標專利局(USPTO)以往將商業(yè)方法作為非專利客體的做法，為商業(yè)方法發(fā)明打開了獲得專利權(quán)的大門?？梢哉f，國路銀行案是商業(yè)方法獲得專利權(quán)的一個轉(zhuǎn)折點。

以國路銀行案為開端，商業(yè)方法專利化保護的趨勢在美國愈演愈烈。1999年亞馬遜書店(Amonzon．com)即以侵犯其第5，940，441號的美國商業(yè)方法專利(俗稱“一次點擊” —one—click)為由，控告全美最大的實體連鎖書店邦諾書店(Barnesand Noble)；而PHceline．com網(wǎng)站也控告微軟公司旗下的Expedia．com侵害了其第5，794，207號商業(yè)方法專利。從美國商標專利局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，美國1981年—1997年第705類專利權(quán)(絕大部分商業(yè)方法專利都包括在第705類)的年均授予量為156．3件，而1998年—2002年年均授予量攀升至914．2件。從專利申請量來看，1995年美國商標專利局受理的第705類專利申請僅為170件，到2000年則增加到7800多件，2001年達到10000多件。

2000年3月，美國專利商標局提出了一項商業(yè)方法專利行動計劃。該計劃的主要內(nèi)容是確保在商業(yè)方法這一迅速發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域中的專利審查質(zhì)量，并要求對涉及商業(yè)方法專利申請的審查員進行技術(shù)培訓，以及在審查中執(zhí)行擴大現(xiàn)有技術(shù)范圍的檢索。美國專利商標局還針對該領(lǐng)域缺乏現(xiàn)有技術(shù)文獻的現(xiàn)實情況，專門建立了用于商業(yè)方法專利審查的數(shù)據(jù)庫，并且在其網(wǎng)站上還公布了可用于商業(yè)方法專利檢索的現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫及其他信息資源清單，同時請求公眾對這些資源作出評價，以確定還有哪些信息和資料可以用于電子商務(wù)發(fā)明專利的審查。此外，美國專利商標局還與JPO和EPO合作，協(xié)調(diào)對商業(yè)方法專利的檢索與審查。時至今日，美國商標專利局已經(jīng)對商業(yè)發(fā)方法可專利化的態(tài)度變得明朗而肯定，美國企業(yè)的申請熱情也在不斷高漲。

二、對商業(yè)方法專利化的不同呼聲

對商業(yè)方法的可專利化，有的學者表示贊同，認為專利化會有以下益處：(1)發(fā)明商業(yè)方法耗費了資源和精力，應(yīng)當予以保護；(2)商業(yè)方法專利可以為公司帶來壟斷利潤；(3)專利文獻的公開有利于信息的傳播，促進技術(shù)的進步。

與此相對的是，更多的學者對商業(yè)方法專利化表示反對。美國商業(yè)方法專利化的態(tài)度讓一些學者感到警覺：美國商標專利局意欲何為?反對者認為：(1)商業(yè)方法專利化會導(dǎo)致壟斷權(quán)，少數(shù)資力雄厚的企業(yè)申請后，會使更多的中小企業(yè)動輒有侵權(quán)之虞，這種壟斷權(quán)會阻礙技術(shù)思想的傳播和交流，妨礙Intemet的發(fā)展，同時，授予商業(yè)方法專利化的可行性也缺乏成本收益分析。(2)商業(yè)方法專利化容易導(dǎo)致專利化的濫用，它會使很多行業(yè)巨頭型的企業(yè)鉆專利制度的空子。(3)商業(yè)方法不屬于專利權(quán)的客體。商業(yè)方法是一種對智力活動的規(guī)則和方法的歸納，具有抽象性，缺少技術(shù)性、實用性的特點，不屬于專利法保護的對象。(4)發(fā)達國家對商業(yè)方法等新興事物給予專利保護，其政策取向是為了保護其國內(nèi)企業(yè)的利益以及國家高新技術(shù)的優(yōu)勢，因此對發(fā)展中國家而言，商業(yè)方法的壟斷限制是很不利的。

對商業(yè)方法是否可專利化的問題，歐洲持不贊同意見。多數(shù)歐洲國家認為，商業(yè)方法的專利化會給網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展造成負面影響，因為如果少數(shù)的大公司掌握商業(yè)方法專利，那么新的起步者就需要花費大量的時間和精力來逾越法律的屏障，就難以有更多的時間來進行進一步的發(fā)明和開拓。歐洲普遍認為，商業(yè)方法專利化對歐洲經(jīng)濟造成了危害，甚至是一場戰(zhàn)爭。

三、對我國商業(yè)方法專利化可行性的思考

WTO及我國參加的相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約沒有要求必須對商業(yè)方法進行專利保護。在我國，是否要對商業(yè)方法予以專利保護也來有定論。根據(jù)我國《專利法》第25條第1款第(2)項的規(guī)定，“智力活動的規(guī)則和方法”不應(yīng)當被授予專利權(quán)。同時，根據(jù)我國專利局《審查指南》第二部分“實質(zhì)審查”第1章“不予授予專利權(quán)的申請”的規(guī)定，“如果一項發(fā)明僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，亦即智力活動的規(guī)則和方法本身，則不應(yīng)當被授予專利權(quán)。例如：組織、生產(chǎn)、商業(yè)實施和經(jīng)濟等管理的方法及制度”。有學者據(jù)此認為，根據(jù)立法的規(guī)定，商業(yè)方法在大多數(shù)情況下是不應(yīng)當被授予專利的。””但與此同時，1992年9月，國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司司長尹新天在一次會議上指出，我國專利法中沒有明確規(guī)定計算機程序本身、商業(yè)經(jīng)營方法不能授予專利。這一點就說明了我國立法上尚有彈性。

在政策方面，有學者認為，我國現(xiàn)在暫不適宜對商業(yè)方法進行專利保護。此觀點認為：是否對商業(yè)方法進行專利保護這個問題的背后隱藏著巨大的國家利益，這是目前一些專利大國擴大對商業(yè)方法進行專利保護的重要原因。美國、日本等國對商業(yè)方法專利化進行不遺余力的推行，緣于這些國家本身就是專利大國，同時也是科技、商業(yè)非常發(fā)達的國家，對他們而言，商業(yè)方法專利化的后果就是使得他們國內(nèi)的企業(yè)更多地受到保護，使這些企業(yè)憑借其經(jīng)濟優(yōu)勢創(chuàng)制出來的商業(yè)方法享有壟斷性的權(quán)利。這種壟斷性權(quán)利的存在和擴張，對中國這樣的發(fā)展中國家是非常不利的。同時，商業(yè)方法的出現(xiàn)，不是由于對專利權(quán)本身的追逐，而是由于對市場經(jīng)濟利益的追逐。商家希望擴大市場份額占有領(lǐng)先優(yōu)勢，從而讓市場導(dǎo)致了商業(yè)方法的存在和繁榮。即使不給予商業(yè)方法專利權(quán)之保護，該等方法還是會因為競爭而產(chǎn)生。””此外，專利審查方面，專業(yè)水平較高的審查員的匱乏也使商業(yè)方法專利化在我國暫時難以實施。

筆者認為，從現(xiàn)實和長遠的角度來說，目前我國是否保護商業(yè)方法專利，并不是一個該不該的問題，而是大勢所趨。

首先，WIPO已經(jīng)公布了國際專利分類表(IPC)新版(第8版)分類號，已在2006年1月開始實施。在這次改版中涉及到方法，具體表現(xiàn)為一個關(guān)于商業(yè)方法專利的臨時小類(sub-class)，類名為：“特別適用于管理、商業(yè)、金融、監(jiān)管或預(yù)測用途的數(shù)據(jù)處理設(shè)備或方法。這個分類號為G06Q。國際分類表作為使專利文獻獲得統(tǒng)一國際分類的一種手段，首要目的是為各國知識產(chǎn)權(quán)局和其他使用者建立用于專利文獻檢索的一套高效的檢索工具，用以在給專利申請中各個技術(shù)公開項確定新穎性和評價發(fā)明高度或非顯而易見性(包括對技術(shù)先進性和有益的結(jié)果或?qū)嵱眯缘脑u價)?？梢?，新版分類表為專利審查和檢索提供了有效途徑，并且在《斯特拉斯堡協(xié)定》締約國中通用。一旦新分類表付諸實施，則通過PCT途徑提交的國際申請也必將包括具有G06Q分類號的專利申請，一旦申請人指定中國，我國也將不可避免地根據(jù)專利法和審查指南進行審查乃至授權(quán)。

其次，根據(jù)1993年4月1日實施的《專利審查指南》規(guī)定，原則上只有當所申請內(nèi)容能夠產(chǎn)生技術(shù)效果，構(gòu)成一個完整的技術(shù)方案時才具備可授予專利權(quán)的條件。而商業(yè)方法，如果被視為一種智力活動的規(guī)則和方法以及并未產(chǎn)生技術(shù)效果和不構(gòu)成完整的技術(shù)方案，則不能成為專利權(quán)的授予對象。事實上，在幾年前沸沸揚揚的花旗銀行商業(yè)方法專利事件中，最終獲得授權(quán)的“電子貨幣系統(tǒng)”的分類號為G06F17／00，該分類號的說明是“特別適用于特定功能的數(shù)字計算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法”。從這里看出，我們早期對這些本質(zhì)上屆于商業(yè)方法的申請是按照實施它們的技術(shù)處理的。根據(jù)目前在CPRS系統(tǒng)中的檢索結(jié)果，發(fā)現(xiàn)花旗銀行的申請中只有這一個最終獲得授權(quán)(授權(quán)公告日為2002年12月18日)，其他申請的結(jié)果都是視撤或尚未決定。不僅于此，還有其他很多商業(yè)方法專利也都以視撤告終。這些實例說明我國對商業(yè)方法專利的態(tài)度并不積極。

再次，關(guān)于審查員的能力問題，在美國、歐洲的經(jīng)驗中，商業(yè)方法這部分分類號的專利審查員很多都擁有MBA和技術(shù)方面兩個學位，以充分保證審查質(zhì)量。而我國專利局的審查員學歷結(jié)構(gòu)本身就比較高：博士占0．8％，碩士29．1％，本科60．7％，其中不乏擁有跨專業(yè)學位和執(zhí)業(yè)資格者。以人員學歷結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗來看，應(yīng)對新種類的專利審查并不缺乏高層次人才。倘若時勢需要，經(jīng)過充分的理論培訓和實踐培養(yǎng)，是完全可以勝任商業(yè)方法審查的。

專利權(quán)本身是一種壟斷權(quán)，“沒有合法的壟斷就不會有足夠的信息生產(chǎn)出來，但是有了合法的壟斷又不會有太多的信息被使用?！庇腥酥鲝垶榱宋胀鈬冗M商業(yè)方法，不給予商業(yè)方法以專利保護，從而保護我國起步較晚發(fā)展緩慢的商業(yè)，筆者不敢茍同。商業(yè)方法專利雖然廣受爭議，卻已漸漸成為主流；如果我們逆時而動，是否會在國際合作中扮演“不合作”者的角色?我們是否會因此付出“投資環(huán)境”這個軟資本的代價?

我們可以主張專利的地域性，并堅持主權(quán)原則，以特有的專利制度保護自身特色乃至國家利益。然而，在而其他國家都在漸漸接受商業(yè)方法專利，WIPO也以IPC修改接受商業(yè)方法專利的國際環(huán)境下，我們不可避免地要融人到新的情勢之中。否則，會在國際交流與合作中受到歧視，甚至在未來的一些重要游戲規(guī)則制訂時失去主導(dǎo)地位和先機。