專利優先權核實中相同主題的判斷標準研究

王普天李亞林

專利優先權核實中相同主題的判斷標準研究

王普天★李亞林★

優先權制度是《巴黎公約》的三大原則之一。所謂“優先權”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。我國《專利法》是在遵守《巴黎公約》的基礎上制定的，自然也移植了優先權制度。但是，由于缺乏對相關制度的研究，實踐中對于設立優先權制度的本意理解不一致，該制度在運行中出現新情況時沒有統一的解決問題的指導思想和操作方式，易出現審查結果不一致。屬于“相同主題”是發明享受優先權的一般條件，本文對相同主題的判斷標準進行了研究，希望能夠給出新的可行性標準。

優先權 相同主題 整體判斷 預期的效果

一、優先權核實中相同主題的判斷標準

《專利法》第29條規定：申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。

可見，無論外國優先權還是本國優先權，在核實優先權成立時均以是否屬于“相同主題”為一般的判斷標準。

（一）優先權核實中“相同主題”的含義

根據《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節的規定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型，但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。”由此可知，在后申請與在先申請需要在“技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果”四個要素方面均相同才能滿足“相同主題”的規定。此處《專利審查指南》（2010版）沒有對何謂相同進行正面定義，實際上無法也無需給出定義，只是從反面進行了提醒，不應拘泥于文字的表述方式相同，而應判斷文字傳達出的技術信息是否相同。

（二）優先權核實中相同主題的發明與新穎性判斷中同樣的發明的對比

優先權核實中對相同主題的發明的定義與《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1節和第3.2.1節“新穎性”審查部分對同樣的發明的定義存在相通之處。《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1節規定，如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣的發明或者實用新型。需要注意的是，在進行新穎性判斷時，審查員首先應當判斷被審查專利申請的技術方案與對比文件的技術方案是否實質上相同，如果專利申請與對比文件公開的內容相比，其權利要求所限定的技術方案與對比文件公開的技術方案實質上相同，所屬技術領域的技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果，則認為兩者為同樣的發明或者實用新型。

通過比較可見，《專利審查指南》（2010版）對于“相同主題的發明”和“同樣的發明”的判斷標準在文字表述上相似，但在實際判斷中卻有著實質性區別，其關鍵就在于前者將“技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果”作為核實優先權成立與否的同等重要的考量因素，而后者將“技術方案”的實質相同作為首要考量因素。產生上述區別的原因在于，優先權的本質是給予在后申請享受在先申請的申請日的權利，要享有該權利的必要前提是不能違背先申請制的原則，不能在在后申請中就享有優先權的主題增加新的技術內容，其比較的對象是先后兩份專利申請文件；新穎性的本質是可專利的發明必須與現有技術不同，而該可專利的發明就是寫在權利要求書中的技術方案，其比較的核心是權利要求中的技術方案。由于存在上述區別，兩者在審查標準上不同，例如當在先申請與在后申請存在上位概念與下位概念、慣用手段的直接置換、數值范圍部分重疊、在后申請減少了技術特征、在后申請改變了技術效果等情況時，上述兩種判斷方法會得出不同的結論。因此，對于優先權核實中發明主題是否相同的判斷不宜直接采用新穎性的標準。

（三）優先權核實中相同主題的發明與禁止重復授權中同樣的發明創造的對比

《專利法》第9條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。該條規定了不能重復授予專利權的原則，禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在沖突。對于發明或實用新型，《專利法》第9條或《專利法實施細則》第41條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在的保護范圍相同的權利要求。

《專利法》第59條第1款規定：發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較。然而，基于先申請原則所創立的優先權制度，在對相同主題的發明或者實用新型進行判斷時，則是將在后申請中權利要求的技術方案與在先申請包括說明書和權利要求書在內的整體進行比較，這是兩者判斷標準最顯著的差異。

此外，兩者在實際判斷過程還存在一些具體區別。

（四）優先權核實中直接和毫無疑義地得出的判斷標準

由于《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節所規定的優先權核實一般原則與新穎性判斷原則在文字上有相似之處，因此在審查過程中出現了將優先權核實標準簡稱為新穎性標準的說法，但通過前文所述內容可知，它們之間存在實質性差異，這樣的說法是不準確的。

《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節規定：“所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優先權的基礎。”反之，如果該技術方案能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請可以作為在后申請要求優先權的基礎，即優先權成立。可見，《專利審查指南》（2010版）規定的優先權核實所具體采用的方式是以是否能夠直接和毫無疑義地從在先申請文件的說明書和權利要求書中得出在后申請權利要求的技術方案為判斷標準，可概述為“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準。

此處“直接和毫無疑義地得出”的優先權核實標準與《專利法》第33條“直接地、毫無疑義地確定”的判斷標準均基于先申請原則而設定，因為不管是要求優先權還是修改，其基礎都應該是已經完成的技術成果，或者更準確地說，是記載在于在先申請或原申請文件中的發明。享有優先權或被允許修改之后，發明將被視為在優先權日或申請日完成，而該日期是評價新穎性和創造性時與現有技術劃界的日期。所以，不能允許在優先權日或申請日之后補入新的技術信息，從這個角度看，上述兩個標準在本質上是相同的。事實上，《審查指南2001》在涉及修改超范圍的論述中使用的就是“直接地、毫無疑義地導出”這一表述，只不過，考慮到《專利法》第33條所規定的修改原則還被賦予了幫助申請人完善申請文件，向公眾準確傳遞專利信息，明確專利權保護范圍等意義，①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011.而優先權的立法本意中并無此功能，因此在《審查指南2006》中將修改超范圍的判斷標準修改為“直接地、毫無疑義地確定”，之后關于修改超范圍的審查標準也隨之趨嚴。具體來說，二者在《專利審查指南》（2010版）所規定的操作標準上也是存在一定差異的。例如，《審查指南》②《審查指南》在2010年后更名為《專利審查指南》，這里的《審查指南》概指國家知識產權局制訂的各個版本的《審查指南》。指稱具體版本時將在書名中帶上年代指明其版本情況。規定刪除必要技術特征屬于典型的修改超范圍情形，但由于在優先權核實中無需單獨對比在先申請與在后申請的權利要求，沒有判斷必要技術特征的必要，因此，即便在后申請的權利要求中相對于在先申請刪除了必要技術特征，其優先權也有可能成立。又例如，《審查指南》規定“具體放棄”式修改存在被接受的可能，但顯然這種修改將導致在后申請不能享受優先權。

通過上述分析可以發現，優先權核實與《專利法》第33條的判斷在具體標準上并不完全等同，需要進行仔細辨析，暫時不宜直接將優先權核實的“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準直接簡稱為“修改超出的判斷標準”。這一點可以得到《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第5.2.1.1節規定的佐證，“申請人向專利局提交的優先權文件的內容，不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規定的依據”。不過即便如此，在之后《審查指南》修改過程中，仍然值得對此問題進行探討，可以考慮允許將優先權文件中記載的內容補入在后申請之中，優先權中記載的數據也可以用于證明在后申請的充分公開和創造性，畢竟這種補入和修改是在滿足先申請原則的前提下做出的。

“直接和毫無疑義地得出”的優先權核實標準所適用的典型情形往往出現在，當在先申請對技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而在后申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，此時，需要對前后申請的特征進行對比，判斷在后申請的技術方案是否能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，進而確定在先申請能否作為在后申請要求優先權的基礎。

在專利復審委員會第1090號無效宣告審查決定涉及的無效案件中，其發明主題是制造形成一種八邊形煙盒坯料的機器，但優先權文本中未記載在后申請中所述的香煙盒的圍襯，特別是體現在該圍襯上的主要發明點——縱沿都制成斜角等技術內容，普通技術人員在一般情況下雖然能確定用優先權文件所述八邊形煙盒坯料制成的八邊形煙盒應該有圍襯，而且該圍襯的縱沿也可以制成斜角以便與盒蓋相配合，但這不是圍襯形狀的唯一選擇。圍襯可能形狀的不唯一性，使得技術人員閱讀優先權文件時不能確定該圍襯的具體形狀，在后申請的技術方案不能從被要求優先權的在先申請中直接和毫無疑義地得出，因此合議組對被請求人認為該申請應當享有優先權的主張不予支持。

在優先權核實中，直接和毫無疑義地得出的判斷標準應貫穿始終，對于技術方案是否相同的判斷應采用此標準，對于技術領域、所解決的技術問題和預期的效果是否相同的判斷亦應采用此標準。

本文所述“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準實際上涵蓋了“技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果”四個方面的內容，需要綜合考量得出最終結論，這相對于《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節所具體規定的優先權核實方法，“只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題”來說，對相同主題四要素的考慮更加全面，具有明顯的優越性。《專利審查指南》（2010版）目前的規定限制了對優先權核實基本原則的遵循，建議在下一次修改中將該部分內容刪除，以利于從現行的僅依據技術方案的判斷標準，過渡到更符合相同主題判斷原則的“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準。

二、相同主題的整體判斷原則

《專利審查指南》（2010版）規定，在核實優先權時“應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題”。這種整體判斷的思路仍然遵循享受優先權的在后申請的技術方案應當能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出的原則，通過對在先申請整體的考量，在最大程度兼顧申請人利益的基礎上，體現先申請原則。③趙俊.我國專利優先權制度研究［D］.北京：對外經濟貿易大學，2006.

（一）“清楚記載”的含義

優先權核實的整體判斷原則，首先強調在先申請文件的“清楚記載”。所謂“清楚記載”，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。

在第68852號復審決定涉及的復審案件中，雖然在先申請中并沒有出現“第一支撐區域”和“第二支撐區域”的表述，但該申請中對其具體構成有明確限定，因此該申請出現的技術特征“第一支撐區域”和“第二支撐區域”并沒有導致技術方案實質上的改變。而且，根據該申請和在先申請說明書的相關描述，該申請主題名稱“切割機”與在先申請主題名稱“斜斷鋸”實際上涉及相同的主題，因此該申請優先權成立。

通過上述案例可以看出，對于“清楚記載”的含義，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可，對于存在同樣或相似敘述方式的特征，也并不意味著必然屬于有“清楚記載”，仍然需要根據專利申請文件記載該特征的具體位置和所表達的含義，來判斷包含該特征的技術方案整體是否已經被在先申請文件所清楚地記載，從而核實優先權是否成立。此外，對于該申請與被要求優先權的在先申請中，對應技術特征存在上下位關系的情形，通常也不能認為屬于“清楚記載”的范疇。

（二）附圖在核實優先權中的作用

在核實優先權時，應把在先申請作為一個整體進行分析研究，這個整體既包括在先申請的說明書和權利要求書（不包括摘要），同時也應該包括說明書附圖。附圖屬于在先申請說明書和權利要求書記載的范圍，對有附圖的發明及實用新型專利申請來說，說明書附圖是申請人披露其發明內容的重要手段，往往能夠對準確理解技術方案起到重要作用。

在第17763號無效宣告請求審查決定涉及的無效案件中，無效請求人認為：權利要求1中限定的“凹字形斷面的一側設置有內圓外方的內腔”在優先權文件中不存在。合議組認為：根據優先權文件說明書的記載并結合附圖可知，優先權文件實際上包括該專利權利要求1中上述技術特征的內容，因此兩者屬于相同主題的發明創造，權利要求1可以享有優先權。

三、在后申請補充技術效果時發明主題的確定

在優先權核實中，通過《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節具體規定的判斷標準，在大多數情況下與通過本文所述“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準會得到一致的結論，但由于《專利審查指南》（2010版）中給出的具體規定僅著重考慮技術方案而忽視了其他三個判斷要素，因此在遇到復雜問題時將導致優先權核實陷入困境。

以下述情形為例：在優先權日與申請日之間發表的科技論文公開了在先申請的技術內容，申請日時申請人在說明書中增補了部分效果數據。在先申請的技術方案相對于優先權日之前的現有技術而言是顯而易見的，在后申請因增補的效果數據而使得技術方案具有預料不到的技術效果，但在后申請相對于優先權日之后公開的科技論文不具備新穎性。此時，對于在后增補的效果數據如何考慮將引出許多問題。例如，是否因技術方案沒有發生改變故認為享有優先權？是否應該在不考慮該增補數據的情況下依據現有技術評價創造性？或者應考慮該增補數據但認為不享有優先權？按照《專利審查指南》（2010版）的規定顯然無法圓滿解決上述問題。因此，需要另辟蹊徑，突破優先權核實以技術方案為中心的固有思維，允許同一技術方案享有不同的主題。

如前文所述，在判斷相同主題時，需要考量技術方案、技術領域、所解決的技術問題和預期的效果四個要素，預期的效果相同是必須滿足的條件之一，因此不僅限于技術方案，只要四要素之一發生變化則主題就會發生變化。由于判斷是否屬于“相同主題的發明”，是以在后申請的權利要求為切入點，而權利要求通常只對技術方案進行描述，不會記載技術領域、所解決的技術問題和預期的效果，因此在判斷其他三個要素時需要借助說明書的內容。若在后申請相對于在先申請補充了新的技術效果，將會導致出現如下的復雜情況：即基于同一個技術方案存在兩個不同主題的發明，其中一個享有優先權，另一個不享有優先權。

將上述案例細化后進行分析，在先申請記載了化合物X及其效果A，在后申請補充效果B。對于化合物X這一技術方案而言，可認為存在兩個不同主題的發明，這兩個發明的核心分別為：預期效果為A的化合物X、預期效果為B的化合物X。前者與在先申請具有相同的主題而享有優先權，后者與在先申請主題不同而不享有優先權。

在對要求保護化合物X的權利要求進行新穎性和創造性審查時，應將上述兩種情況區分開且均進行審查，因為這兩種情況均基于相同的技術方案，當有可專利性內容的技術方案時即應認可其專利性，并作出對其有利的審查結論。

假如在在先申請與在后申請之間，一篇科技論文I公開了具有A效果的化合物X。此時，預期效果為A的化合物X因享有優先權，而具備新穎性和創造性；預期效果為B的化合物X因不享有優先權，且化合物X與科技論文I公開的化合物X具有相同結構，不具備新穎性。因發明核心為預期效果為A的化合物X的主題具備新穎性和創造性，此時，審查結論應為，化合物X具備新穎性和創造性。

就該例子而言，如果在在先申請之前另有一篇文獻II能破壞預期效果為A的化合物的創造性。此時，預期效果為A的化合物X雖享有優先權，但相對于文獻II不具備創造性；預期效果為B的化合物X不享有優先權，相對于科技論文I不具有新穎性。審查員應論述兩個主題下的技術方案均應被駁回的理由，然后駁回化合物X。

可見，“直接和毫無疑義地得出”的優先權核實標準在相同主題的判斷中，通過完整引入技術方案、技術領域、所解決的技術問題和預期的效果四個考量要素，突破了原有判斷思路的局限，對復雜的優先權核實問題給出了較好的解決方案。

四、小 結

優先權的核實是審查過程中較為復雜的問題，本文通過對優先權核實中最重要的“相同主題的發明”的判斷原則進行分析，明確了其與新穎性判斷中“同樣的發明”和禁止重復授權中“同樣的發明創造”之間的區別，建議采納“直接和毫無疑義地得出”為優先權核實標準，同時，通過具體案例對優先權核實中的“整體”原則進行了詳細解讀，并對當在后申請補充技術效果時發明主題的確定標準給出了一條嶄新思路，以助于統一對優先權核實一般原則的理解，提高優先權核實審查標準的一致性。

國家知識產權局專利復審委員會。