論涉外知識產權轉讓合同的法律適用

徐紅菊,徐曄璠

(大連海事大學法學院，遼寧大連 116026)

論涉外知識產權轉讓合同的法律適用

徐紅菊,徐曄璠

(大連海事大學法學院，遼寧大連 116026)

論述涉外知識產權轉讓合同法律適用的特殊性為轉讓標的具有地域性、知識產權的無形性以及轉讓合同與知識產權效力之兩分性。分析國際合同準據法的一般適用原則，分別為當事人“意思自治”原則和最密切聯系原則。指出一般原則在涉外知識產權轉讓合同中的適用為當事人意思自治原則和適用最密切聯系原則：特征履行說。提出確定涉外知識產權轉讓合同法律適用的思考分別為以意思自治原則為基礎、標的與合同效力法律適用兩分法以及特征履行理論應充分考慮知識產權的特殊性。

涉外知識產權；轉讓合同；法律適用

2013年習近平主席先后提出絲綢之路經濟帶與21世紀海上絲綢之路戰略，這意味著中國政府將從戰略角度支持中國企業“走出去”。21世紀中國企業“走出去”面臨的最大競爭是知識產權競爭，在對外經貿合作中，知識產權轉讓將占據主要比重，知識產權轉讓合同是開展此種合作的主要途徑。因此，有必要探討具有涉外因素的知識產權轉讓合同應當如何確定法律的適用。

一、涉外知識產權轉讓合同法律適用的特殊性

涉外知識產權轉讓合同是指具有涉外因素的以知識產權為轉讓或許可標的的合同類型。此處的轉讓為規范意義上的轉讓，既包括以轉讓知識產權所有權為標的的轉讓合同，也包括以轉讓知識產權使用權為標的的合同。與其他涉外民商事合同相比，涉外知識產權轉讓合同有著自己的特性，其中主要有：

1.轉讓標的具有地域性

涉外知識產權轉讓合同的標的是無形的知識產權。知識產權的取得通常需要通過國家審批并授權，具有地域性的特征。知識產權的地域性特征通常意味著知識產權和調整知識產權的法律不具有域外效力，或者說，該國都不承認其他國家知識產權及其立法的域外效力，因此，按照一般原理，在知識產權產權領域不存在法律沖突。傳統的國際私法，無論是立法還是學說，要么不涉及知識產權問題，要么只涉及知識產權保護的國際公約，而關于知識產權的法律沖突則是無人問津，也是無須顧及的。[1]知識產權轉讓合同以具有極強地域性特征的知識產權為標的，必然受到這種地域性特征的影響。這種地域性決定了在確定轉讓合同的準據法時，無法完全套用合同的一般沖突原則，確定連接點時參考的因素應考慮地域性特征。

2.知識產權的無形性

知識產權具有無形特征，在21世紀網絡科技革命到來的時代，無形性特征為知識產權轉讓交易帶來空前的挑戰。許多知識產權可以輕松地通過網絡平臺進行交易，尤其是版權，不同國境內的當事人可以更加便捷地分享他國權利人的知識產權成果。傳統主權特征體現的地域性被擊敗，人為設定的堤壩已經無法阻礙無形知識產權交易的跨國界運行，而這種知識產權交易的空前繁榮，同樣帶來知識產權轉讓合同的法律適用問題。

3.轉讓合同與知識產權效力之兩分性

知識產權本身具有的強烈地域性特征決定了，很少有國家會主動放棄本國對知識產權有效性的決定權，盡管關于知識產權的國際私法近年有所進步，但尚未達成國際層面的一致規則。這就決定了與普通有形財產的轉讓不同，涉外知識產權轉讓合同通常涉及作為標的知識產權有效性與合同本身有效性的雙重考量，兩者之間的區別使得效力判定具有兩分性。合同效力判定適用的法律與知識產權有效性判定適用的法律也會產生差別，知識產權受限于地域性保護。

二、國際合同準據法的一般適用原則

涉外知識產權轉讓合同是典型國際民商事合同的一種，是由知識產權轉讓雙方當事人以知識產權為標的進行的跨越國境貿易，在進行國際技術貿易的過程中，同樣不可避免地要出現法律適用方面的沖突。研究涉外知識產權轉讓合同的法律適用問題應首先考察國際民商事合同的法律適用的一般性原則。

(一)當事人“意思自治”原則

意思自治原則(Theory of Autonomy of the Parties)指合同當事人可以協商選擇適用某一國或某一地區的法律作為合同準據法，這一原則是契約自由的體現與延伸，已被國際社會普遍接受和采用。參加民事活動的當事人在法律允許的范圍內享有完全的自由，可以按照自己的自由意思締結合同關系，為自己設定權利或對他人承擔義務，任何機關、組織和個人不得非法干涉。

羅馬法雖然并未提出意思自治的概念，也未將意思自治抽象為私法原則，但許多學者指出該原則的寓意應最早出自古羅馬法[2]。16世紀的法國法學家查理·杜摩蘭(Charles Dumoulin)提出契約關系中應適用當事人自己意欲適用的法律，對這一原則最早作出了概括。當事人意思自治原則是契約自由原則在國際私法問題上一種適用方式，依合同法的一般原理，合同當事人與何人訂立合同，訂立合同的內容怎樣，合同在什么情況下可以解除，對合同如何進行解釋都要由當事人的意思來決定，那么在合同發生爭議時適用哪一個國家的法律，即如何確定合同的準據法就沒有理由排除當事人的本意，當事人應當可以選擇適用其合同的法律規范。當事人意思自治原則已經得到國際上的認可，但各國在適用當事人意思自治原則時，并非是完全依照當事人的意思確定準據法，當事人意思自治原則要在一定條件下受到限制，一般來說，該原則受到的限制主要有：

1.強行法的限制

孟德斯鳩在《論法的精神》一書中指出：“自由是做法律所許可的一切事情的權利；如果一個公民能夠做法律所禁止的事情，他就不再有自由了，因為其他的人也同樣會有這個權利。”[3]同樣，當事人意思自治原則盡管賦予當事人對合同所適用法律進行確定與選擇的權利，但同其他任何一種自由，從來都不是絕對的。這種對自由權利的限制既是對自由的制約，也是對自由權利的保障，法律在保證合同當事人權利的同時，也要保證其他公民的權利，保證社會的公共利益，這種源于保護社會公共利益等其他內容的強行性法律規范，合同的當事人無權排除。

例如，英國在許多制定法的條款中，如其1971年制定的《海上貨運法》中的第一節規定，《海牙—維斯比則》是否能夠適用于某一項提單，根據規則的范圍來決定，當事人無權進行選擇，顯然，英國法院對當事人的意思自治原則進行了限制。又如，美國在第二次《沖突法重述》的187節第二款中作出這樣的規定：當事人選擇的法律的適用，不得與準據法所屬州的基本政策發生抵觸。如果當事人依據其意思選擇的法律對與所屬州的基本政策相抵觸，當事人的法律選擇無效。

2.當事人選擇的法律應是“善意”的

對當事人選擇的法律要求“善意”標準的比較典型的國家是英國。英國法院的司法實踐曾經認為合同的當事人只能選擇與合同有實際聯系的國家的法律，但在1939年Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd一案中，法院得出了這樣的結論：一個合同，只要合同的當事人選擇了英國法作為合同的準據法，且這種選擇是“善意”的，即使合同與英國沒有某種客觀上聯系，也不能隨意排除這種選擇。

英國法院的這一善意標準，對英國及其他一些國家的司法實踐都產生了一定的影響，所謂“善意”的標準，根據1939年英國法院對案件的審理，認為只要當事人在選擇一個與合同沒有客觀聯系的法律時，確實不存在規避某國法律的企圖，這一法律的選擇就是有效的。然而，后來英國法院又提出了考察當事人選擇某國法律是否是善意的客觀標準[4]。

3.當事人選擇的法律必須具有合理的根據

當事人選擇的法律必須具有合理的根據，是指當事人所選擇的法律與合同有著實際的聯系，而不能選擇與合同無實際聯系的法律。但顯然各國對于這一標準的態度是不同的，由前文關于“善意”標準的論述可知，英國在這一問題上采取了較其他國最為開明的態度，即如果當事人選擇的是英國法，只要是善意、合法的，且不違反英國公共政策，即使英國與合同沒有聯系，英國法院也可承認當事人選擇的效力。而其他國家盡管也在法律中承認“善意”標準，但具體的解釋與適用卻大相徑庭，如澳大利亞法院Golden Acres Ltd. v. Queensland Estates Pty Ltd.案和Queensland Estates Pty Ltd. v. Collis案中對此問題作出解釋，認為如果當事人選擇了一個與合同沒有聯系的法律體系，這種選擇就是不誠實和不善意的，且違背公共政策。當事人選擇與合同無關的法律，是要逃避本應適用于合同的強制性法律，是非善意和違反公共政策的，因而拒絕適用當事人選擇的法律。由此兩案可以看出，澳大利亞要求合同的準據法，當事人在進行選擇時，應當與合同有著實際的聯系。其他一些國家如美國、瑞士、奧地利等國家也均有類似的要求。

(二)最密切聯系原則

所謂最密切聯系原則，是指法院通過權衡各種與合同具有聯系的因素，從中找出具有最密切聯系的因素，根據該因素的指引，適用解決該案件的與當事人有最密切聯系國家(或地區)法律的原則。

最密切聯系原則被認為源于薩維尼的“法律關系本座說”，本座之所在，即聯系之所在的理論，這一原則可以說發展了薩維尼的“法律關系本座說”，因為依該原則，應適用的雖不是所謂法律關系“本座”所在地法律，卻仍然是根據多方面的因素去選擇那個與該法律關系有最密切聯系的法律。許多國家在立法中采納了這一原則，如美國第二部《沖突法重述》第188節規定：當合同當事人沒有對合同的準據法進行有效選擇時，依照重述中所列的原則，適用與合同有最密切聯系州的法律。1979年經歐共體國際私法專家委員會通過的法律適用公約就規定：契約適用當事人選擇法律，當事人未作法律選擇，則應適用“與之有最密切聯系的國家的法律”。奧地利國際私法在該法的第1條就明確指出：與外國聯結的事實，在私法上，應該由與該事實有最密切聯系的法律裁判之[5]。我國法律規定，當事人有幾個住所的，以與產生糾紛的民事關系有最密切聯系的住所為主。最密切聯系原則在我國的《合同法》《海商法》及《航空法》的相關條款中也有所反映。

盡管各國對最密切聯系原則多有規定，但在適用該原則時卻有著不同。以我國為例，我國在適用最密切聯系原則時的一項前提條件是雙方當事人對合同的準據法沒有作出明確約定，這種情況下，法院才可以適用最密切聯系原則來確定準據法，而在一些國家，如英國、美國等，還存在對當事人意思進行推定的默示選擇，只有根據各方面條件都無法確定當事人默示選擇的法律規范時，才會選擇適用最密切聯系原則。考察大多數國家的司法實踐，都是首先承認當事人對合同的明確選擇，只有當事人沒有進行選擇時，才采用這一原則，因此，也可以說，這一原則在某種程度上為意思自治原則的立法補充。

三、一般原則在涉外知識產權轉讓合同中的適用

(一)當事人意思自治原則

當事人意思自治原則是關于合同的國際私法領域一般性原則，但在知識產權領域，當事人意思自治原則是受到限制的。如我國2004年《關于涉外知識產權民事案件法律適用若干問題的解答》第12條規定，對外國人的作品進行保護，適用作品所在國的法律。外國人就其在外國出版的作品在我國主張著作權的，該作品是否產生著作權、著作權權利內容和歸屬等問題，應依我國著作權法確認。排除當事人意思自治，目前各國在國際私法理論與實踐中，主要承認來源國法、被請求保護國法，以及分割性適用不同國家法律。在實踐中，技術轉讓合同的法律適用一般具有強制性，國家規定的一些規范當事人不得規避，對當事人選擇合同的適用法律都有一定的限制，有的國家規定，對一些許可合同只能適用本國法，這方面的強制性規范較多。[6]

對于知識產權轉讓與許可合同，意思自治原則依然發揮很大的作用，一些國家承認雙方當事人可以在合同中約定合同適用的法律。如《瑞士聯邦國際私法》第122條規定：“有關知識產權合同，適用知識產權特許人或轉讓人習慣住所地國家的法律。當事人可以自行選擇所適用的法律。”總體而言，在知識產權轉讓合同中適用當事人意思自治原則是國際私法發展的方向。我國《涉外民事關系法律適用法》第49 條規定，當事人可以協議選擇知識產權轉讓和許可使用適用的法律。這表明即使是在地域性較強的知識產權領域，對于知識產權轉讓合同，當事人意思自治原則依然發揮重要作用。但意思自治原則的適用在實踐中受到很多限制，首先，是當事人是否可以默示選擇所適用法律的問題。對于這一問題多數法律未給予明確授權，而是選擇適用被請求保護國法，或者原始來源國法。再者，知識產權轉讓合同要受到國家強行法的制約。對于知識產權標的效力、權利內容等方面，國家之間的差異性較強。如對于版權，英美法系側重經濟權利，而大陸法系國家強調精神權利，在進行知識產權的轉讓時，法院很難因為當事人的自主選擇而放棄本國法典體系結構規范。

(二)適用最密切聯系原則：特征履行說

在當事人沒有對所使用的法律進行選擇時，多數國家法律規定，適用與合同具有最密切聯系地的法律。如《涉外民事關系法律適用法》第49條規定：“當事人沒有選擇的，適用本法對合同的有關規定。”結合該法第41條的規定，可以總結為“當事人可以協議選擇知識產權轉讓和許可適用的法律；沒有協議選擇的，適用履行義務最能體現該合同特征的一方當事人經常居所地法律或其他與合同有最密切聯系法律”[7]。特征履行說是確定最密切聯系地的主要學說之一。如根據1980年《羅馬公約》的規定，在國際專利許可合同當事人未對合同確定哪一國的準據法作出規定時，應適用特征履行方的屬人法，即許可方的慣常居所地法、核心管理機構所在地法或主管營業所所在地法，當合同與其他國家具有更密切的聯系時，適用其他國家的法律。

簡單將知識產權轉讓合同的許可方或被許可方的義務作為“特征履行”都不是十分合理，而是應當區分不同情況加以確定。現以一項有效期為五年、以提成費支付使用費的涉外專利許可合同為例結合表格進行分析。

1.依合同階段確定特征履行

表1為許可方與被許可方義務說明。通過表1可以看出，在專利許可合同前期，許可方的履行能夠體現合同的特征履行，其要承擔大部分的義務履行，包括技術服務與技術培訓等。如果涉外專利許可合同的爭議發生在這一階段，許可方的義務履行能夠反映協議的特征，應為特征履行；而在合同的后階段，許可方的技術服務與技術培訓已經基本結束，被許可方自己的工作人員已經可以逐步單獨進行生產。此外，被許可方還要將所生產的產品采用營銷手段出售，獲取利潤，并按照所賺利潤的一定比率向許可方支付使用費，盡管這一階段許可方仍然會就技術上的有關問題對被許可方負責，但在后期技術已經成為成熟技術，對專利技術的改進等主要還是要靠被許可方自己的能力。因此，如果涉外專利許可合同的爭議發生的協議的后期，被許可方的義務履行為特征履行。

表1 許可方與被許可方義務說明

2.依技術使用費的支付方法確定特征履行

被許可方技術使用費的支付可以采用不同的方式進行支付，既可以采用一次總算的方式進行支付，即在訂立合同時就將所有的技術使用費付清，也可以采用提成費或入門費加提成費的方法進行。在后兩種情形下，尤其是在單獨使用提成費方法進行支付的情況下，被許可方的支付義務要一直延續到協議的最后，而且要與生產產品及產品的銷售額直接相關。

依上述分析，如果雙方當事人采用一次總算的方式支付，被許可方的義務只有支付使用費，而許可方的義務則要包括提供技術資料、技術培訓等，則應考慮許可方的履行為“特征履行”。反之，如果雙方當事人采用提成費或入門加提成的方式支付，則應以考慮被許可方的履行為“特征履行”為主。

四、確定涉外知識產權轉讓合同法律適用的思考

1.以意思自治原則為基礎

通過以上論述分析，可以得出這樣的結論，即當事人意思自治原則同樣是確定知識產權轉讓合同法律適用的基本原則。盡管知識產權具有地域性，但意思自治原則無論在國際層面，還是該國立法之中均得到了認可。我國的立法也認可在涉外技術轉讓合同中允許當事人對所適用的法律加以選擇，并未將涉外技術轉讓或知識產權轉讓合同列為不適用當事人意思自治原則的類型范圍。

但當事人意思自治原則必然受到更嚴格意義上國內法律的限制。對于這一點，各國知識產權法律中均有體現，即使在國際文件中，也予以認可。在《國際技術轉讓守則》附件4中，聯合國貿發會執行主席提出了一份參考意見：技術轉讓合同當事人協商選擇適用與合同關系最密切的法律，但須服從當事人所在國國內法律與政策對法律選擇的限制。當事人意思自治原則會擴大知識產權的準據法范圍，如法院地法的適用。適用法院地法意味著在有關知識產權的訴訟中，對案件行使管轄權的國家只適用其內國法，這一理論的根據是認為“選擇了法院就選擇了法律”，因此，如果雙方當事人沒有明確選擇協議所要適用的準據法，但依據意思自治原則選擇了解決爭議的法院，那么，法院就會推定當事人意欲選擇法院地的法律作為解決爭議的準據法。盡管近年來對法院地法的適用已經有了較大的發展與變化，但法院地法的適用機會還是比外國法在法院地適用的機會要大得多。

2.標的與合同效力法律適用兩分法

標的與合同效力法律適用的兩分法即對知識產權轉讓合同標的知識產權效力的判定，與知識產權轉讓合同本身效力的判定，應當加以區別對待，而不能因知識產權的無效否定合同的效力，或者因合同的無效否定知識產權本身的效力。知識產權的效力獨立于合同效力之外，應當明確加以區分。以專利為例，當專利權被宣告無效時，不能因此否定以前簽署的專利轉讓合同的效力，盡管依據專利法律的相關規定，各國均承認，專利無效視為專利權自始無效。這就意味著，專利轉讓合同的受讓人不能因專利權無效而否定專利轉讓合同效力，主張已經交付的專利使用費返回，或者對于本應依據合同交付的使用費不再支付。因為盡管專利權被宣告無效，但合同履行期間受讓人已經基于有效的專利轉讓合同受益，其排除了其他同業競爭者的事實成為合同應當得到支持的基礎。

對于知識產權轉讓合同本身的效力可以適用合同準據法一般原則加以確定，但對于知識產權的效力則應區別對待。在涉外知識產權轉讓過程中，對知識產權有效性產生異議時，一般只能適用權利實施地國，也是權利登記地國的法律。一項涉外知識產權轉讓合同有效的前提條件就是，轉讓方在許可實施地國擁有有效的知識產權。許可方應保證所許可的知識產權是有效的，是通過國家授權批準的。因此，對于知識產權轉讓合同準據法的確定，知識產權的權利登記地具有不可忽視的地位。對權利進行登記的國家被視為是能夠對知識產權進行保護的國家，通常情況下也是受讓方打算實施知識產權轉讓的地點，由此，可以認為權利登記國是與涉外知識產權轉讓合同有最密切聯系的因素之一。許多國家采用這一方法來確定知識產權的準據法，如1984年的《秘魯民法典》第2093條規定：凡有關知識產權的存在和效力，如不能適用國際條約或特別法的規定時，應適用權利注冊地法。1928年的《布斯塔曼特法典》第115條也有著類似的規定：除受國際條約拘束外，工業產權和著作權的取得、登記和享有均應依授予該項權利的當地法。這一規定的結果就是使一些國家在一定的程度上承認了他國知識產權法的域外效力。

3.特征履行理論應充分考慮知識產權的特殊性

特征履行說在許多國家盡管都得以適用，但由于對特征履行的解釋不同導致最終所適用的法律不同，可能是許可方的慣常居所地法，也可能是被許可方的營業地法等。特征性履行應該根據權利的轉移來確定，沒有權利，任何利用都是不可能的。[8]這與在知識產權轉讓合同中，許可方與被許可方的權利義務關系與一般的國際貨物買賣合同不同有關，涉外知識產權轉讓合同的實施過程要更為復雜，相應地，合同履行的期間也比較長，尤其是涉外專利轉讓合同。由于專利技術的許可使用并非被許可方的最終目的，被許可方希望獲得技術許可的主要目的是利用技術生產出更具有競爭力的產品，從而獲取利潤。因而，許可方除了需要按照合同的約定提供完整的技術資料，將技術許可給被許可方使用外，往往還要承擔技術的培訓、指導等項義務，這也是有些國家將技術許可方義務視為特征履行的原因。而被許可方的義務也不僅僅是以金錢形式支付技術使用費，被許可方在獲得技術的許可后，還要利用技術生產產品并負責產品的銷售，尤其是在以浮動使用費作為技術使用費支付方式的情況下，被許可方要盡到最大努力的義務保證盈利，因此，被許可方的義務也應當為“特征履行”。

綜上，涉外知識產權轉讓合同具有一定的特殊性，在確定涉外知識產權轉讓合同適用的法律時，應當首先適用當事人意思自治原則。意思自治原則在國際上得到廣泛認可，也是知識產權領域國際私法發展的趨勢，我國在2010年《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》中對于這一問題予以了明確，但仍然需要細化具體實施規則。在當事人未明確選擇所適用法律時，一般依據最密切聯系原則加以確定，特征履行說是適用較為規范的規則。在知識產權轉讓合同中特征履行的確定具有特殊性，在確定適用法律時，應當考慮無形財產權的履行特征。此外，在確定知識產權轉讓合同適用法律時，還應當充分考慮知識產權轉讓合同與合同標的的兩分性，避免與國家強行法的規定相沖突。

[1]呂巖峰.知識產權的國際私法保護：中國的實踐[J].河南財經政法大學學報，2013(6):89-95.

[2]木丹.羅馬法原論[M].北京：商務印書館,1994:56.

[3]孟德斯鳩.論法的精神[M].南昌：江西教育出版社，2014:138.

[4]王軍,陳洪武.合同沖突法[M].北京：對外經濟貿易大學出版社，2003：50.

[5]李雙元.國際私法學[M].北京：北京大學出版社，2000：334.

[6]屈廣清,徐紅菊.國際技術貿易法[M].大連：大連海事大學出版社，2006：31.

[7]齊愛民,何培育.涉外知識產權糾紛的法律適用[J].知識產權，2011(2)：120-124.

[8]吳文靈,朱理.涉外知識產權關系的法律適用——以涉外民事法律適用法第七章為中心[J].人民司法，2012(9)：55-62.

2015-01-19

徐紅菊(1973-)，女，副教授；E-mail:xuhongju@dlmu.edu.cn

1671-7031(2015)02-0067-06

D913.4

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