JOHNNIE WALKER成功阻擊跨類商標侵權

原告黛爾吉奧品牌有限公司（以下簡稱黛爾吉奧公司）、帝亞吉歐（上海）洋酒有限公司（以下簡稱帝亞吉歐公司）與被告肖紹力、常州碧爽生物科技有限公司（以下簡稱碧爽公司）、無錫永如生物美容品有限公司（以下簡稱永如公司）侵犯“JOHNNIE WALKER”商標專用權糾紛一案，近日經上海市第二中級人民法院（以下簡稱上海二中院）審理終結。法院認為被告行為構成侵權，一審判決三被告停止侵權，碧爽公司和永如公司賠償原告經濟損失12萬元，肖紹力賠償原告經濟損失1500元。

商標遭遇“傍名牌”

2009年，原告黛爾吉奧公司、帝亞吉歐公司（以下合稱兩原告）發現被告碧爽公司、永如公司在其共同生產、銷售的“漢之韻潤膚橄欖油”、“漢之韻純正護膚橄欖油”上，未經授權使用了與原告“JOHNNIE WALKER”文字及與“行走的紳士（右）”商標圖形極為近似的“向左的紳士”圖形。被告肖紹力在其經營的上海市黃浦區力生雜貨店銷售了“漢之韻潤膚橄欖油”。兩原告遂一紙訴狀與三被告對簿上海二中院，要求其停止侵權并賠償損失。

上海二中院于2010年2月20日受理后，依法組成合議庭，于2010年4月22日公開開庭對本案進行了審理。

兩原告共同訴稱：原告黛爾吉奧公司是“JOHNNIE WALKER”文字注冊商標（商標注冊證第28112號）和“行走的紳士（右）”圖形注冊商標（商標注冊證第1065228號）的專用權人。同時，原告黛爾吉奧公司已經授予原告帝亞吉歐公司上述商標在中國的普通許可使用權。長期以來上述商標一直使用于“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒。

據兩原告的共同委托代理人何放、翁莉律師介紹，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒始于1820年，其創始人為約翰·沃克（JOHN WALKER）。1908年，“JOHNNIE WALKER”文字作為商標首次予以注冊。幾乎同時，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒的廣告中首次出現“紳士”卡通造型，即頭戴禮帽、身著燕尾服、腳穿長靴、手持拐杖、邁步向前特征的“紳士”圖形。之后，“JOHNNIE WALKER”文字和具有上述特征的“紳士”圖形廣泛出現于“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒在世界各地的廣告宣傳中。而具有上述特征的“紳士”圖形經過一系列的演變，形成“行走的紳士（左）”、“行走的紳士（右）”商標的圖形?！癑OHNNIE WALKER”系列威士忌酒主要包括“JOHNNIE WALKER BLACK LABEL”（“黑牌”蘇格蘭威士忌酒）、“JOHNNIE WALKER RED LABEL”（“紅牌”蘇格蘭威士忌酒）、“JOHNNIE WALKER GOLD LABEL”（“金牌”蘇格蘭威士忌酒）、“JOHNNIE WALKER GREEN LABEL”（“綠牌”威士忌酒）、“JOHNNIE WALKER BLUE LABEL”（“藍牌”蘇格蘭威士忌酒），原告提供的證據顯示上述“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒的外包裝上均使用了“JOHNNIE WALKER”和“行走的紳士（右）”商標。1954年12月1日香港《南華早報》刊登的“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒廣告中，使用了“JOHNNIE

WALKER”文字和“行走的紳士（右）”商標圖形相似的圖形。1979年，原北京市糧油食品進出口公司已開始銷售“黑牌”威士忌酒和“紅牌”威士忌酒。在中國，自1958年起，“JOHNNIE WALKER”文字、“行走的紳士（右）”圖形、“行走的紳士（左）”圖形單獨或其組合，在六類商品上，被注冊了25個商標，該些商標現均屬原告黛爾吉奧公司所有。

另據何放律師介紹，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒是世界上銷售最廣的蘇格蘭威士忌品牌，共銷售于180多個國家，年銷售量超過1.2億瓶，年均銷量在全球威士忌酒市場和中國市場的占有率分別為14%和27%。在“Intangible Business”（無形商務公司）發布的《2006年世界最具影響力的烈酒和葡萄酒品牌》報告中，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒排名第一。自1879年“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒在悉尼國際展覽會上獲得其第一個有記錄的優秀獎至今，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒多次在各類國際酒類競賽中獲獎。

此外，兩原告斥巨資在中國為“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒做了大量的戶外、平面廣告、電視廣告及報刊媒體廣告，并成為F1方程式賽車邁凱倫車隊、亞洲太平洋首次高爾夫大賽的主要贊助商。2004年7月至2007年6月間投入的廣告費用為4.98億元。近年來，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒多次被他人仿冒，上海市工商行政管理局和上海二中院均曾認定“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒中的“黑牌”蘇格蘭威士忌酒為知名商品。

兩原告表示，上述事實均表明“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒在中國境內為相關公眾廣為知曉，使用在“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒上的“JOHNNIE WALKER”和“行走的紳士（右）”商標具有極高的市場知名度，已成為在中國境內為相關公眾廣為知曉的馳名商標。

兩原告認為，三被告的上述行為侵犯了兩原告對上述三個馳名商標享有的合法權利，請求法院判令三被告：1、立即停止對原告“JOHNNIE WALKER”和“行走的紳士（右）”注冊商標專用權的侵害；2、共同賠償原告經濟損失人民幣50萬元。

庭審中，被告碧爽公司、永如公司共同辯稱：兩原告并未證明其系涉案“JOHNNIE WALKER”、“行走的紳士（右）”商標的權利人，且上述商標亦非馳名商標?！皾h之韻潤膚橄欖油”、“漢之韻純正護膚橄欖油”均屬化妝品中的護膚類商品。被告永如公司已于2007年5月向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱國家商標局）申請，將“JOHNNIE WALKER”文字在第3類化妝品等商品上注冊為商標，并于2010年1月20日由國家商標局初審公告。因此，被告碧爽公司、永如公司在化妝品上使用“JOHNNIE WALKER”文字的行為，屬于正當的商標使用行為?；瘖y品與涉案商標核定使用的威士忌酒等商品既不相同也不相類似，而“向左的紳士”圖形與“行走的紳士（右）”圖形既不相同亦不近似。因此，兩被告在涉案商品上使用“JOHNNIE WALKER”文字和“向左的紳士”圖形的行為不會造成相關公眾的混淆，沒有侵犯兩原告的合法權利。故請求法院駁回原告的訴訟請求。被告肖紹力則辯稱，其銷售的橄欖油有合法來源，故不應承擔侵權賠償責任。

認馳是關鍵

上海二中院經審理查明：原告黛爾吉奧公司是下列注冊商標的專用權人。“JOHNNIE WALKER”商標，商標注冊證號為第28112號，核定使用商品為第33類威士忌。該商標于1958年8月1日注冊，經多次續展、轉讓，該商標現有效期為2008年8月1日至2018年7月31日?！靶凶叩募澥浚ㄓ遥鄙虡?，商標注冊證號為第3917685號，核定使用商品為第33類酒精飲料（啤酒除外）。注冊有效期自2005年11月28日至2015年11月27日。2007年8月22日，兩原告共同出具聲明稱：原告黛爾吉奧公司是“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒全球品牌的所有人，享有該商品包裝裝潢和/或商業外觀的權利，包括但不限于商標、著作權等。原告黛爾吉奧公司通過非排他許可的方式授權原告帝亞吉歐公司在中國使用上述權利。為此，法院認定，兩原告在本案中提供第28112號、第3917685號商標注冊文件、兩原告的共同聲明等證據表明，原告黛爾吉奧公司系涉案“JOHNNIE WALKER”和“行走的紳士（右）”商標的專用權人，原告帝亞吉歐公司系上述涉案商標的普通許可使用權人。兩原告對上述涉案商標所享有的合法權利，受《中華人民共和國商標法》的保護。

另經法院查明，2007年5月24日，被告碧爽公司將“JOHNNIE WALKER”文字向國家商標局申請注冊商標，申請使用的商品為第3類化妝品等，注冊申請號為第6068626號。2010年1月20日，國家商標局對上述商標予以初審公告。2010年9月27日，國家商標局出具《商標異議申請受理通知書》，對原告黛爾吉奧公司就上述注冊申請號為第6068626號商標提出的異議申請，予以受理。

本案中，各方當事人的主要爭議焦點在于：涉案“JOHNNIE WALKER”和“行走的紳士（右）”商標在本案中有無認定馳名商標的必要，可否認定為馳名商標。

上海二中院知識產權庭法官何淵告訴記者，本案中涉案商品與原告商標核定使用商品之間屬于不相同或不相類似商品，因此被告是否構成侵權，首先要判斷原告商標是否屬于馳名商標。如果認定馳名商標成立，且被告行為屬于誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，則被告的行為構成商標侵權。

關于“JOHNNIE WALKER”商標有無認定馳名商標的必要。法院認為，涉案商品外包裝上使用“JOHNNIE WALKER”文字與涉案“JOHNNIE WALKER”商標的文字相同，且涉案商品屬于化妝品與涉案“JOHNNIE WALKER”商標核定使用的威士忌商品，屬于不相同、不相類似的商品。因此，判斷“JOHNNIE WALKER”商標是否屬于馳名商標，是認定被告碧爽公司、永如公司生產、銷售，被告肖紹力銷售涉案商品的行為是否構成商標侵權的前提。故根據《商標法》第十三條第二款和《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標司法解釋》）第二條第（一）項的規定，在本案中確有必要就“JOHNNIE WALKER”商標是否馳名作出認定。

關于“行走的紳士（右）”商標有無認定馳名商標的必要。法院認為，構成商標侵權要件之一在于被控侵權標識需與主張權利的商標構成相同或者近似。本案中，首先，涉案商品外包裝上使用了“JOHNNIE WALKER”文字和“向左的紳士”圖形，相對于圖形而言，涉案商品外包裝上的“JOHNNIE WALKER”文字更為突出、顯著；其次，將“行走的紳士（右）”商標圖形與“向左的紳士”圖形相比對，兩者均為頭戴禮帽、身著燕尾服、手持拐杖的紳士圖形。但兩者之間存在紳士面對方向不同，“向左的紳士”圖形中，沒有紳士腳穿長靴，邁步向前的特征；再次，涉案商品與“行走的紳士（右）”商標核定使用的酒精飲料商品，屬于不相同、不相類似的商品。綜上，法院認為，“行走的紳士（右）”商標與“向左的紳士”圖形，既不相同亦不相近似，在涉案商品上單獨使用“向左的紳士”圖形，不會造成相關消費者的混淆和誤認。兩原告關于“向左的紳士”圖形在涉案商品上的使用，構成對兩原告“行走的紳士（右）”商標侵害的主張難以成立。因此，根據《馳名商標司法解釋》第三條第（二）項“被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對于所涉商標是否馳名不予審查”的規定，法院對于“行走的紳士（右）”商標是否馳名不予審查。

關于“JOHNNIE WALKER”商標可否認定為馳名商標。法院認為，根據《商標法》第十四條、《馳名商標司法解釋》第四條、第五條的規定，本案中應當根據使用商標的商品的市場份額、銷售區域、利稅等、商標的持續使用時間、宣傳或者促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域范圍、商標曾被作為馳名商標受保護的記錄、享有的市場聲譽以及可以證明該商標已屬馳名的其他事實。來綜合判斷在涉案被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生時，“JOHNNIE WALKER”商標是否馳名。為認定原告商標是否屬于馳名商標，法院從多個角度進行了審查，包括原告“JOHNNIE WALKER”商品的市場份額、商標使用、宣傳情況、市場聲譽的等方面。

本案中，原告提供的證據證明：1.使用“JOHNNIE WALKER”商標的“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒在中國威士忌市場占有較高的市場份額；2.“JOHNNIE WALKER”商標自1958年已經注冊并使用至今，其在中國的使用時間已經超過了五十年；3.從1954年起，在中國就已有使用“JOHNNIE WALKER”商標的“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒的廣告宣傳，而2004至2009年間，“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒的廣告和推廣費用近8億元；4.使用“JOHNNIE WALKER”商標的“JOHNNIE WALKER”系列威士忌酒在各種競賽中獲獎，“JOHNNIE WALKER”商標也躋身全球百強品牌；5.使用“JOHNNIE WALKER”商標的“黑牌”威士忌酒多次被行政、司法部門認定為知名商品，可見“JOHNNIE WALKER”商標已為相關消費者所熟知。上述事實互相印證，足以證明在被告碧爽公司將“JOHNNIE WALKER”文字在第3類化妝品等商品上申請商標前，“JOHNNIE WALKER”商標已為中國境內相關公眾廣為知曉。綜上，根據《商標法》第十四條、《馳名商標司法解釋》第四條、第五條的規定，法院判定，“JOHNNIE WALKER”商標屬于馳名商標。

法院經審理后認為，“JOHNNIE WALKER”商標具有較高顯著性，已為中國境內的相關公眾廣為知曉，屬于馳名商標；其次，被告肖紹力經營的力生雜貨店銷售商品中包括了酒類和化妝品，可見酒類和化妝品商品所對應的相關公眾是重合的；再次，被告碧爽公司、永如公司在庭審中明確表示其使用“JOHNNIE WALKER”文字的目的是為了提高商品檔次。鑒于在被告碧爽公司將“JOHNNIE WALKER”文字在第3類化妝品等商品上申請商標前，涉案“JOHNNIE WALKER”商標已屬馳名商標，故被告碧爽公司、永如公司在涉案商品上使用“JOHNNIE WALKER”文字的行為具有傍名牌的故意；最后，被告碧爽公司、永如公司將“JOHNNIE WALKER”文字使用在涉案商品上，足以使相關公眾對使用“JOHNNIE WALKER”文字的商品來源產生誤認，足以使相關公眾認為涉案商品與兩原告的“JOHNNIE WALKER”商標之間存在特定聯系，容易導致相關公眾的混淆。因此，本院認為被告碧爽公司、永如公司在其生產、銷售的涉案商品上使用“JOHNNIE WALKER”文字的行為，屬于《商標法》第十三條第二款規定的，在相同或者不相類似商品上復制他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的侵權行為。被告碧爽公司、永如公司應當就此承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。此外，被告肖紹力作為零售行業的經營者，其也應當知道“JOHNNIE WALKER”商標具有較高的知名度，但被告肖紹力沒有盡到合理的注意義務，導致侵權商品“漢之韻潤膚橄欖油”的對外銷售，故應當承擔賠償兩原告經濟損失的民事責任。據此，法院于2011年5月20日做出上述一審判決。另據了解，在上訴內，三被告均未提起上訴。

據何淵法官介紹，本案是繼“舒膚佳”、“星巴克”案件后，上海法院認定的第三起馳名商標案件，也是《馳名商標司法解釋》頒布后，上海法院認定的首例馳名商標案件。

何放律師向本刊記者表示，在過去幾年中，司法“認馳”曾經出現過多、過濫的現象，以至舞弊事件頻發，各類糾紛不斷，其中部分案件經媒體曝光之后，招致了社會各界的強烈不滿。為了規范法院系統在審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件中的“認馳”行為，最高人民法院專門下發了《馳名商標司法解釋》，將基層法院的馳名商標認定權上收，規定各級中級人民法院在作出馳名商標認定后必須報省、自治區、直轄市高級人民法院復核，并報最高人民法院備案。自該司法解釋頒布以來，全國各級法院在馳名商標認定方面的案件全面收緊，法官馳名商標的判定亦格外謹慎。因此，本案的判決更加具有典型示范意義。

全球化的知識產權管理策略

帝亞吉歐公司北亞地區知識產權顧問甄書琦女士在接受本刊記者時說，帝亞吉歐（黛爾吉奧）公司總部設在倫敦，并在世界各國設立了一百多家分支機構。作為一家國際性知名企業，帝亞吉歐公司長期以來都十分重視維護其在全球的品牌形象。帝亞吉歐一直相信品牌是企業延續和發展的核心。經過多年的發展，帝亞吉歐公司已形成了成熟的品牌建立、發展和保護體系，在知識產權管理方面亦擁有一套全球統一的管理策略，其核心內容主要包括以下幾個方面：

（一）知識產權檔案全球系統化管理。建立起專人負責的、完備的、位于世界各地的本公司知識產權顧問都可以隨時進入的且不斷更新的知識產權檔案庫。所有知識產權包括有效保護期、續展、轉讓、變更、許可等信息都能得到及時的查詢和更新。

（二）重視合同中知識產權條款的制定。在所有的合同中都有知識產權條款，尤其對商標標識的提供和使用、商品或服務質量監督、知識產權歸屬、糾紛責任承擔、違約責任承擔、合同解除、終止后知識產權的處置、剩余貨物的銷售期限、剩余商標標識如何處理等等條款在所有類型的合同中都有詳細的規定。

（三）重視品牌信譽，不輕易授權知識產權許可。所有的知識產權許可都必須經過全球負責和精通各品牌精神的品牌管理總監和法律顧問的批準。拒絕任何有可能違背品牌精神或者給品牌信譽帶來風險的許可使用要求，無論其可能的利潤有多大。

（四）嚴格知識產權使用管理。重視對品牌信譽的維護和知識產權專用權的保護，尤其是約定所有的公司人員都有維護品牌信譽的責任。以任何方式投放到市場的廣告等促銷材料和以任何方式進行的市場活動都必須經過知識產權顧問的審核。

（五）重視知識產權的取得，也重視不侵犯他人的知識產權。公司的知識產權顧問與公司技術和品牌的創新部門和市場部門都建立了系統的緊密的溝通程序。在品牌的延伸或新品牌的創立的每一個步驟里都經過知識產權顧問的參與和審核。知識產權顧問負責確保公司及時取得合適的和合理的權利。

談到公司在本案中遇到的主要難點時，甄書琦女士表示，最大的困難是證據收集的工作量非常大，而公司的人手永遠都顯得不夠。并且，帝亞吉歐公司在全球分支機構龐大，不同品牌歸屬各地不同公司所有。當遭遇侵權時，有關機構要求提供各相關公司的授權文件，以證明同屬一個體系，而要做到這一點，往往需要耗費較長時間，因此，有時難免導致錯過最佳的取證時機。