功能性限定權利要求的審查及侵權判定標準辨析

《審查指南》與《解釋》貌似矛盾，其本質追求卻具有一致性，兩者之間是彼此呼應的關系。依據我國產業發展狀況并比對美國及歐盟的立法情況，我國當前的規則體例是合理必要的。

2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(下稱《解釋》) 第四條規定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”。

2010年版《專利審查指南》（即目前應用的版本，下稱《審查指南》）規定：“通常，對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能性或者效果特征來限定發明才可能是被允許的。對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”。

于是有觀點認為：依據《審查指南》，功能性限定權利要求保護范圍覆蓋所有的實施方式，與《解釋》規定的具體實施方式及其等同方式相矛盾，應仿效美國的做法，將“功能性限定”的審查標準與侵權判定標準統一為具體實施方式及其等同方式。也有觀點認為：在審查程序中依據覆蓋所有實施方式的標準從嚴掌握，在侵權判定中依據具體實施與等同方式的標準進一步壓縮保護范圍，從而通過不利于專利權人的規則的運用來達到限制功能性限定使用的目的。還有觀點認為：《審查指南》及《解釋》的實質是一樣的，都是指具體實施方式及本領域技術人員不經創造性勞動就能得到的實施方式?？芍^各家之言、見仁見智，眾說紛紜，足可說明這一問題具有不同一般的復雜性和敏感性。

就此，筆者的觀點是：《審查指南》與《解釋》貌似矛盾，其本質追求卻具有一致性，兩者之間是彼此呼應的關系。依據我國產業發展狀況并比對美國及歐盟的立法情況，我國當前的規則體例是合理必要的。

一、功能性限定概述

功能性限定就是指以功能或效果來限定權利要求中的技術特征。在特定領域（或情形）中，功能性限定能夠比結構或方法更加簡潔或恰當的對技術特征進行限定，比如：在電學領域，對于不涉及物理結構改進的發明，使用結構、連接方式或信號傳輸的方式來撰寫權利要求將非常困難，而將產品分成具有各自功能的模塊，以功能限定的方式來撰寫就會很好的解決這一問題。因而，功能性限定的撰寫方式更多地出現在電學、通信等領域。

如果僅從字面意義來看，功能性限定的特征應該覆蓋能夠實現同樣功能或效果的所有實施方式，因而，采用功能性限定撰寫的權利要求如果不加以合理限制就會具有不合理寬泛的保護范圍。在這一點上，功能性限定與上位概念概括、整類產品概括等撰寫方式就具有本質的區別，后者概念的外延是相對封閉式的，具有穩定性，而功能性限定的概念外延則是開放式的，不僅覆蓋申請日前現有技術存在的實施方式，還能涵蓋申請日后由于技術發展所帶來的新的實施方式。顯然，如不合理規制，功能性限定權利要求一經授權會將許多不應予以保護的內容納入其保護范圍；尤其是，如果功能性限定的對象是創新或新興技術，將嚴重阻礙技術的改進與創新，而這恰恰是與《專利法》的立法精神背道而馳的。

不難看出，功能性限定是因為技術發展和申請撰寫的實際需求而出現的，也因為語言表達本身存在的問題（也可說是缺陷）而引發的一系列麻煩，并因而產生各家觀點的爭鳴。

二、美國、歐盟以及我國對于功能性限定的規定簡介

（一）美國

功能性限定的撰寫方式發端于美國，因而有必要對其立法歷程加以回顧。

美最高法院在20世紀50年代以前并不贊成在權利要求中采用功能性限定，尤其禁止對組合發明的核心部分運用功能性限定的撰寫方式。美最高法院的上述立場遭到美國專利律師界的激烈反對，1952年，美國國會在制定《專利法》時采納美國專利律師界的意見，加入著名的美國《專利法》第112條第6款。該條款規定：“組合權利要求中的某項特征可以表述為實現某種特定功能的手段或步驟，而不必描述支持其功能的結構、材料或動作，且該權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書中記載的相應結構、材料或動作及其等同物”。

美國《專利法》生效后，美國專利局認為該條款僅適用于功能性限定的侵權判斷，不適用于專利的審查與無效程序，因而還應按所有實施方式的標準進行專利審查。這一觀點得到原美國海關與專利上訴法院的認可，直到1982年美國聯邦巡回上訴法院成立。美國聯邦巡回上訴法院認為：《專利法》第112條第6款同樣應該適用于專利審查。

1994年2月14日，美國聯邦巡回上訴法院就Inre Donaldson一案以該院全體法官參加的大法庭方式做出判決，要求美國專利局改變立場，按照“說明書記載的具體實施方式及其等同物”的原則進行功能性限定特征權利要求的審查。同年4月20日，美國專利局在公報上發布公告對其審查原則進行了調整，其《審查程序手冊》規定：“任何技術特征均可以采用手段或步驟加功能限定的方式進行描述，功能性限定涵蓋了說明書中的所有實施方式及其等同方式”，從而結束了長達四十多年的爭議。

（二）歐盟

歐盟對于功能性限定專利審查的原則是按照覆蓋所有的實施方式的標準，其《審查指南》指出：“權利要求必須按照‘發明的技術特征’形式撰寫。沒有必要每個特征都以結構限定的方式撰寫，可以采用功能性特征，條件是本領域普通技術人員在不花費創造性勞動的情況下，就能想到實現該功能的一些手段”。對于功能性限定權利要求保護范圍的解釋，歐盟則沒有做出特別指引。以歐盟成員國之一德國為例，德國的審查標準及侵權判定標準均為功能性限定特征覆蓋了所有實施方式，對于保護范圍不合理寬泛的專利將通過無效程序解決。

（三）中國

依據《解釋》，功能性限定權利要求的保護范圍是說明書記載的實施方式及其等同方式。依據《審查指南》，功能性限定應盡量避免使用，只有在結構或方法無法描述或使用功能性限定更恰當，且該功能性限定能夠得到說明書記載的方式及本領域慣常手段直接驗證的情況下才能使用。功能性限定應理解為覆蓋了能夠實現同樣功能或效果的所有實施方式。

三、我國專利審查與侵權判定中關于功能性限定的規定合理且必要

就我國而言，專利審查階段與侵權判定階段對功能性限定的規定在本質追求上是一致的，依據我國產業狀況并借鑒各國經驗，當前規則體例具有合理必要性。

（一）二者屬不同性質的規范體系，各司其職

《審查指南》是國家知識產權局依據《專利法實施細則》第122條之授權制定的行政規則，其前言部分明確指出該指南制定目的是“為了客觀、公正、準確、及時地依法處理有關專利的申請和請求”，而專利保護范圍的解釋則屬于專利侵權判定的范疇，專屬于法院職權范圍。因而，就像《解釋》不能適用于專利審查一樣，《審查指南》應適用于專利審查及無效程序，而不能當然地運用于保護范圍的解釋。按照《審查指南》的審查標準獲得授權的功能性限定權利要求不能當然地認為其保護范圍涵蓋了全部實施方式。

當某項專利申請通過審查并得到授權，一項專利權便隨之確立，因而也就有了專利權的保護范圍，但是，應該注意的是：此時的專利權保護范圍的確立是專利申請得到授權的一個必然結果，盡管專利審查會對專利權的保護范圍具有直接的影響，但這與對專利權保護范圍所進行的司法解釋是完全不同的。就邏輯的角度而言，覆蓋所有實施方式是我們進行審查的標準，但不能因此而推論說，依據此項標準審查通過的權利要求就一定在實際上覆蓋了所有的實施方式。

綜上所述，“覆蓋所有實施方式”的審查標準和“實施方式加等同方式”的保護范圍解釋原則各自屬于不同性質的規則體系，二者各司其職，不應僅以其文字描述是否相同來作為二者是否一致的判別標準，所以，兩者之間其實并不存在不一致或“二元論”的問題。

（二）二者在本質追求上具有一致性

專利權保護范圍解釋的原則應該是專利權人與社會公眾兩者利益的平衡，需要合理界定專利權的保護范圍，或者說，專利權人所能獲得的專利保護范圍應該與其對社會的貢獻相適應，即與其向社會公眾披露或傳播的技術信息及創造性勞動相一致。如前所述，功能性限定特征因其自身固有的本質（或者說缺陷），如不加以合理限定，功能性限定權利要求便將擁有不合理寬泛的保護范圍。專利權人將可以通過僅僅選擇功能限定特征的撰寫方式而不是向社會貢獻更多的技術創意就可以獲得更大的保護范圍，這當然是不合理、不公平的。

因而，《解釋》規定功能性限定權利要求的保護范圍是說明書記載的實施方式與等同方式（也就是權利人的實際貢獻）是對功能性限定權利要求的合理限定，并非是對專利權人的懲罰或者有意不利于專利權人。

《審查指南》則是通過兩個層次對功能性限定進行規制：（1）功能性限定應盡量避免，只有滿足相關條件才被允許采用；（2）功能性限定特征應被理解為覆蓋了實現相同功能或效果的所有實施方式。

從表面上看，相對于美國、歐盟，我國《審查指南》對于功能性限定的限制是最多的，但因此就說其他國家限制少則是沒有注意到問題的實質。以美國為例，美國以《專利法》第112條第6款明確允許功能性限定特征的采用，但實際上，該規定給出功能性限定的保護范圍是具體實施例及其等同方式，并且，法院在實際應用的過程中通過對等同方式的解釋等措施壓縮功能性限定的保護范圍，以至于在某些情況下，采用功能性限定的方式所獲取的保護范圍反倒比采用結構或方法撰寫的范圍還要小。因而，從某種意義上講，《審查指南》無非是以文字形式明確表明了限制采用功能性限定的態度而已。盡量避免使用功能性限定具有現實意義，因為，如果專利權人紛紛選擇功能性限定以期望更大的保護范圍，做一個極端的假設，如果所有的權利要求都采用此種方式，那么，權利要求的保護范圍將以說明書而不是權利要求書為準，權利要求書也就失去了存在的意義。所以，明確表明盡量避免采用功能性限定的態度是十分必要的。

將功能性限定特征理解為覆蓋了所有的實施方式作為審查標準，與具體實施方式加等同方式的標準相比較而言，其實質區別在于：按照第一種標準，如果審查員檢索出實現相同功能或效果的實施例，則可以指出該申請缺乏新穎性/創造性。這樣，如果申請人想通過審查的話，就必須將相應的結構或方法特征甚至是實施例限入權利要求書內，也就是說，把現有技術的內容排除于權利要求之外。

這樣，雖然專利權人獲得授權的過程變得不容易，但不會因此受到實質性的影響。同時，卻可以使權利要求書所公示的權利保護范圍盡可能地逼近專利權人應該得到的專利保護范圍，從而保證權利要求書的公示作用，并給后續的專利保護帶來法律上的確定性。從專利申請文件的發展歷程來看，在專利發展的初始階段，世界各國是以說明書來界定保護范圍。因為說明書內容龐雜，致使保護范圍難以界定，從而產生了權利要求書。于是，以權利要求書為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求成為很多國家立法的準則。因而，對權利保護范圍的公示作用是權利要求書得以存在的基礎，而覆蓋所有實施方式的審查準則恰好可以使權利要求書的公示作用或者說專利保護的法律確定性得以保持，從而更好、更明了的界定侵權與不侵權的界限，保護社會公眾與專利權人的利益。

由以上分析可知，兩者雖然具體內容不同，但在本質追求上卻是協調一致的。

（三）二者組合具有更強的一致性和可操作性

如果審查及侵權判定都采用“實施方式加等同方式”的標準，一方面，會存在審查程序及司法程序對于同一個權利要求中的本來就難以判定的“等同”的二次判斷。因為，何謂“等同”，其含義和判定標準是什么？這個問題，即便對于美國而言，也是一個非常難以清晰判定的問題。因而，經過兩道程序，由不同的人來對同一個難以判斷的概念進行判斷時，便存在難以保證一致的問題。另一方面，審查程序及司法程序中進行“等同”判斷的時間點是否一致也尚存爭議。審查程序中作為判斷主體的是“本領域的技術人員”，《審查指南》對“本領域的技術人員”的定義確定了其如果需要進行“等同”判斷，則其判斷的時間點應是申請日；而侵權判定中作為判斷主體的是法官，那么其在進行“等同”判斷時的時間點應當是什么？目前似乎并未予以明確答案，就筆者所知，在美國，判斷被控侵權技術實現權利要求中所記載功能性限定特征的方式是否與說明書中披露的實現該功能的具體方式是否等同時，其采用與等同原則相同的判斷標準，但是僅限于在授予專利權所屬領域中的技術人員能夠認識到的等同。也就是說，美國在侵權判斷中，認定“等同”的時間點為授權日。而在歐盟各國，也存在不同的傾向，例如，德國傾向于優先權日，英國傾向于公開日，而荷蘭和法國則傾向于侵權日，這樣一來，兩個“等同”的判斷就更加難以一致。

于是，這樣做的結果是：兩個標準盡管在表面上做到了文字描述的相同，卻可能帶來實質上的不一致，進而造成權利保護范圍的不確定。

相反，在審查階段采用覆蓋所有方式的標準，在侵權判定階段采用說明書中記載的實施方式及其等同方式則可以規避這一問題，結果是：表面上的不同帶來的是對權利保護范圍解釋實質上的統一。

前文提到，《審查指南》對于功能性限定權利要求的規定是：權利要求中盡量避免采用功能性限定，并且以所有實施方式為標準進行審查。就審查實踐而言，什么情況下可以采用功能性限定，什么情況下不可以，又是一個難以判定的問題。而采用全部實施方式的審查方式則可以最大限度地促使申請人盡可能地采用功能限定以外的方式（如結構特征）來描述權利要求，從而保證權利要求書的清晰與準確，就此意義而言，采用全部實施方式的審查標準具有更強的可操作性。

同時，以《審查指南》規定的標準進行審查，還會促使申請人盡可能多并且詳細的在說明書中論述具體的實施例，因為按照覆蓋所有實施方式的審查標準，要想使權利要求書得到說明書的支持，尤其是對于以功能性限定描述發明點的申請，申請人必然會盡可能多的對具體實施例進行描述，這樣就會使其說明書更加詳實、完備與全面，進而更好的促進技術信息的傳播以及科技的進步。

以此觀之，兩者組合可以在實際上具有更強的一致性、可操作性，并有助于說明書的內容充分與詳實。

（四）目前的審查與侵權判定模式合理而必要

如前所述，歐盟的做法實際上表明：功能性限定特征應該按照所有實施方式的標準審查，至于保護范圍的解釋則沒有做出指引。依據《歐洲專利公約》的規定，審理歐洲專利侵權糾紛的是成員國法院，確定歐洲專利保護范圍以及保護方式，主要由成員國的法院來確定。盡管其試圖通過“《歐洲專利公約》第69條解釋議定書”統一成員國確定專利保護范圍的做法，但實際上，文化和歷史的差異也會導致各國對專利保護范圍的解釋存在較大差異。換句話說，保護范圍的解釋可以不限于一種標準，歐盟各國可以根據自身的實際情況來確定。

美國專利界對于功能性限定特征審查與保護范圍解釋標準的爭執，雖然以美國專利局向美國聯邦巡回上訴法院妥協的方式結束，但是，如此漫長而激烈的爭議則難以說明美國《專利法》第112條第6款是成功的立法。

值得關注的是：直至美國專利局改變立場之時，美國聯邦巡回上訴法院也并沒有提出壓倒性的依據來支持其觀點，只是一個利弊權衡的結果。那么，鑒于法院在司法程序中所擁有的最終發言權的特定地位，美國專利局是否“違心”地接受聯邦法院的觀點，我們無須去探求。但是，必須要清楚的一個事實是：在美國專利局接受美國法院的觀點之時，美國已經在電學、通信等領域的技術研發方面取得了無可動搖的領先地位與競爭優勢，因而，美國可以選用“具體實施方式加等同物”的標準來審查專利申請，使專利權人容易獲得并保有專利權從而鞏固美國在上述領域的領先地位，同時，再利用該原則對保護范圍進行壓縮性限制來保證功能性限定的采用不至于阻礙技術的創新與發展。

但是，以我國目前相關產業的實際發展狀況而言，我國還尚未達到足以與美國及其他發達國家相抗衡的水平，更不要說具備領先的地位。因而，我國目前的情形與1994年前的美國相同或類似，應仿效美國將兩者的內容相同為“具體實施方式與等同物”的說法，是不顧客觀實際，僅僅單純的探討法律理論模型的做法，而此種做法，將有害于我們做出正確的判斷與選擇。

四、結語

審查標準是專利局行政規范，保護范圍解釋規則是法院司法依據，二者各司其職，內容相同與否不能作為二者是否一致的判定依據。

究其實質，我國《審查指南》及《解釋》在本質追求上是一致的，均是對功能性限定權利要求的合理限制，而在實際操作的層面上，也具有很好的可操作性，二者實際上是互為表里、彼此呼應的關系。

得到應該與付出成正比，這也就是公平的實質。不能因為專利權人僅僅是選擇了功能性限定的撰寫方式就因之而獲得不合理寬泛的保護范圍，這就是各國審查以及立法對功能性限定保護范圍加以限定的原因。對于專利權人的有效保護應建立在公平合理的基礎上，也只有在此基礎上，才能談到有效與否。無論是保護專利權人的利益，還是社會公眾的利益，最終目的都應是更好地促進社會科技的進步與發展。

對于功能性限定的規制，應充分借鑒（而不是照搬）他國經驗并將自身的產業發展狀況作為重要的決策依據，因而，我國現行體例具有合理及必要性。這也就是說，當我國在通信、電學等功能性限定特征廣泛應用的領域處于世界領先地位的時候，或許正是我們考慮改變相關規則的時候。