如何應對以公知常識評價創造性

劉淑珍 中國人民大學 北京 100872

1.公知常識與判斷創造性的“三步法”的關系

《專利法》規定創造性是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。而《專利審查指南》規定判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷與現有技術相比發明是否顯而易見。而判斷是否顯而易見則通常采用“三步法”：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明與最接近的現有技術的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷現有技術中是否給出將區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決該技術問題的啟示，若存在，則發明是顯而易見的。

并且，《專利審查指南》還列舉了存在技術啟示的例子：當區別技術特征為公知常識，例如，本領域中解決該實際解決的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該實際解決的技術問題的技術手段時，通常認為存在技術啟示，因而發明是顯而易見的，不具有創造性。由此可知，以區別技術特征為公知常識否定創造性只是一種“三步法”的簡易判斷模式，它依然得遵循“三步法”。因此，我們在面對以區別技術特征為公知常識否定創造性的審查意見時，可以從“三步法”來挖掘對審查意見的答復角度，并以此進行答復。

2.答復角度

2.1 基于“技術領域”進行答復

“三步法”的判斷主體是本領域技術人員，因此公知常識也應該具有領域屬性，即公知常識應該是本領域技術人員的公知常識。有些技術手段對于技術領域A的技術人員來說是公知常識，但對于技術領域B的技術人員來說卻不是。以下以一具體案例來說明對審查意見如何答復。

案例1

申請號為201410711487.4的發明專利申請的權利要求1保護一種基于智能手環判斷籃球動作的方法，其特征在于，包括如下步驟：

S1.設置籃球動作對應的傳感器捕獲的加速度值區間及智能手環的振動幅度，每一籃球動作對應一加速度值區間及振動幅度；

S2.利用用戶在運動時所佩戴的被開啟的智能手環中內置的能夠獲取3個方向加速度的三軸陀螺儀傳感器，實時捕獲智能手環的實時加速度值及振動幅度；

S3.根據實時加速度值及振動幅度判定籃球動作;

其中，所述籃球動作包括跳起、投籃、突破、搶斷及籃板；……

審查意見認為，對比文件1公開了一種同屬于運動領域的體感游戲動作指導系統及方法，對比文件2公開了一種藍牙手環娛樂控制系統，基于對比文件1與對比文件2公開的內容，本申請的區別技術特征，即通過手環內置的傳感器建立加速度值和振動幅度與籃球運功之間的對應關系以實現籃球動作的自動判定，屬于本領域的公知常識，因而不具有創造性。

針對審查意見，申請人提出對比文件1雖然提到了通過動作比較來進行標準動作的認定，然而其場景只是一種游戲場景，并非籃球運動，并不能因為對比文件1公開了游戲領域的不同運動的標準動作與動作參數的對應關系，則認為區別技術特征為本領域的公知常識。因為在籃球運動領域，不同運動的標準動作對應的動作參數，例如如何通過一個籃球動作的加速度和振動幅度來確定該動作到底是投籃、搶斷或籃板，業內尚無先例可循；并且，對籃球運動領域設定不同標準動作對應的運動參數是很復雜的事，而全世界最先進的NBA聯盟目前都還是人為進行籃球動作認定，這就足以說明在技術上是一件并不容易實現的事情。最終，審查員接受了申請人的意見。

在案例1中，申請人通過充分說理來證明區別技術特征雖然是對比文件1中的公知常識，但是在本領域不僅尚不存在，而且技術上并不容易實現，因此并非本領域的公知常識。由案例1可知，即使是同屬于運動大領域的相近領域，但是只要是不同領域，我們都可以考慮從領域轉用這個角度來證明區別技術特征不是本領域的公知常識，例如區別技術特征從A領域應用到B領域是否符合B領域的習慣，或者是否有應用難度，即是否容易實現。

2.2.基于“技術問題”進行答復

從“三步法”的第三步“判斷現有技術中是否給出將區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決該技術問題的啟示”可看出，判斷區別技術特征是否為公知常識，并非只是單純地判斷該特征本身是否公知，而是要判斷用該特征解決技術問題是否是公知。因此，我們可以從技術問題這個角度來答復此類審查意見。

案例2

要求保護的發明申請涉及一種印刷設備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。審查員直接用“三步法”得出的區別特征是部件A 采用不易變形的材料B，并且認為發明實際解決的技術問題是如何使部件A不易變形，材料B 是一種常見的不易變形的材料，因此部件A 采用不易變形的材料B 是本領域技術人員的公知常識。對此，申請人答復，發明實際解決的技術問題是“部件A易變形引起的印刷時紙張跑偏”的問題，發明人發現引起“印刷時紙張跑偏”的根本原因是“部件A 的變形問題”，而本領域技術人員在此之前并不知道“印刷時紙張跑偏”的根本原因。因此采用不易變形的材料B 來制造部件A 以解決印刷時紙張跑偏這個技術問題并非公知常識。

在案例2中，技術問題本身并不容易發現，因此這個技術問題即帶來了創造性，此時即使解決這個技術問題的手段再公知，用這個手段來解決這個技術問題也是非顯而易見的，因為倘若不能發現這個技術問題，本領域技術人員是不會有動機將該手段應用到現有技術中的。可見，在答復區別技術特征為公知常識的審查意見時，可以分析發明申請實際解決的技術問題是否容易發現，若不容易發現，則用區別技術特征解決該技術問題并非公知常識。

2.3. 基于“發明思路”進行答復

“三步法”事實上是重構發明形成過程，體現完整的發明思路的過程，因此我們可以通過整體分析本發明與現有技術的發明思路的不同，進而確認發明的發明點以及其與公知常識在技術手段和技術效果上的不同。因此，要注意的是，在比較區別技術特征與公知常識的差異時，不應孤立地對待區別技術特征，而要從整體上考慮發明技術問題、技術手段以及技術效果。

案例3

申請號為201410229429.8的發明申請的權利要求1為一種固定激光二極管的方法，所述激光二極管包括激光芯片、用于為激光芯片散熱的導熱基底和用于為激光芯片供電的引腳，其中激光芯片固定于導熱基底頂面上，引腳從導熱基底的底面穿出，其特征在于，包括步驟：

……

使導熱粘結劑固化。

審查意見認為權利要求1與對比文件1的區別技術特征為：將導熱粘結劑置于激光二極管的導熱基底與所述第一導熱底板之間的縫隙處并與該縫隙接觸，所述導熱粘結劑與激光二極管的導熱基底和第一導熱底板表面的接觸角小于90度。對本領域的技術人員來說，區別技術特征是常規技術手段，因此權利要求1不具有創造性。

而申請人指出對比文件1是直接通過導熱粘接劑來實現導熱基板與第一導熱底板的固定，而權利要求1是在將激光二極管與第一導熱底板相對固定之后執行上述區別技術特征來實現導熱基板與第一導熱底板的固定，兩種固定的思路完全不同。在權利要求1中的思路中，由于在相對固定之后，在縫隙處的導熱粘結劑與激光二極管的導熱基底和第一導熱底板表面的接觸角小于90度，所以導熱粘接劑與導熱基底和第一導熱底板的表面是浸潤的關系，由于先將導熱基板與第一導熱底板相對固定以及上述浸潤關系，所以導熱粘接劑是利用毛細作用吸入到導熱基板與第一導熱底板之間的縫隙中，從而使得導熱粘接劑的使用量最小，導熱效果最好。由此可見，權利要求1與對比文件1的發明思路完全不同，本領域技術人員不能從對比文件1與公知常識中得到先將導熱基板與第一導熱底板相對固定，再將有浸潤關系的導熱粘接劑置于兩者縫隙中以使得導熱粘接劑的使用量最小的技術啟示，因此權利要求1是非顯而易見的，具有創造性。最終，審查員接受了申請人的意見。

案例3的啟示在于，有時候不要把注意力過于集中在區別技術特征是不是公知常識上，而應該回歸到“三步法”上來判斷是否存在技術啟示，例如，可以從發明申請整體的技術方案來分析本申請的發明思路與現有技術的差異，如果發明思路完全不同，那么就不能從現有技術中得到技術啟示。

結語

針對“將區別技術特征認定為公知常識”的審查意見，筆者通過梳理公知常識與判斷創造性的三步法的關系，提出可以從技術領域、技術問題以及發明思路三個方面來進行答復，并結合具體案例進行闡述，以期為申請人答復此類審查意見提供參考借鑒。