無效程序中馬庫什權利要求的修改方式探討

《專利審查指南》（2010版）規定，在無效宣告請求審查階段，發明和實用新型專利文件的修改應僅限于權利要求書，其遵循的基本原則是：1.不得改變原權利要求的主題名稱;2.與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍;3.不得超出原說明書和權利要求書中技術特征;4.一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。在具體修改過程中，在滿足以上基本原則的前提下，修改過程中的方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。其中權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征。

馬庫什權利要求作為一種特殊類型的權利要求，在無效程序中的修改也應遵循上述原則。然而，在實際應用過程中，尤其是采用刪除馬庫什概括化學通式中的某些基團的方式進行修改時，往往因這類權利要求的特殊性使得其修改合法性存在分歧。以下通過北京萬生藥業有限責任公司（以下稱“萬生公司”）和國家知識產權局專利復審委員會、第三人第一三共株式會社的發明專利權無效行政糾紛案為例進行說明。

案情回顧

第一三共株式會社系名稱為“用于治療或預防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”、專利號為9712634.7的發明專利權利人。該專利授權公告的權利要求書中僅包含一條權利要求，其為馬庫什權利要求：1. 一種制備用于治療或預防高血壓的藥物組合物的方法，該方法包括將抗血壓劑與藥物上的可接受的載體或稀釋劑混合，其中抗血壓劑為至少一種如下所示的式（I）化合物或其可作藥用的鹽或酯，

其中：R1代表具有1至6個碳原子的烷基;R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6個碳原子的烷基;R4代表：氫原子;或具有1至6個碳原子的烷基;R5代表羧基、式COOR5a基團或式-CONR8R9基團，其中R8R9相同或不同并各自代表：氫原子;含有1至6個碳原子的未被取代的烷基;含有1至6個碳原子的被取代的烷基，該烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代;或R8和R9一起代表含有2至6個碳原子的被取代的亞烷基，該亞烷基被一個其烷基部分含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代;以及其中的R5a代表：含有1至6個碳原子的烷基;烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6個碳原子;烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6個碳原子;（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環戊烯-4-基）甲基;或2-苯并[c]呋喃酮基;R6代表氫原子;和R7代表羧基或四唑-5-基。

2010年4月23日，萬生公司針對該專利向專利復審委員會提出無效宣告請求。第一三共株式會社針對該請求陳述了意見，同時對權利要求進行了修改，其中包括：刪除了權利要求1中“或其可作藥用的鹽或酯”中的“或酯”;刪除了權利要求1中的R4定義下的“具有1至6個碳原子的烷基”;刪除了權利要求1中R5定義下除羧基和式COOR5a且R5a為（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環戊烯-4-基）甲基以外的其他技術方案。專利復審委員會進行口頭審理過程中，對于上述修改中關于“或酯”的修改予以認同，但對于R4和R5a定義下的修改不予接受。雙方對此均未提出異議，專利復審委作出第16266號決定，維持刪除“或酯”后的專利權有效。隨后，萬生公司和專利復審委員會就第16266號決定經過了一審、二審和再審的較量，最高院最終判定撤銷二審判決，維持一審判決，即對專利復審委員會針對第一三高株式會社關于“或酯”的修改予以認同，但對于R4和R5a定義下的修改不予接受的決定維持有效。

案情分析

上述案例中，專利復審委員會和萬生公司存在的分歧是前述修改是否符合《專利法》規定，這恰恰也是長期以來在無效程序中修改馬庫什權利要求時存在的典型爭議點，即：在無效階段，權利人可以采用什么方式修改馬庫什權利要求，刪除馬庫什方式撰寫的化合物權利要求中的化學通式基團，是否屬于刪除并列技術方案中部分技術方案的修改形式。對此，最高人民法院行政判決書中明確了以下觀點：1.馬庫什方式撰寫的化合物權利要求一直被視為結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。馬庫什權利要求限定的是并列的可選要素而非權利要求，應當符合《專利法》和《專利法實施細則》關于單一性的規定。馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。2.在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則，應當是“不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物”，但是同時也要充分考量個案因素。

那么，關于上述第2點中“不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物”，很多人會產生困惑：如何判斷修改后的一類化合物或單個化合物是否具有新性能和作用？化學領域發明專利申請審查存在諸多特殊問題，如化學發明是否能夠實施需要借助于試驗結果才能確認，有的化學產品需要借助于參數或者制備方法定義，已知化學產品新的性能和用途并不意味著結構或者組分的改變等。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任意選項，即使該刪除使得權利要求保護范圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由于是否因此會產生新的權利要求保護范圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利于維護專利確權制度穩定。

由此可見，“不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物”其實可以理解為：當判斷修改后的權利要求是否為“新”的權利要求存在“不確定性”時，這種方式的修改即不被接受。

基于以上分析，在實際應用過程中，在無效階段修改馬庫什權利要求時，筆者認為可以采用類似于“新穎性判斷原則”判斷修改的合法性：以“權利要求的刪除”“技術方案的刪除”“權利要求的進一步限定”“明顯錯誤的修正”為修改前提，以“修改后的權利要求”與“授權權利要求書”作為對比雙方，以“授權權利要求書的記載范圍”為判斷基準，判斷“修改后的權利要求”相對于其是否具備新穎性。如果“一定不具備”新穎性，則該修改具有合法性;如果“不確定”是否具有新穎性，則修改不合法。其中“不確定”是否具有新穎性指的是：無法判斷修改后的權利要求中的“一類化合物或單個化合物是否具有不同于授權專利中記載的新性能或新作用”，這也是從馬庫什權利要求中進行選擇性發明的根本。

以上述無效訴訟糾紛案為例，“通式（I）化合物”“其可作藥用的鹽”“其可作藥用的酯”之間并非是馬庫什方式的概括，而是三個整體式技術方案的并列，且三者在藥學上的性能是對等的。因此，刪除“酯”屬于刪除式修改，修改后剩余的“通式（I）化合物”“其可作藥用的鹽”形成的一組化合物并未出現新的性能，修改后的權利要求“一定不具備”新穎性，因此，該修改具有合法性。

然而，對于“通式（I）化合物”而言，其是馬庫什方式權利要求。如《專利審查指南》所記載，如果一項馬庫什權利要求中的可選擇要素具有相類似的性質，則應當認為這些可選擇要素在技術上相互關聯，具有相同或相應的特定技術特征，該權利要求可被認為符合單一性的要求。這種可選擇要素稱為馬庫什要素。R4、R5a所選擇的各基團是馬庫什要素，具有相類似的性質，那么公眾根據該授權范圍判定的是各基團具有同等的性能。當刪除R4、R5后，形成了一組新的馬庫什化合物，第一，因缺乏實例驗證，無法直接判斷這組馬庫什化合物是否與原授權的馬庫什化合物具有不同的性能或作用，即修改后的權利要求“不確定”是否具有新穎性，因此，這種修改不被接受;第二，這種刪除導致的權利要求變化使得公眾能夠進行選擇性發明的基礎范圍發生了變化，甚至有可能使有效的選擇性發明在沒有經過任何創造性勞動被專利權人納入囊中，因此這種修改不符合專利法的立法宗旨。

可見，采用以上“新穎性判斷原則”，能夠更好地幫助專利權人在無效階段判斷針對馬庫什權利要求的修改是否合法。

“新穎性判斷原則”對馬庫什權利要求的撰寫啟示

既然在無效階段刪除要素時存在不合法的風險，那么就有可能出現一種情況：如果不刪除某些要素，權利要求無法克服創造性、不支持等缺陷;如果為了克服創造性問題刪除某些要素，該修改不被接受。

舉例如下：技術方案為一種具有如下通式的化合物：

其中R1為吡啶基;R2-R4分別為甲基、甲苯基或苯基，該化合物是用作進一步提高血液吸氧能力的藥物。如果將其僅作為一條權利要求1進行保護，假使無效階段請求人以證據中公開上述通式中R1為吡啶基、R2-R4均為甲基的化合物請求，以權利要求1缺乏創造性為由宣告專利權無效，那么專利權人就會面對以下難題：如果刪除通式中R2-R4均為甲基的馬庫什要素，保留R2-R4分別選自甲苯基或苯基的通式化合物，則采用新穎性判斷法無法判斷新形成的化合物組合一定不具有新穎性，那么這種修改方式不合法;如果不刪除通式中R2-R4均為甲基的馬庫什要素，權利要求1不具有創造性。

考慮到上述風險，在權利要求撰寫階段，應盡可能地將各馬庫什要素進行組合搭配，在多層級的從屬權利要求中進行保護。比如，針對上述化合物可以撰寫以下從屬權利要求：

權利要求2：如權利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲基或甲苯基。

權利要求3：如權利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲苯基或苯基。

權利要求4：如權利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲基或苯基。

權利要求4：如權利要求1所述的化合物，其特征在于，R2為甲基，R3為甲苯基，R4為甲苯基;或者，R2為甲基，R3為苯基，R4為苯基;或者，R2為甲基，R3為甲基，R4為甲基;或者，R2為甲苯基，R3為甲基，R4為甲基;………。

這樣，在無效階段，專利權人可以直接以刪除或合并的方式將權利要求1中的化合物修改為需要的馬庫什要素組合方式，不會存在修改不合法的風險。當然，在實際撰寫時，如果馬庫什要素的組合方式很多，則可以根據實際案例進行取舍或側重。

總結

通過上述分析，可以得到以下結論：

在無效階段修改馬庫什權利要求時，可以采用 “新穎性判斷原則”判斷修改的合法性：如果修改后的權利要求相比于授權權利要求“一定不具備新穎性”，該修改具有合法性;如果修改后的權利要求相比于授權權利要求“不確定是否具有新穎性”，該修改不合法。

為了盡量避免馬庫什權利要求在無效階段因無法修改被無效的情況發生，在撰寫馬庫什類型的權利要求書時，應該盡量多層級地設立從屬權利要求，在從屬權利要求中逐漸縮小馬庫什要素的選擇范圍，并形成各小范圍要素組合形成的各種技術方案。

關于上述第2點中“不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物”，很多人會產生困惑。

采用以上“新穎性判斷原則”，能夠更好地幫助專利權人在無效階段判斷針對馬庫什權利要求的修改是否合法。