外觀設計專利侵權訴訟中抵觸申請抗辯的審查

趙千喜

外觀設計專利侵權訴訟中抵觸申請抗辯的緣起和問題

在2008年專利法第三次修訂之前，我國專利法中并沒有規定外觀設計的抵觸申請。及至2008年專利法修訂時，有關外觀設計專利授權條件的規定有了很大的變動，其中一點便是增加了有關抵觸申請的規定。根據2008年《專利法》第23條第1款的規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。也就是說，如果就同樣的外觀設計存在在先申請，則即使該在先申請的公告時間在在后申請的申請日后，則仍將破壞該在后申請的新穎性，該在后申請就不能獲得授權。

從法條規定的措辭和目的看，第23條第1款主要是從專利授權角度出發，規定外觀設計專利授權時的審查問題。但根據《專利審查指南》（2010）的規定，在外觀設計專利申請的初步審查中，通常不進行檢索，審查員僅需要根據申請文件的內容及一般消費者的常識，判斷所要求保護的外觀設計專利申請是否明顯不符合《專利法》第23條第1款的規定。1由于對外觀設計專利的授權僅進行形式審查，且不存在申請文件預先公開的問題，有關抵觸申請通常是在在后申請獲得專利授權之后并被拿來起訴他人侵權時被發現的。但2008年《專利法》第60條在規定現有技術和現有設計抗辯時，卻又未明確規定抵觸申請可以作為不侵權的抗辯依據，加之第23條第1款將外觀設計的抵觸申請限定為“同樣的外觀設計”，并未規定在先的發明和實用新型專利申請可以構成外觀設計的抵觸申請，導致在有關外觀設計侵權訴訟中，對侵權人能否以在先申請的發明或實用新型作抵觸申請抗辯存在著較大的爭議。

抵觸申請抗辯和現有設計抗辯的聯系與區分

按《專利法》第23條第1款的規定，抵觸申請并非現有設計的下屬概念，而是與其平行的概念。一方面，抵觸申請和現有設計均是在專利申請日之前即已存在的設計，都具有破壞授權設計新穎性之效果，但另一方面，就公開的時間以及證據表現形態而言，兩者之間又存在著較大的差異。首先，就為公眾所知的時間而言，現有設計要求是在專利申請日之前即為公眾所知悉，抵觸申請的申請時間雖在授權設計的申請時間之前，但在授權設計申請日之前，該抵觸申請的內容并未對外公開，還處于不為公眾所知悉的狀態。其次，就證據的表現形態而言，現有設計既可以是圖書、期刊、報紙或網絡上公開展示的圖片或照片，也可以是產品實物，還可以是在先的專利文獻。而就抵觸申請而言，其特定地指向申請在先但公告在后的專利文獻，在證據表現形態上更為單一。

由于抵觸申請抗辯并非專利法和司法解釋明確規定的抗辯形式，而只是司法實踐中所認可的一種抗辯2，加之抵觸申請和現有設計具有破壞專利申請新穎性的共性特征，很多被訴侵權人在依據在先申請的發明或實用新型專利文獻提出抗辯時，并不能準確的區分到底是作現有設計抗辯還是作抵觸申請抗辯。而法院在處理被訴侵權人依據在先申請專利文獻提出抗辯時，做法也不盡一致。

在李健開訴黃澤鳳侵害外觀設計權糾紛案判決之后，多數法院認為，在侵權人提出的抗辯依據雖不屬于現有設計但構成抵觸申請時，仍可以比照現有設計抗辯對該抗辯事由進行審查。也有法院認為，對侵權人未明確主張抵觸申請抗辯時，法院不宜過多行事。在晉騰公司與袋袋酷公司侵害外觀設計專利權糾紛案中，晉騰公司申請再審稱，其提交的實用新型專利的申請日早于涉案外觀設計專利的申請日，且與涉案外觀設計專利于同日公開，構成對涉案外觀設計專利的抵觸申請。一審法院僅認為該證據不構成現有設計，未對其是否構成抵觸申請進行評價，屬事實認定不清。浙江高院再審認為，晉騰公司一、二審階段并未主張抵觸申請抗辯，在申請再審階段，其首次提出抵觸申請抗辯，依法不予理涉。3此外，也有法院判決直接認為，是否構成抵觸申請，是專利行政機關授予專利權需要審查的條件，對該問題的審查不屬于人民法院在民事侵權案件中的審理范圍，并據此駁回了侵權人的抗辯主張。4

由于一項外觀設計只能授予一項專利權，抵觸申請作為在專利申請日前已經客觀存在的在先設計，其損害了在后申請專利的新穎性，對抵觸申請參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判，無疑更符合專利法保護真正有效的發明創造的目的。同時，抵觸申請作為專利授權審查中的一個特殊概念，被訴侵權人可能并不能準確地把握抵觸申請抗辯與現有設計抗辯之間的異同點。從提高司法裁判效率、妥善解決矛盾糾紛角度考量，人民法院有必要在訴訟過程中對被訴侵權人的抗辯進行必要的釋明引導，以避免被訴侵權人依據現有設計抗辯失敗后，在之后的訴訟程序中再行主張抵觸申請抗辯。在被訴侵權人經釋明后仍不能在抵觸申請抗辯和現有設計抗辯之間作出選擇的，可以對被訴侵權人提交的在先申請證據是否構成現有設計或抵觸申請均給出分析，并在此基礎上作出裁判。

在先發明或實用新型專利申請可否作為抵觸申請抗辯的依據

在討論外觀設計侵權中的抵觸申請抗辯問題時，還涉及到一個比較突出的問題，即在先的發明或實用新型專利申請可否作為主張抵觸申請抗辯的依據。對此問題，實踐中也存在著兩種不同的裁判觀點。

一種觀點認為，根據《專利法》第23條第1款的規定，外觀設計的抵觸申請除需滿足申請日在涉案專利申請日之前外，在類型上還必須同樣為外觀設計專利，對被訴侵權人援引在先發明或實用新型專利申請抗辯的，不予支持。

在上訴人馬廣松與被上訴人曹連濤侵害外觀設計專利權糾紛一案中，山東高院認為，雖然對比專利的申請日在涉案專利的申請日之前，公告時間在涉案專利申請日之后，在時間上符合抵觸申請的要件，但是，抵觸申請除需符合時間要件外，還必須是同樣的外觀設計，本案上訴人主張的對比專利為實用新型專利，與涉案專利不屬“同樣的外觀設計”，故不構成對涉案專利的抵觸申請。5

在上訴人劉罕與被上訴人阮子清侵害外觀設計專利權糾紛案中，廣東高院認為，涉案專利為外觀設計專利，而對比文件為實用新型專利，且將被訴侵權設計與該對比文件進行比對，被訴侵權設計的加強筋呈單個折線型與相鄰兩立柱固定連接，而對比文件的加強筋呈連續折線形，兩者不構成實質相同，不屬于同樣的外觀設計。6對被訴侵權人提出的抗辯，廣東高院在否定實用新型作為外觀設計抵觸申請抗辯依據之余，還就對比文件設計與被訴侵權設計在設計特征上的區別進行了分析，并基于這兩個方面的原因而駁回了被訴侵權人的主張。

與廣東高院的處理方式類似，在上訴人合順公司與被上訴人億美公司侵害外觀設計專利權糾紛案中，浙江高院二審判決亦認為，合順公司提交的實用新型專利不能作為涉案專利的抵觸申請，且該專利附圖僅有一面視圖，無法認定與涉案專利設計是否構成近似，不能證明涉案專利在申請日之前已經公開過，合順公司的抵觸申請抗辯亦不能成立。7在該案中，法院也認為實用新型不能作為外觀設計的抵觸申請，并從實用新型附圖的完整性角度否定了其構成外觀設計抵觸申請抗辯的可能性。

另一種觀點則認為，在外觀設計侵權案件中，被訴侵權人依據在先發明或實用新型專利申請主張抵觸申請抗辯的，應予準許。

在原告力能照明公司訴被告僑治薩特照明公司、古鎮光代照明電器廠侵害外觀設計專利權糾紛案中，被告依據多份不同文件分別主張現有設計抗辯和抵觸申請抗辯，其中一份抵觸申請抗辯文獻為實用新型專利。原告抗辯該專利與原告涉案專利屬于不同權利，無法進行比對。廣州知識產權法院裁判認為，被告以實施抵觸申請中的技術方案或者外觀設計主張其不構成專利侵權的，可以參照現有技術或者現有設計抗辯的審查判斷標準予以評判?；诖?，法院對被告主張的實用新型專利說明書附圖與被訴侵權設計進行了比對。8

在之后的案件中，廣州知識產權法院繼續秉持了該種觀點。在原告四喜人玩具公司訴穆展玩具廠侵害外觀設計專利權糾紛案中，被告同樣以申請在先公告在后的實用新型專利提出不侵權抗辯。廣州知識產權法院裁判認為，該對比文件符合抵觸申請的對比文件要求，可以將其作為抵觸申請的對比文件與被訴侵權設計進行比對。將該對比文件與被訴侵權設計進行比對，對比文件的說明書附圖中公開的組件沒有完全包括被訴侵權設計的全部組件，由于對比文件缺少被訴侵權設計的部分單個構件，被告的抵觸申請抗辯不能成立。9

按照上述兩案的裁判觀點，被訴侵權人可以依據在先的發明或實用新型專利申請主張抵觸申請抗辯，只是有關專利說明書和附圖應披露被訴侵權設計的相應設計特征。

就法律條文的字面規定而論，《專利法》第23條第1款確實沒有將外觀設計的抵觸申請擴展到發明或實用新型專利申請。但不得不承認，當在先的發明或者實用新型專利申請文件中包含了非常具體的附圖，而在先申請人只選擇保護權利要求限定的技術方案，則意味著其將說明書及附圖中記載的產品的外觀形狀向社會公眾公開。此時，不認可在先的發明或實用新型可以構成外觀設計的抵觸申請，顯然會損害公眾利益，不利于推進真正的設計創新。在極端情況下，行為人甚至可以把他人發明專利申請中的附圖稍加改造后拿去申請外觀設計專利，反過來起訴在先申請人或其產品銷售商侵害自己的外觀設計專利權。

事實上，在采用先發明制的美國，多個判決認為，如果在外觀設計專利中產生新穎的美學效果的所有特征，與實用新型專利權利要求記載的產生新穎結構的所有特征相同，可以基于避免重復授權的理由駁回申請。10而根據日本《外觀設計法》第13條的規定，發明和實用新型均可在一定條件下由申請人主動申請變更為外觀設計。當變更了申請類型，原來的申請即視為撤回，在后的外觀設計以在先發明或實用新型專利的申請日為其申請日。

因此，認可在先的發明或實用新型專利申請可構成外觀設計的抵觸申請，更契合專利法保護創新的立法目的，緩解因對外觀設計專利申請不進行實質性審查而引發的權利沖突問題。

在先發明或實用新型專利申請文件披露產品外觀特征的程度

在回答在先發明或實用新型專利申請能夠作為抵觸申請抗辯的依據之后，還需要解決被訴侵權產品的設計特征是否為該在先發明或實用新型專利申請所全部披露的問題。

在上訴人鑫福寧水暖店與被上訴人傅國勤侵害外觀設計專利權糾紛案中，權利人傅國勤二審時即認為，實用新型設計要作為外觀設計的現有設計或抵觸申請，應該要清楚顯示立體產品的外觀設計，應當有產品的六面視圖，而該“異徑三通件”的附圖并未完全揭示被控侵權產品的外部形狀，不能構成本案現有設計的抗辯事由。11由于外觀設計專利包括有主視圖、立體圖、俯視圖、仰視圖和左右視圖等多個視圖，而發明或實用新型專利說明書附圖可能只有一幅或者只展示了產品的一個面，確實存在著抵觸申請文獻對被訴侵權產品的設計特征是否全面公開的問題。

就該問題而言，可以類比現有設計抗辯的審查方法。首先應明確，抵觸申請抗辯的比對對象是，被訴侵權產品的設計特征與在先發明或實用新型專利申請文件所披露的產品設計特征。

其次，有關比對不能是漫無邊際或者過于強調不相關的細節特征，應以權利人主張的授權設計的設計要點為指引。在授權設計所展示的設計要點范圍內，如被訴侵權產品的設計特征與抵觸申請文獻所披露的特征均相同，應認為抵觸申請抗辯成立;反之，如被訴侵權產品的相應設計特征并未為抵觸申請文獻所完全披露，則抵觸申請抗辯不能成立。

另外，還應注意一種中間狀態，即被訴侵權設計中有部分設計特征并未為抵觸申請文獻所披露，但該部分設計特征與授權設計的對應特征亦不相同，此時，被訴侵權人的抵觸申請抗辯不能成立，權利人的侵權主張亦不能成立。