美國司法對于專利侵權損害賠償的比例原則與實踐

孫遠釗

在當前中國正試圖不斷提高專利侵權損害賠償額之際，尤其是在《專利法》四修稿準備大幅提升法定損害賠償額上限的背景下，美國的司法實踐卻反向而行，對于合理許可費的評估與計算要求益發嚴格，以避免造成權利人（原告）的不當得利，違背知識產權損害賠償尋求動態填平的基本宗旨。

美國司法對于專利侵權損害賠償的比例原則及實踐中的做法，有可供借鑒之處。由于另有法律的強制性要求和證據法與證據開示程序等作為配套，以合理許可費（實際的或擬制的）作為權利人所能請求的最低賠償標準，的確有其依據與合理性，相比純粹要求法官自訂（法定賠償）或酌定賠償額度可能導致過度依賴法官的主觀判斷而忽略許多市場與價格調整等因素，這種做法更具說服力。因此，固然中國目前的法律法規中并沒有類似“合理許可費”的條款，但它的確可以作為法官要求當事人提供舉證的參考或借鑒，從而進一步增強相關的判決的說服力。

美國司法關于合理許可費計算的原則

談及專利侵權損害賠償的“比例原則”（apportionment）問題，首先必須提到的是，美國《專利法》有一個強制性的規定，一旦確定構成侵權，侵權人必須給予適當的賠償，而最低的金錢損害賠償額不得低于“合理許可費”。1因此，在計算合理許可費時，最重要的是必須建立該假設或擬制的許可費基礎（royalty base，實際上并未發生）與許可費費率。

在計算合理的許可費費率方面，美國的司法實踐迄今依然是遵循1970年紐約南區的聯邦地區法院在“喬治亞—太平洋公司訴美國合板公司”案中的判決，其中列出了15項參考因素，之后或因個別案件的狀況不同而有略微的修正或增刪取舍，但基本原則不變。2這15項參考因素分別是：

（1）專利權人從系爭專利的許可在以往所獲得的許可費，可資證明或傾向證明一個既定的許可費率；

（2）被許可人在使用類似系爭專利的其他專利時所支付的許可費；

（3）許可的性質及范圍，是否為獨占抑或非獨占許可，是否在地域或銷售對象方面受到限制；

（4）許可人為維持其專利獨占所設定的既有政策與營銷方案，例如不授權他人使用該發明，或為了維持該獨占而只在特殊條件下授權；

（5）授權人和被授權人的商業關系，例如，他們是否在相同區域相同行業彼此競爭，或者他們是發明人還是營銷者；

（6）被授權人促銷其他商品時銷售專利特點的效果，發明對授權人銷售其他非專利項目的價值，以及這種衍生或護航銷售的范圍；

（7）專利的期限及許可期間；

（8）使用專利產品在過去的獲利，其商業上的成功和現在的銷量；

（9）專利財產相對于該技術的舊格式或設備的效益與優勢；

（10）專利發明的本質、許可人對該專利的商業化程度，以及使用該發明的效益；

（11）侵權人使用該發明的程度，及任何可證明其使用價值的證據；

（12）在特定行業中或類似行業中使用該發明或類似發明的利潤或售價；

（13）排除與非發明部件、商業風險、重要特征或侵權人的改良等關聯后，因使用該發明所獲得的利潤；

（14）合格專家的證詞；

（15）專利權人與侵權者若合理地、自愿地協商可以協商出來的金額，亦即一個審慎的被許可人（會希望取得一制造銷售包含該專利的特定物品的許可），會愿意付出多少許可費并且依然可以獲得合理利潤，以及一個審慎的專利權人當初在多少金額下才愿意給予許可。

在涉及到標準必要專利技術（SEPs）的情形中，由于權利人已經事先聲明將以“公平、合理與非歧視性”（FRAND）的條件從事廣泛性的許可，聯邦第九巡回上訴法院在最近一個具有指導意義的判決中已經表明，此一聲明已構成合同法上的許諾或要約，因此它不屬于侵權損害賠償的問題，而屬于違約與否的問題。這也就意味著前述“喬治亞—太平洋公司”案所列舉的十五項因素中，第四項和第十五項因素完全沒有適用的余地。3此外，上訴法院完全認同地區法院詹姆斯·若拔特（James L. Robart）法官所列舉的六個關于作為陪審團考核權利人（被告）的行為是否違反了“善意與公平對待”責任的參考因素，具體包括：

（1）是否與合同其他當事人的合理或有理的預期相違；

（2）是否會導致無法達成或摧毀合同的目的；

（3）是否在商業上為合理；

（4）是否以及在何種程度上與業內的一般習慣或實踐相吻合；

（5）在合同給予權利人一定的裁量時，權利人行使該裁量是否合理；

（6）其他的主觀因素諸如權利人的意圖與動機等。

評估和計算許可費的基礎

在評估和計算許可費的基礎的問題上，聯邦巡回上訴法院聯邦巡回院在2012年的“激光動力公司訴廣達電腦公司專利侵權”一案中改弦更張，確立了"比例原則"。4法院表示：“許可費不應基于整個產品，而應根據‘實施專利的最小可銷售單位（smallest salable patent-practicing unit， 簡稱SSPPU或SSPU）來計算。”一旦這個“最小可銷售單位”被確立，損害賠償額還需進一步反映出其中被專利權所涵蓋的比例。5

只有當權利人能舉證顯示其專利權所涵蓋的技術特征或功能正是促成了消費者的需求基礎時，法院才會非常例外地適用所謂的“整體市場價值法則”（Entire Market Value Rule），即依據整個產品的所有市場價值來計算合理的許可費。目前的司法判決已經表明，原告舉證顯示其專利特征“被視為有價值、重要、甚至關鍵”，還不夠；或是舉證如果沒有該專利的技術特征整個產品在商業上便不可行，也不足夠；甚至舉證在有無之間，消費者一定會選擇包含專利特征或功能的產品，也還都不行。原告必須舉證特定的專利特征或功能是促使消費者購買其產品的“唯一指向”（參見前文提及的“激光動力公司”案）。這顯然是個極高的門檻，因此在司法實踐上已很少適用，如今美國法院的思維和做法與上世紀70-90年代相比已經有了很大的差別。

不過在“海洋聚合物科技公司訴漢康公司專利侵權”案中，聯邦巡回上訴法院聯邦巡回院召開了全院聯席審（再審），處理被告行使干預權作為抗辯侵權以及整體市場價值法則的具體范圍兩大問題，結果法院的意見依然兩極（比數是6：6，因此聯席審維持了同法院合議庭的二審判決）。6法院在本案關于損害賠償的爭議部分支持了陪審團的評議，認為原告已經提出了充足的舉證，從而可以適用“整體市場價值法則”。原告的舉證包括，關于專利特征和功能在終端產品中的重要性及其對市場需求之影響的顯著性，甚至包括了被告公司總裁的證詞，以表明原告專利所從事的功能正是被指控產品核心功能的關鍵等。

既然在絕大部分的情況下“整體市場價值法則”都無法適用，便產生了一個問題：原告可否使用一個產品的全部價值來作為計算損害的基準？聯邦巡回上訴法院在2009年的“朗訊科技公司訴網關公司專利侵權”案中，顯然采取了肯定的見解：“即使專利發明只是構成更大型的商用產品中的一個小部件，依據該產品的銷售價格或單位作為給予合理許可費的計算基礎，在經濟上是可以成立的。”7也就表明法院在本案采用了所謂的“整體商業實施例”法則（Entire Commercial Embodiment Rule），即以最終的商業成品作為計算賠償額度的基準。

但是，同一上訴法院在三年后的判決上引用“激光動力公司”案時，卻采取了否定的觀點，認為原告的舉證尚未達到可以適用“整體市場價值法則”的程度。法院強調，如果在還沒有辦法具體呈現原告的專利特征與被告整體侵權物銷售所得之間的對應關系時，就貿然以后者作為賠償的計算基礎，將使原告所主張的賠償金額在表面上看似適度，但實際上變相地以人為方式進行了夸大（與大陸法的“不當得利”概念近似）。

上述兩個法院的見解表面上貌似沖突，其實并不難調和。在“朗訊科技”案所提到的“整體商業實施例”，是指實施專利的最小可銷售單位，而在“激光動力公司”案所提到的“全部收益”，是指被指控產品的銷售額，實施專利的最小可銷售單位僅是其中的一個部件。如果實施專利的最小可銷售單位正好是一個產品的全部，而與專利相關的特征或功能只占其中一個相當小的部分，此時法院便可以考慮以該產品的整體價值作為基準，來計算適當的、較小的許可費率，否則便沒有任何其他的證據可以用來反映該特定專利特征的價值了。如果實施專利的最小可銷售單位只是一個產品當中的一小部分或某個部件，那么原告就必須滿足“整體市場價值”法則的舉證要求，才能以全部收益作為許可費的計算基礎。

在Syn Qor， Inc. v. Artesyn Technologies， Inc.案中，8被告請求法院針對損害賠償部分宣告陪審團的庭審無效并另行開庭，但未獲法院的支持。被告試圖援引“激光動力公司”案的判決，主張原告的舉證并未達到“整體市場價值”法則的要求，且原告透露其在消費者端的整體銷售數值（約兩百億美元），對陪審團產生了不當影響；而原告主張此一舉證只不過是關系到計算終端產品的價格彈性，別無其他。最終，法院認同了原告的立場，判決地區法院允許把原告提出的整體銷售數值列為可被采納的證據之一，而不構成濫用裁量權。9

聯邦巡回上訴院之后在“VirnetX公司訴思科系統公司”案中，再次觸及到了這個問題。10上訴法院判決認為，地區法院在給陪審團的指令中，對法律的見解有誤，以為只要使用了實施專利的最小可銷售單位作為計算許可費的基礎，就沒有必要在此一基礎的范圍上再去設定任何其他的限制。上訴法院表示，“要求專利權人識別與實施其專利的最小可銷售單位相關的損失，僅僅是做到符合比例原則要求的一個步驟而已。”不過上訴法院也認知到，要讓專利權人（原告）給一個技術特征或功能確定一個價值是非常困難的，尤其是在該特征或功能本身從未單獨銷售過的情況下。因此，法院“非常了解這個程序可能會牽涉到程度不一的粗略估計與不確定性”。換句話說，損害賠償的計算不需要達到“絕對精準”的程度。

總之，專利侵權損害賠償的比例原則內涵是：如果銷售數值反映出了實施專利的最小可銷售單位的價值，那么該數值便很有可能會被采納成為計算賠償額的基礎；如果銷售數值較實施專利的最小可銷售單位價值高，即很有可能會遭到法院排除作為證據，除非權利人能舉證滿足“整體市場價值”法則的要求，或其銷售數值對于案件中的一些事實突出部分具有相應的證據力，而經權衡后可確定其會造成的不當偏頗或不公誤導風險不至于超過其證據價值。

美國法院的后續判決：基本原則未變

雖然原則已相當明確，但美國各地的聯邦地區法院在如何具體落實這些原則的問題上，還是經常出現“苦苦掙扎”、甚至前后不一、各自為政的現象。例如，在Network Protection Sciences v. Fortinet， Inc.案中，北加州的聯邦地區法院在處理最小可銷售單位的舉證時，就加上了一個“消費者要求”（consumer demand）的要件，并因原告的專家證人未提供這一方面的證詞與說明，便裁定排除該名證人的所有證詞且不準其出庭（或許這與原告是一個“專利非實施實體”即所謂的NPE有關），法院最終認為原告的行為構成濫訴，并要求其撤訴。11

在“AVM 科技有限責任公司訴英代爾公司”案中，德拉瓦州的聯邦地區法院認為，如果涉及到實施特定專利的最小可銷售單位本身就是由多個或多重的部件所組成時，則對于該單位的損害賠償計算仍可適用“整體市場價值”法則。也即，原告如果想主張以一個具有多重部件的產品作為最小可銷售單位，其先決要件是必須先舉證該多重部件產品符合“整體市場價值”法則的相關要件。12

至于德州東區的聯邦地區法院，則對“最終產品的市場價值”（market value of the end products）與“所主張專利對于最終產品貢獻度的市場價值”（market value of the contribution of the asserted patents to the end product）兩個概念做出了區隔，認為在無法適用“整體市場價值”法則作為計算許可費基礎的情況下，原告或可舉證其所主張的發明專利權對于最終產品的貢獻度與所產出的市值（也就是最終的附加價值）來作為代替。換句話說，只要原告的舉證聚焦在特定專利技術的貢獻度本身或個別單位的許可費上，則關于損害賠償的計算就不受到最終產品價格的影響。值得注意的是，此一見解后來獲得了聯邦巡回上訴法院的支持。13

聯邦巡回上訴法院最近的兩個判決，表面上看似乎在許可費的基礎是否還需要延伸到最小可銷售單位以外的問題上產生了分歧，但細看之下都關系到法院如何解讀發明專利中的相關權利要求。在Exmark Manufacturing Co. v. Briggs & Stratton Power Products Group案中，由于權利人（原告）的第一項權利要求是指向整個產品（割草機），而不僅止于其中的擋板部分，因此以整部割草機的售價來作為計算許可費的基礎尤其合適，因為其中并未包含任何不受涉案專利范圍涵蓋的技術特征。14

不過就在這一案件判決出臺的前兩天，同一個法院的另一個合議庭在另一個案件的審理中得到了相反的結論。15該合議庭認為，權利人（原告）固然是以最小可銷售單位的價值（被告的電腦防毒軟件）作為損害賠償請求的基礎，但是由于該被指控的軟件只是被告整套軟件當中的一個環節，因此當原告試圖以使用由多重部件組成的被告軟件的整體流量乘以被指控的個別軟件的價值時，就不符合比例原則的要求。

可見，雖然美國法院在上述兩起案件中貌似得出了相反的結論，但背后的基本原則仍然保持了一致：適用比例原則的關鍵在于是否符合被專利權所覆蓋的技術特征范圍或該特征對相關產品的具體貢獻，而無論如何不能擴及到不受專利權覆蓋的范圍。它未必就是指權利要求中的新穎技術特征，也與此沒有必然的關系，但新穎技術特征卻會影響到許可費費率的評估與計算。

結論

美國近年來的司法實踐表明，如果一項發明專利可以用抽象的方式便能評估出其價值，而不需要取決于附含該專利的相關產品售價，那么就可以整個避開比例原則的問題。以個別單位的許可費來作為計算的基礎，而非以銷售金額的特定比例來估算，也可以避免對真正銷售單位以外的許可費基礎的舉證。

如果無法以抽象的計算方式來評估許可費，則必須識別或舉證適當的銷售利潤來作為計算許可費的基礎。如果含有專利技術的部分是共存于或覆蓋到整個產品，也即沒有其他的技術特征是關乎消費者的需求，則判斷許可費計算基礎時無須考慮比例區隔。此種共存關系必須由原告提供充足且可靠的證據（sufficient and reliable evidence）來支持其主張。如果權利人（原告）能舉證其特定的專利技術特征正是促成消費者決定購買的關鍵或動機，就如同其專利技術特征覆蓋到了整個產品一般，則可以適用“整體市場價值法則”。但是在計算具體的賠償額時，還需要考量被指控的產品或物件是否由多個部件所組成。基本上只有在完全符合唯一指向的前提下，才可以采用多重部件構成產品的整體售價作為評估與計算合理許可費的基礎。

如果無法滿足上述舉證要求，則必須依據“最小可銷售單位”來計算許可費。只要許可費費率能正確反映出某個專利技術特征在相關產品或裝置中的價值，則實施該專利技術特征的“最小可銷售單位”獲得的銷售利潤，便可以作為許可費的基礎。

在適用“整體市場價值法則”時，容易出現問題的一種情況是：如果某個“最小可銷售單位”只是某個更大的產品中的一個部件或環節，而原告卻試圖使用整個產品的價格來作為許可費的基礎，就很容易遭到失敗。例如在前文引用的“朗訊科技”案中，原告的產品（技術特征）是套掛在微軟Outlook軟件中的一個小日歷，但原告試圖以整個電腦的銷售價格來主張許可費率的計算基礎，結果未能獲得法院支持。假設原告當初改以Outlook軟件的銷售價格來主張，由于無法再按比例原則去做細分，法院便很有可能接受以該單一軟件的“整體市場價值”作為計算許可費的基礎。

在某些特定情況下，原告有可能向法院或陪審團引介更大或更高層次的產品整體銷售額，來對許可費基礎之外的問題進行舉證（例如市場所占份額、銷售成長比率等），但法院往往會采取非常慎重的態度，以避免對陪審團造成誤導或使其在一定程度上產生不當的偏見。無論如何，原告仍必須在有相當證據的基礎上提出主張，才有可能獲得法院的支持。