對專利授權、無效及侵權訴訟程序中專利權人不一致陳述的處理方式探討

劉書芝

一件專利在其生命周期內(nèi)，可能會經(jīng)歷很多程序。發(fā)明創(chuàng)造在經(jīng)授權程序后才能得到專利權。特別的，發(fā)明專利還需經(jīng)實質(zhì)審查才能獲得授權。有的專利非常具有商業(yè)價值，但在授權之后，很可能會經(jīng)歷無效及侵權程序。有時，專利權人為了自身利益，在不同的程序中可能會對權利要求相同的事項進行不同的甚至相反的陳述。這些程序中的陳述的相互影響，以及如何處理不同程序中的不同陳述以保證公平公正，都是值得探討的問題。

專利授權、無效程序中的陳述對侵權訴訟的影響及處理方式

在專利授權、無效程序中，專利申請人、專利權人為了避免專利申請被駁回或專利被無效，通常會進行答辯和意見陳述，以爭辯專利申請或專利符合《專利法》的規(guī)定。尤其當專利授權、無效程序中涉及不清楚問題、新穎性、創(chuàng)造性缺陷時，專利申請人、專利權人還會對權利要求的相關技術內(nèi)容進行澄清，或對權利要求中的特征、技術術語進行解釋說明。特別是為了與現(xiàn)有技術相區(qū)別，專利申請人、專利權人常常會爭辯權利要求中的特征、技術術語與對比文件中的某特征不同或無關，或者對權利要求中的用語進行限縮性解釋，以與現(xiàn)有技術相區(qū)別。

但在侵權程序中，專利權人為了獲得更大的保護范圍，有可能又對權利要求進行擴充性解釋，采用與專利授權、無效程序中不同的陳述，將在專利授權、無效程序中明確放棄的技術方案，又重新納入到權利要求范圍內(nèi)。

為了防止專利權人出爾反爾、兩頭獲利，司法機關在侵權訴訟中確定專利權人的權利要求范圍時，通常采用禁止反悔原則，以對等同原則做出限制，保證公平公正。“禁止反悔原則”是指在專利審批和無效程序中，專利權人通常會進行意見陳述或修改權利要求，專利權人通過陳述或修改明確放棄的內(nèi)容，在專利侵權訴訟中不得再次納入到權利要求的保護范圍內(nèi)。[1]

禁止反悔原則并不是我國現(xiàn)行《專利法》中所明文規(guī)定的法律原則，而是在專利侵權訴訟實踐和司法解釋中體現(xiàn)并在司法界得到普遍認可的原則。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”最高人民法院的上述規(guī)定中明確了在侵權訴訟中禁止反悔原則的適用。各級法院都應當準守該規(guī)定，在專利侵權訴訟中對出爾反爾的專利權人采用禁止反悔原則，不允許其反悔。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）第六條又規(guī)定：“人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。專利審查檔案，包括專利審查、復審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利復審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。”由上述規(guī)定可以看出，專利申請人、專利權人在專利授權、無效程序中的陳述，在侵權訴訟中不僅適用于禁止反悔原則，且對權利要求的保護范圍本身就有限定作用。

根據(jù)最高人民法院司法解釋中的上述規(guī)定，如果專利申請人、專利權人在專利授權、無效程序中進行限縮性陳述，在侵權訴訟中又進行擴展解釋，試圖將已經(jīng)放棄的技術方案重新納入權利要求保護范圍時，法院就會以禁止反悔原則否定專利權人的主張。

專利授權程序中的陳述對無效程序的影響及處理方式

針對專利授權程序中的陳述對于無效程序的影響及處理方式，目前還沒有明確的規(guī)定。

由于專利授權程序和無效程序都是對權利要求可專利性的審查或挑戰(zhàn)，為了避免駁回或無效，專利申請人、專利權人通常不會進行擴大性解釋，而往往會在兩個程序中均進行限縮性解釋。因此，通常不會出現(xiàn)申請人、權利人在授權程序中先行進限縮性陳述而后又在無效訴訟程序中進行擴展性陳述的情況。

權利人在專利授權程序中的陳述與無效程序中的陳述如出現(xiàn)不一致，通常是因為權利人對一些事項承認或自認的反悔。例如，在涉案專利中的權利要求中限定了特征A和B，在授權程序中，審查員認為對比文件中公開的特征A和B即為特征A和B，專利申請人承認對比文件中的特征A就相當于涉案專利中的特征A，即承認了對比文件公開了特征A，而爭辯涉案專利中B與對比文件中的B不同；但在無效程序中，專利權人又做出了不同的陳述，爭辯涉案專利中的特征A和B與對比文件中的特征A和B均不相同。那么，這種在授權程序中自認的情況是否具有效力，又是否應當適用禁止反悔呢？《專利法》及其審查指南中沒有關于這方面的規(guī)定。由于專利侵權訴訟中的禁止反悔原則起源于普通民法中的禁止反悔，我們不妨先來看一下民法中的相關規(guī)定。

《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第八條第一款規(guī)定：“訴訟過程中，一方當事人對另一方當事人陳述的案件事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證。但涉及身份關系的案件除外。”

《最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》（法釋〔2015〕5號）第九十二條規(guī)定：“一方當事人在法庭審理中，或者在起訴狀、答辯狀、代理詞等書面材料中，對于己不利的事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證證明。對于涉及身份關系、國家利益、社會公共利益等應當由人民法院依職權調(diào)查的事實，不適用前款自認的規(guī)定。自認的事實與查明的事實不符的，人民法院不予確認。”

盡管上述規(guī)定是民事訴訟中的相關司法解釋，但其司法精神和原則應當是一脈相承的。如果專利權人在授權程序中已經(jīng)自認對其不利的事實，則在無效程序中就應當不允許其反悔，除非其能提供證據(jù)證明原先在授權程序中的陳述與事實不符。

侵權訴訟程序中的陳述對無效程序的影響及處理方式

很多無效程序是在侵權訴訟程序之后進行的。同樣的，在侵權程序中，專利權人為了自己的利益會對權利要求進行解釋，尤其是會對一些特征進行擴展性解釋，或者主張涉嫌侵權的爭議等同物為權利要求的等同特征，以將涉嫌侵權的標的物納入到權利要求的保護范圍中。但在無效程序中，為了維持專利權的有效，專利權人可能對同一特征做出不同的陳述，例如對同一特征做出限縮性陳述，或者爭辯上述爭議等同物與涉案專利中的相應特征不同。

上述專利侵權訴訟中的禁止反悔原則，適用于對明確放棄方案重新納入到權利要求范圍內(nèi)的反悔，即對權利要求先限縮后擴張的反悔禁止，并沒有規(guī)定侵權訴訟中先擴張而無效程序中后限縮的情況應如何處理。不過，我們?nèi)钥山梃b民法中的相關規(guī)定。

《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條規(guī)定：“下列事實，當事人無須舉證證明：（一）自然規(guī)律以及定理、定律；（二）眾所周知的事實；（三）根據(jù)法律規(guī)定推定的事實；（四）根據(jù)已知的事實和日常生活經(jīng)驗法則推定出的另一事實；（五）已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實；（六）已為仲裁機構生效裁決所確認的事實；（七）已為有效公證文書所證明的事實。前款第二項至第四項規(guī)定的事實，當事人有相反證據(jù)足以反駁的除外；第五項至第七項規(guī)定的事實，當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外。”

因此，根據(jù)公平公正的原則，對于侵權訴訟中先擴張而無效程序中后限縮的情況，無效程序可以根據(jù)侵權訴訟的進展情況，建議做如下處理：

一、如果侵權訴訟判決已經(jīng)生效，則應當以人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實為準，不得對權利要求的同一特征做出限縮性陳述。以裁判所確認的事實為基礎，涉案專利如果不符合《專利法》中新穎性、創(chuàng)造性等無效條款，則應當宣判專利權無效。

二、如果侵權訴訟判決未生效，則在侵權訴訟程序中應當適用禁止反悔原則，禁止將權利人在無效程序中明確放棄的方案重新納入到權利要求的范圍內(nèi)，并判定侵權不成立。

以對等同特征的禁止反悔為例。在侵權訴訟中，專利權人會主張涉嫌侵權的技術方案的特征C為涉案專利權利要求中的特征C的等同特征。如果法院認可了專利權人的主張，并以此最終判定侵權成立，那么，在后續(xù)的無效程序中，如果專利權人又主張對比文件中的相同特征C與涉案專利權利要求中的特征C不相同也不等同，則應當以侵權訴訟中專利權人的陳述為準，不能做出相反的解釋。

再以對權利要求范圍的解釋適用禁止反悔為例。在侵權訴訟中，專利權人對涉案專利權利要求中的特征D做出解釋和澄清，而將特征D的范圍解釋得較寬。按照專利權人的上述陳述，特征D為涉嫌侵權的技術方案的特征D1的上位概念。如果法院接受了專利權人的主張，并以此最終判定侵權成立，那么，在后續(xù)的無效程序中，專利權人也不得對特征D重新進行限縮性解釋，從而將對比文件中的特征D1排除在特征D的范圍之外。

簡而言之，在無效程序中也應當適用禁止反悔原則，專利權人在無效程序中所做出的陳述，不得違背其在侵權訴訟中已經(jīng)認定的事實和對權利要求做出的陳述。

小結

總之，無論是無效程序還是侵權訴訟程序，都應當采用禁止反悔原則，不能讓專利權人為了自身利益而對權利要求的同一事項在不同的程序中做出不一致甚至相反的陳述。如果專利權人在不同的程序中的陳述自相矛盾、出爾反爾，則應當自行承擔不利后果。

專利申請人或專利權人也應當謹言慎行，注意自己的陳述所產(chǎn)生的后果，特別是要注意在授權程序中的意見陳述不要對權利要求范圍產(chǎn)生不利影響。一方面，不要輕易承認或自認對自己不利的事實，另一方面，也要保持意見陳述的一致性，不要在不同的程序中對相同事項進行不同的甚至自相矛盾的陳述。