涉外商標保護之商標檢索的意義和現狀

杜燕霞

在國外進行商標注冊，是否需要提前進行檢索？不少企業都有這樣的困惑。首先，在國外進行檢索的成本很高，國外律師的檢索費，同提交一件商標注冊申請的代理費不相上下。其次，對于企業的核心商標而言，哪怕檢索出在先商標，企業也必須將其進行申請，這也導致許多企業認為商標檢索的意義不大。于是，不少企業選擇了直接提交注冊申請，等待官方的審查結果。既然如此，涉外商標檢索是否真的還有必要進行？

商標檢索在于評估商標注冊和使用風險

在討論檢索的意義前，首先要明確什么是商標檢索。商標檢索，通常也稱為商標查詢，是指在商標注冊申請前，對商標注冊和使用進行的可行性評估。有過商標注冊經歷的企業都明白，商標是有門檻的，需要滿足顯著性、區分性（足以與其他在先商標區分開來，排除致使其來源混淆的可能性）等要求，因此在選擇某個標識作為商標之前，需要對其是否滿足商標基本要求、能否注冊成功、可否投放市場進行評估。這一評估過程，便是商標檢索。

既然商標檢索的目的在于評估商標注冊和使用的可行性，商標檢索結果所揭示的，就是商標注冊和使用的風險，即商標注冊不能的風險和使用不能的風險。從字面上講，注冊不能的風險是指商標存在駁回風險、異議風險等，可能致使商標無法成功注冊。使用不能的風險是指商標無法投入使用，或者一旦使用則存在侵犯他人合法權利的風險。

在法律上，由于不同國家對商標注冊要件進行了不同的規定，因此注冊風險在不同國家體現出不同特征。例如，在中國、日本、韓國等有在先權利審查的國家，審查員有權引證在先商標來駁回在后申請，那么商標注冊風險既可能來自商標顯著性問題，又可能來自在先注冊/申請商標的障礙。而在歐盟以及歐盟多數成員國內，審查員不會依職權進行在先權利審查，商標若通過絕對理由審查，且公告期內無人異議的，便可以核準注冊。因此，在這些國家中，注冊風險來自于商標的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會提出異議，則與該企業的市場經營情況、商標使用現狀以及商標保護策略密切相關。整體而言，由于不少商標是防御注冊的，或者并未投入使用的，因此商標異議成功的可能性是遠低于審查員駁回的可能性的。

同樣的，商標使用風險也因為各國法律制度的不同而有較大差異。例如，在美國、加拿大等商標權源于使用的國家，哪怕使用注冊商標，也可能會侵犯他人未注冊的、因在先使用而產生的商標權。

商標檢索的必要性和意義

由于各國的商標法律制度直接決定了商標注冊和使用的風險，風險評估就需要結合各國現行的商標法律制度來進行。商標檢索的對象和范圍是有所差異的，換句話說，不同法律制度下，商標風險的來源是不同的。因此，用國內標準或者同一標準去判斷商標在不同國家不同法律制度下的風險，顯然是不合理的。

風險管理是企業管理中的一個非常重要的課題。企業是否可以承受不進行商標檢索的風險？回答這個問題，需要先看看不進行商標檢索可能帶來的后果。首先，商標注冊不能的不利后果，是企業投入了時間和費用，最終未能成功注冊商標。不同企業在經濟上的承受力不同，對這類不利后果的承受力也不同。其次，商標使用不能的不利后果，是商標雖得以注冊，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人權利。商標侵權責任中，除了停止使用外，還有消除影響、賠償損失等，不僅會對企業造成經濟損失，還將破壞企業經過長期努力而精心積累的商譽。無論對于何種規模的企業而言，不進行商標檢索可能帶來的后果都是不容忽視的。

雖然，不同企業對于風險的承受能力有較大差異，但從企業經營決策的角度而言，每件商標的選擇、設計、啟用都是資源投入，也都是創意者的寶貴勞動成果。商標順利注冊，是企業有序經營的有力保障。此外，避免侵權、避免資源閑置和浪費，也屬于企業良性經營的訴求。因此，對于企業而言，商標申請前進行商標檢索的必要性不言而喻。

其實，商標檢索除了可以排查注冊不能和使用不能的風險，還有一些很重要但卻常被忽視的作用。例如，商標檢索報告可以證明在后商標注冊人的主觀善意，因為檢索行為可以證明其對他人的在先商標盡到了必要的注意義務，特別是在沒有相對理由審查的國家中，此意義尤為重要。此外，商標檢索還可以使得申請人在盡早遇到注冊/使用障礙后獲得解決問題的先機。特別是在巴西、委內瑞拉等審查周期非常長的國家，如果商標申請人在申請后2-3年才發現有在先商標，就需要花費更長的時間來清除權利障礙，而這些在先商標可能已經超出了可以提起爭議的時間限制。

事實上，目前正有越來越多的企業重視起商標檢索，企業進行商標檢索的比例正在逐年提升。以筆者公司代理的案件來看，2015年查詢比例是11.3%，2016年為12.5%，2017年已經提升至15%。在商標注冊前進行檢索，已成為企業申請商標過程中的一種趨勢。

降低商標檢索費用的辦法

如前所述，商標檢索的意義重大，企業在申請涉外商標注冊前有必要先進行商標檢索。面對國外較高的商標檢索費用，有沒有可以有效降低檢索成本的辦法？

商標檢索成本分為兩部分，一部分是數據庫的使用費用，另一部分是律師或代理人因提供法律意見收取的費用。

一方面，目前不少國家和國際性組織正致力于降低數據庫的使用費用。例如，世界知識產權組織國際局開發的http：//www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產權組織開發的https：//www.tmdn.org/tmview/welcome，都旨在通過匯總各國數據庫來提供“一站式”查詢服務，這些免費開放的數據庫已經逐漸降低了數據庫的使用成本。

另一方面，隨著競爭壓力增大，各國代理律師和代理人的服務費用也在逐步壓縮，專業且收費合理的法律服務已經流行開來。

商標檢索的重要性日益凸顯，筆者相信，越來越多的中國企業會積極使用這一利器，為民族品牌的振興鋪平道路。