歐洲專利局明確：初始申請文件中未公開的權利放棄可予接受

米開拉·莫迪亞羅

眾所周知，在處理對權利要求書的修改時，如果該修改在字面上與初始申請文件中的措辭有所不同，歐洲專利局的一貫做法是從嚴處理。

無論是積極修改（如新增若干特征以便進一步限定所主張的專利內容），還是消極修改（如加入權利放棄以便排除原主張之專利內容的一部分），歐洲專利局的這種嚴格做法都同樣適用。如果此類修改從文字上看并不以初始申請文件中的措辭為基礎，那么不可避免的風險是，歐洲專利局將對新增的內容不予認可。

歐洲專利局最高審級機關即擴大上訴委員會（EBA）在其最近的一個裁決中進一步闡明了初始申請文件中不存在的權利放棄在何種條件下可以加入權利要求，而不違反關于新增內容的禁止性規定。

具體而言，擴大上訴委員會在其第G1/16號中首先確認了其先前裁決即第G2/10號裁決已經做出的認定。該決定認定，以公開的權利放棄方式對權利要求進行的修改要獲得準許，黃金標準要求評估引入權利放棄后權利要求留存的內容是否已經在初始申請文件中明示或默示地、直接或者隱含地公開。

另一方面，擴大上訴委員會在其第G1/16號決定中認為，根據定義，上述黃金標準不能適用于未公開的權利放棄。這是因為，根據擴大上訴委員會的表述，“如果權利放棄本身及其所排除的內容均沒有在原始提交的申請文件中公開，即未公開的權利放棄被引入在權利要求中，那么，（幾乎）必然的結論就是：加入這樣一個未公開的權利放棄之后，權利要求留存的內容從字面上幾乎不可能被認為已經在原始提交的申請文件中明示或默示地、直接或間接地得到公開。”

因此，擴大上訴委員會在第G1/16號裁決中的第一觀點是，權利放棄的可接受性首先取決于，該權利放棄是否在初始提交的申請文件中已經公開。

由此，擴大上訴委員會認為，未公開的權利放棄的可接受性問題不受其第G2/10號裁決的約束；相反，該問題僅受其早些時候作出之另一裁決即第G/103號裁決的約束。在該裁決中，擴大上訴委員會已經明確闡述了此種可接受問題，并指出了在判斷未公開的棄權聲明是否可以接受時，必須遵循如下標準：

（1）該權利放棄必須排除了早期提交但未公開的歐洲專利申請或者PCT專利申請中業已披露的內容，或者代表了所主張之內容的偶然預見，或者因為非技術的原因而被排除在可專利性之外，以及

（2）該權利放棄與該發明的教導無關。

不過，擴大上訴委員會也在第G1/16號裁決中更進一步地做出了以下補充說明：

“這種權利放棄的引入不得為原始提交的申請文件所披露之內容提供技術性貢獻。特別是，它不能與評估創造性或者充分公開問題具有關聯性或者即將具有關聯性。權利放棄不得超出為恢復新穎性或者為放棄因非技術原因而被排除在可專利性之外的內容所必需的限度。”

擴大上訴委員會的這個新裁決將大大有利于歐洲專利局制度的所有用戶，幫助他們判斷在什么時候可以用權利放棄的方式修改申請文件。因此，這個新裁決也將有助于使得歐洲專利局制度更加友好易用。

翻譯：袁仁輝