論我國立體商標顯著性認定的完善

◇胡婧冉

論我國立體商標顯著性認定的完善

◇胡婧冉

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.027

立體商標因其具有的獨特優點，成為備受追捧的研究對象。但是現實中對于立體商標認定的難度較大，其中最重要的問題就是如何判斷商標是否具有顯著性。本文通過闡述商標顯著性的一般性理論，進而分析了立體商標顯著性認定的現實困難，并通過介紹美國與歐盟的實踐經驗，結合我國目前對于立體商標顯著性的立法規定，從立法與實踐兩個方面提出了相關的建議。立法方面建議區分立體商標的不同種類，并且明確固有顯著性與獲得顯著性的實踐應用；實踐方面建議從消費者、廠商與競爭者三個角度綜合判斷立體商標是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結合，多角度的判斷立體商標顯著性這一問題。

立體商標；顯著性；顯著性判斷

一、商標顯著性概述

相較于傳統平面商標的表達限制，立體商標在表現商品特性方面具有直觀性和具象性等優勢，更能博得眼球。正是由于這些優點，自從2001年我國《商標法》對立體商標予以規定后，立體商標在應用和推廣上迅速發展。但是實踐中仍然存在著立體商標認定難度較大的困境。由于商標權產生的前提條件就是商標要具有顯著性，而商標保護的內容就在于維護其顯著性，所以，立體商標的認定中最關鍵的問題就是如何判斷商標是否具有顯著性。

（一）商標顯著性的概念

商標是經營者用來標識其提供的商品或服務，并將該商品或服務區別于其他經營者提供的商品或服務的標識。商標標識經營者提供的商品或服務的屬性被稱為商標的標識性，商標將經營者提供的商品或服務與其他經營者提供的商品或服務相區別的屬性，被稱為商標的區別性，商標的顯著性就是商標標識性和區別性的統稱。

（二）商標顯著性的分類

首先，根據商標顯著性取得方式的不同，商標顯著性可以分為固有顯著性和獲得顯著性。所謂固有顯著性，是指一個標志由于其創造性或者正確使用而具有天然的顯著特征，而獲得顯著性是指一個本身缺乏固有顯著性的標志，經過長期連續不間斷地使用而產生的新的含義，具備了標識商品與服務來源的功能。區分固有顯著性與獲得顯著性的合理性在于使用者對于一個原本不具有固有顯著性的公有領域中的詞匯長期投資，花費了人力、物力，最終在消費者中建立起了該詞語指示商品來源的功能，應當對于使用者的這種行為予以回報，一方面是對使用者長期投資行為取得良好結果的認可，另一方面通過使用擴大了商標注冊標志的資源，有利于維護經營者的利益，即“第二涵義”。其次，商標顯著性還有事實顯著性和法律顯著性的劃分。從最近幾年歐盟的判例來看，判斷商標顯著性的視角從消費者處移到了競爭政策問題，也就是競爭者是否有使用該標識的需要。這也就是事實上的顯著性和法律上的顯著性的劃分標準，即從消費者是否能從商標處獲得標識與區分商品的信息這種角度來判斷顯著性是事實的顯著性，而從競爭政策來看這個問題就是法律上的顯著性。在此基礎上，美國將商標細分為臆造商標、任意商標、暗示商標和敘述商標。

二、我國立體商標顯著性認定的現實困境

繼2007年北京市第一中級人民法院撤消商標評審委員會對費列羅商標的駁回申請決定書之后，費列羅案作為國內法院認定的首例立體商標受到了廣泛關注。而對于立體商標如何認定也成為一個難題，究其原因主要有以下幾點：

（一）立體商標在固有顯著性和獲得顯著性上的判斷均存在困難

首先，對于產品外形或外觀設計與產品包裝來說，本就屬于產品的一部分，消費者見到產品不同的外形只會將之與產品的性能、作用聯系起來，因而不具備固有顯著性，只能通過判斷其是否有“第二含義”來認定是否存在獲得顯著性；而且，對于商品外包裝來說，雖說可能具備固有顯著性，但是對于這種具備條件的舉證也很困難。其次，消費者已經習慣將文字商標和圖形商標作為標識商品來源的標志，當他們看到不屬于相關商品常用的詞語時，自然會認為這是商品特有的標識，商標從而具有顯著性，由此，立體商標的取得顯著性并沒有傳統平面商標那樣具有優勢。

（二）立體商標顯著性與外觀設計新穎性在判斷標準上存在競合性

我國《專利法》第二條和第二十三條規定，新穎性是外觀設計取得專利保護的前提條件，它要求外觀專利與申請日以前的設計有明顯區別，這一點與立體商標顯著性的判斷要點契合。而對外觀設計是否近似的判斷應當以一般消費者的判斷為標準，是要考察外觀設計整體上是否具有顯著影響，如果沒有顯著影響，那么前后兩個外觀設計就是近似的。這里判斷外觀設計新穎性的顯著影響要素與立體商標的顯著性要素難以區分，都是要求具有顯著性，能夠將不同的標志區分開來，那么這兩者之間又有何區別，判斷要素是否相同，這都是實踐中判斷的難點。

（三）立體商標顯著性與作品獨創性難以區分

作品的獨創性是著作權保護的核心概念，因為著作權在作品完成之時就產生并且受到保護，并不像專利與商標一樣需要注冊才行，所以獨創性的要求就顯得尤為重要。按照《著作權法實施條例》的解釋，創作是一種智力活動，必須由作者的智力投入其中才算創作，作品才可稱為有獨創性。在我國，對于獨創性的標準可以區分為“質”和“量”兩個標準，“量”的標準已經確定，即是必須由作者獨立創作完成，而對于“質”的標準，眾說紛紜，但是需要具備“最低限度的創造性”是一定的。而立體商標的顯著性在某種程度上與獨創性很難區分，在國外判例中就有規定認為具有顯著性的立體商標應當是本行業不常見的三維標志，所以立體商標顯著性在某種程度上與獨創性很難區分。在我國曾經發生的ZIPPO打火機案和費列羅案都說明了我國關于立體商標認定的經驗不足，容易將作品獨創性與立體商標顯著性混淆。比如在費列羅案中，被告商標委員會認為費列羅巧克力的外形是常見的外形，不具備顯著性，同樣法院最后認定由于其不具備本行業所常規選擇范圍之內，具有顯著性。由此可以看出，我國實踐中并不能將立體商標顯著性與作品獨創性很好地區分開來，這也構成了立體商標顯著性認定困難的原因之一。

三、歐盟與美國在立體商標顯著性認定上的實踐經驗

由于美國是英美法系國家，其在一系列的判例中逐步完善并發展了英國首創的“功能性理論”，用以判斷立體商標是否可以得到注冊保護。所以先后的判斷標準不斷變化發展，最終由Wal-mart案確定下來：美國最高法院在2000年3月“Wal-Mart”一案中對商品包裝外觀和商品自身的外觀進行了區別：商標包裝的主要目的是為了銷售商品，消費者可能認為具有顯著性的商品包裝是商品來源的標志；而商品自身外觀的主要目的通常是使商品更吸引人或者更有使用價值。因此，消費者不可能認為商品自身的外觀是商品的產源標志。相應的，商品自身外觀只有通過使用獲得第二含義之后才能獲得保護。而且，在“沃爾瑪”一案中，美國最高法院確認了商品外觀不具備固有顯著性，必須獲得第二含義之后才能得到保護，這樣一來，舉證證明商品外觀具有顯著性的證明責任就落在商標權人一方，對于未被市場接受，不具第二含義但是可能具有固有顯著性的立體商標十分不利。而歐洲各國由于結成了統一聯盟，所以歐盟近些年來對立體商標保護問題的原則基本上趨于一致。但相同點就是這兩者都不大承認立體商標的固有顯著性，而要通過證明其具有“第二含義”證明其有獲得顯著性。

判斷立體商標是否具有獲得顯著性，即要判斷其是否具有“第二含義”，對于“第二含義”的判斷美國和歐盟的做法基本一致。美國巡回上訴法院認為，對于“第二含義”的判斷標準就是考察其是否能夠產生實際的混淆，可以通過顧客調查結果、實際使用方式、廣告數量以及方式、銷售數量、客戶數量和在市場上所建立的地位，而歐盟與其相似，主張以顧客認知程度為判斷標準，依據標志所占市場份額、標志使用強度、對其投資數額、商會或者其他團體的聲明綜合判斷。由此可見，這兩者的考察因素基本一致，主要是看申請人如何使用標志，這種使用能否起到區分商品或服務來源的作用。

但是兩者在對于立體商標顯著性的判斷嚴格程度不同。美國專利商標局在2000年8月15日發布了2000年第二號審查指南，適應了Wal-mart案的判決結果，這個指南的核心變化就是對于商品包裝與商品外形的顯著性判斷實行區別對待。商品外形不可能具有內在顯著性，所以除非申請人能夠證明其取得了“第二含義”否則商標審查員必須一律予以駁回，而對于商品包裝來說，首先要先判斷其是否具備內在顯著性，如不具備才需要提供“第二含義”的證明，所以說法院對于商品外形顯著性的認定采取了更為嚴格的標準。相反的，歐盟的審查標準中并未區分商品包裝與商品外形，也就更不會對商品外形顯著性采取更為嚴格的標準。

四、我國立體商標顯著性認定的立法現狀及完善建議

（一）我國立體商標顯著性認定的立法現狀

我國《商標法》直接規定了商標的固有顯著性，也規定了商標可以通過使用獲取“第二含義”。在固有顯著性的規定方面，由于商標具有固有顯著性的情形不能一一列舉出來，我國采取了從反面規定不得作為商標使用的文字、圖形，對具有《商標法》第十條、第十一條規定的官方標志、徽記、通用名稱、描述性標志、地名都不認定具有固有顯著性，但是通用名稱、描述性標志和地名可以通過使用獲得“第二含義”；同時，我國關于商標獲得顯著性的規定在《商標法》第十一條第二款：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”

雖然我國《商標法》規定了商標可以通過使用獲得顯著性，但是對于“第二含義”如何判斷，應當考慮何種要素并沒有詳加規定，將這一問題留待實踐解決，但是法官對于具體案件的判斷因為個人判斷差異而有所不同。在這方面，可以借鑒美國的做法：《美國反不正當競爭法重述》中對于認定描述性商標是否已經獲得第二含義提出了原則性的指導意見，認為可以從直接證據與間接證據兩個方面考察。直接證據包括消費者的個人證詞、問卷調查及消費者的實際混淆，間接證據主要是指該標識的使用行為，既包括商標權人也包括競爭者的使用行為。因而，在借鑒美國相關經驗的基礎上，筆者認為，至少應當從商標的使用情況，消費者評價，使用標志的時間、空間跨度綜合判斷。

（二）對于我國立體商標顯著性認定的完善建議

1.立法層面。首先，應當根據商品與商標的關系，對立體商標有個大致的分類。我國2001年修訂的《商標法》第八條已經提及過立體商標，可以將其概括為“能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的三維標志”。但是，何種商標為立體商標，立體商標究竟分為幾類在有關立法文件中并沒有被涉及到。但是立體商標的分類對于其顯著性的判斷也有重要意義，因為不同類型的立體商標的顯著性判斷由于其與商品的密切程度不同也不相同。所以根據立體商標與其所代表的商品之間的關系，立體商標可分為三類：第一是游離于商品之外，與商品可以完全分離的立體標志，比如說勞斯萊斯汽車上的“小飛人”；第二類是有識別性的商品的外包裝，如可樂的流線型瓶身；第三類就是商品自身的形狀，如美國好時巧克力的螺旋外形。其次，明確固有顯著性與獲得顯著性在不同立體商標類型上的應用。若認定一種立體商標可以具有固有顯著性，那么可以直接判斷其具有顯著性因而構成立體商標，而若認定一種立體商標只能通過使用獲得顯著性，那么就只能提供證據證明其獲得“第二含義”。所以，在立法中規定了立體商標的分類之后，也應該明確不同類型的立體商標的顯著性標準。

2.實踐層面。我國在實踐審查中，可以參照美國法院對于商標顯著性判斷的相關經驗，結合立體商標的特征，從消費者、廠商與競爭者三個角度綜合判斷立體商標是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結合，多角度的判斷立體商標顯著性這一問題。首先，從消費者角度來看，消費者的主觀意圖并不能完全作為顯著性的判斷依據，還要結合消費群體、使用方式和市場情形等客觀因素進行綜合考量。其次，從競爭者的角度看，有些法院在審查商標顯著性時除了審查其是否為事實上的顯著性即其是否具有標識性和區分性，同時也審查該標識是否應當留給其他競爭者免費使用，維護公共利益。所以若是競爭者有使用該標識的需要，即使商標實際上具有顯著性，也因為競爭政策的緣故不能賦予其顯著性。最后，從生產者的角度看，廠商對于商品的投資與廣告、商標本身的內在特征、商品的市場份額以及商標的使用時間等因素在判斷商品外形是否構成立體商標時也有很大的借鑒意義，這些因素的共同作用下，使得產品接觸的消費者多，進而可以使更多消費者了解商品外形、熟悉商品外形，有利于其獲得顯著性。

[1]鄧宏光.商標法的理論基礎[M].北京：法律出版社，2008.

[2]王遷.知識產權法教程[M].北京：中國人民大學出版社，2011.

[3]鄭成思.知識產權研究(第七卷)[M].北京：中國方正出版社，1999.

[4]李延生.ZIPPO立體商標七年而立[N].中國企業報，2008（04）.

[5]李京華.費列羅成為國內首個認定的立體商標[N].經濟參考報，2007（11）.

[6]戴哲.論商標共存協議的效力認定——美國法的司法實踐與借鑒[M].重慶工商大學學報（社會科學版）》，2014(02).

[7]黃暉.商品及其包裝外形的顯著性對取得商標保護的影響[M].工商行政管理，2001(21).

[8]蔡恒松.對立體商標幾個問題的探討[J].貴州財經學院學報，2004（02）.

（作者單位：福州大學法學院）