再制造產業中的專利侵權問題研究

文/賈辰君 程德理

引言

21世紀，全球經濟高速發展帶來了對自然環境前所未有的破話。發展節約資源和保護環境的循環經濟勢在必行。大型機電產品制造業作為最大的資源消耗品之一，同時也是最大環境污染源之一。機電產品的更新頻率不斷加快。全球面臨著自然資源需求量日益劇增和資源日益枯竭的矛盾。再制造產業正是在這種背景下應用而生。

再制造產業是指在原有產業的基礎上，將廢舊產品利用現代化的技術手段進行修復和改造的一種產業，它以延長產品的使用壽命周期為基礎，施以現代化的制造技術，從而實現廢舊產品重新獲得與原產品質量相當的目標。與制造新品相比，再制造產品可節省成本50%，節能60%，節材70%，幾乎不產生固體廢物。因此，再制造是一條綠色、可持續發展的道路。美國《再制造工業發展報告》統計，每再制造1kg的新材料，可以節省5-9kg的原材料，再制造產品的能耗僅為新品生產的15%。據美國Argonne國家重點實驗室統計，新制造1輛汽車的能耗是再制造的6倍，新制造1臺汽車發動機的能耗是再制造的11倍。

發達國家特別重視再制造產業的發展。美國汽車和工程機械再制造占整個產業產值的2/3以上；與相關制造業相比，再制造產業的就業人數是其1-3倍。德國大眾汽車公司銷售的再制造發動機及其配件和新機的比例達到9∶1。日本更是再制造的先鋒者，率先提出“零污染”的再制造理念。而我國再制造產業剛剛起步，同時我國的機電等產品已經進入了報廢的高峰期，每年數以萬計的機電和工程機械等待報廢。發展再制造業是我國經濟可持續發展的必然選擇。

發展再制造業，其中有個問題是無法回避的，就是關于專利侵權的問題。我國已成為世界最大的生產工廠，大量涉及專利的產品源源不斷從工廠涌入市場，第三方的再制造也是市場經濟不可阻擋的洪流，然而再制造企業的行為是否侵犯專利權的問題不可避免。雖然中國目前沒有出現由再制造引起的專利侵權典型案例，但隨著中國經濟的轉型，以后必然會像歐美發達國家一樣，出現大量再制造專利侵權案例。所以，對該問題進行研究具有重要的現實意義。

研究現狀

再制造產業中的專利侵權問題由來已久。其中集中討論的焦點問題是如何區分修理和再制造。雖然單純的從專利法理論上講，侵權問題的難點——修理和再制造的區分是兩個實質內容完全不同的法律概念，也較容易理解，但是在現實案例中，由于產品不同、領域不同等因素以及修理與再制造之間在事實的認定上具有模糊性，導致很難劃清兩者之間的界限，如何正確的界定二者成為困擾學界和務實界的難題。

國內學者尹新天（2005）認為，專利產品的合法使用者為維護該產品的正常使用而更換零部件的，只要這些零部件本身沒有獲得專利保護，就都是法律所允許的行為。胡開忠（2006）認為在區分修理與再造行為時，應當堅持兼顧專利權人利益與消費者利益的原則、物盡其用原則和禁止專利權濫用原則。張玲（2007）指出，判斷某一行為是修理還是再造時，應把該行為放在整個社會發展的背景下進行考慮，如果是有利于節約能源、保護環境和提高產品利用率，應定性為修理，反之，屬于再造。徐濱士（2012）比較分析了國內外再制造成形技術和再制造成形質量控制標準的差異。熊中楷（2011）探討了專利保護下再制造閉環供應鏈協調機制，提出了第三方回收再制造的收益分享與費用分擔契約的協調機制。李大開（2013）認為再制造最大難題是誠信問題和知識產權保護問題。

國內外許多著名學者經過潛心研究對如何區分兩者提出了一些比較有針對性的看法。Serra Caner Bulmu（2013）認為再制造是創新的途徑之一，能夠節省資源和能源。日本學者田村善之（2006）認為再制造產品在什么情況下構成專利權侵權，要從形式上、權利是否用盡以及是否默示許可三個方面考慮，田村善之的觀點具有一定的參考價值，但是過于停留于理論層面，在實務中缺乏足夠的實踐操作性。

我國關于再制造專利侵權的法律規定

雖然專利法在2008年進行了第三次修改，但是對于專利侵權條款幾乎未作變動。《專利法》2008年修改前后均在第11條第1款規定了專利侵權行為：“發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。”《專利法》第69條規定：專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，則不視為侵犯專利權。該款是我國專利法律有關專利權用盡原則的具體體現。

專利法中沒有關于再制造侵權的規定，或者是對再制造的限定。到目前為止，我國涉及再制造專利侵權的相關法律法規僅有最高人民法院于2003年10月27日下發的《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》第27條，和北京市高級人民法院2001年9月29日頒布并實施的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第113條。

最高院《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》第27條規定：“專利法第11條和第63條所稱制造專利產品，是指通過機械或者手工方式加工、制作專利產品。下列行為屬于制造專利產品的行為：（一）組裝專利產品；（二）收集已售出的專利產品的零部件并重新組裝成專利產品；（三）為生產經營目的回收他人使用過的包裝物外觀設計專利產品用于包裝自己的產品。專利產品的合法使用人為使專利產品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為，不視為制造專利產品的行為。”

《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第113條規定：“制造該產品，指專利權利要求書中所記載的產品技術方案被實現，包括∶（1）產品的數量、質量及制造方法不影響對制造行為的認定；（2）委托他人制造或者在產品上標明‘監制’的視為參與制造；（3）將部件組裝成專利產品的行為，屬于制造；（4）對專利產品的部件進行更換性維修，或者對已過使用壽命的專利產品進行的維修行為屬于制造。”

典型案例闡釋再制造專利侵權

《朗文當代高級英語詞典》中解釋，再制造是（破壞后）重建、再建。按照《布萊克法律詞典》的解釋，再制造是事實上或觀念上重建、再建、重新成型，對物的整體丟失或損壞之后的恢復。修理，是指為使產品能正常使用，通過檢測、修復、更換零件等方法，恢復產品使用功能，使其達到正常設計使用壽命的維護性行為。但在本文修理是被特定了的對象，特指對專利產品的修理。日本學者吉藤幸朔（1990）認為“為維持或恢復機器最初運動（運轉）狀態而采取的行為”是修理。

二者對比，第一是目的不同：再制造是為生產經營目的的，而修理一般是使用者為恢復產品的使用性能而進行修理；第二是針對的對象不同：再制造針對的是己經超過壽命周期、應當報廢的產品，而修理針對的是在壽命周期內的、沒有達到報廢的產品；第三是行為的結果不同：再制造的結果是制造出一個與原產品相似新產品，而修理的結果是更換或修繕了原產品的部分零部件，以恢復產品的使用性能。

根據以上分析，我們可能覺得修理和再制造在概念上的差距是非常明顯的，但是在實踐中由于社會生活的多樣性與復雜性，專利權人申請的發明專利也是千變萬化，導致實踐中的區分困難較多。雖然到目前為止關于專利產品修理和再制造的問題在實踐中已有160多年的歷史，但是對專利產品的再制造和修理做出準確的區分是很難的。自1850年美國最高法院做出第一個關于修理與再制造的“刨床案”判決以來，美國法院對該問題的判斷一直爭論不休，時至今日得出的結論仍然是“沒有區分修理與再制造的標準”。從某種程度上說，再制造既是一個技術術語，也是一個政治術語。在利益的驅使下，有時候對于同一個案件可能給出截然相反的判決，以下以兩個案例進行分析。

（一）兩個案例介紹

美國打印機墨盒案。“打印機墨盒案”是美國聯邦巡回上訴法1997年做出的判例。所涉及的專利產品是一種噴墨打印機墨盒。該案中的專利權人是打印耗材業巨頭惠普公司，它生產的噴墨打印機專利是一種一次性的墨盒，墨汁用完后不可以重新灌裝，并在墨盒上標注了“用完后立即扔掉”的字樣。案中的被告人在購買了原告的墨盒后對其進行了改造，將原告的一次性墨盒變成了可以重復灌裝的墨盒后進行銷售。因此惠普公司認為被告侵犯其專利權，并向法院提起訴訟。

美國聯邦巡回法院認為，被告人在惠普公司沒有明確限制的情況下，獲得了對該專利產品進行修理的默示許可。但是本案中的修理不同于平常認可的修理，因為被告所改造的對象是新的墨盒，該墨盒并沒有毀損或其他不能使用的障礙。另外被告對專利產品進行了局部改造，提高了墨盒的實際應用價值，雖然專利權人的設計意圖是該墨盒不可重新灌墨，但與專利權人意圖相悖的改造不一定就是再制造。在缺少合同限制的情況下，買方有權對所購買的產品進行改造，只要不是對已經報廢的產品進行再制造就可以，因此，被告的行為既不是非法的“再制造”也不是尋常意義上的“修理”。美國最高法院最后認定，被告的行為屬于“類似修理”，并不構成對惠普公司的侵權。

日本打印機墨盒案。日本佳能公司生產供噴墨打印機使用的BCI一3e系列噴墨墨盒在日本國內及海外市場銷售。該墨盒在最初填充的墨水使用完畢后，留下墨盒本體。中國境內的Recycle Assist公司收集這些用完墨水的墨盒后，再次填充墨水制成的再生墨盒并銷售。2004年4月，佳能公司以Recycle Assist公司進口、銷售再生墨盒侵犯其專利號為JP3278410的專利為由提起訴訟，要求Recy?cle Assist公司停止進口和銷售回收墨盒并廢棄庫存。日本東京地方法院于2004年12月一審判決認為Recycle As?sist公司對佳能公司生產的墨盒重新灌墨不屬于新的生產，而是屬于修理的行為，所以佳能公司專利權用盡,其不能主張權利，所以最后駁回佳能公司的訴訟請求。

佳能公司對法院的判決表示不服，并于當月上訴至東京知識產權高等法院。東京知識產權高等法院（隸屬于東京高等高院）于2006年1月做出二審判決，認定“Recycle Assist對佳能公司的專利墨盒本質部分進行了加工、替換，侵犯了佳能公司的墨盒專利權”。但Recycle Assist公司認為二審法院對案件的事實認識不清，判決錯誤，于是在2006年2月上訴至日本最高法院。經過長達一年零九個月的調查與審理，日本最高法院于2007年11月8日對本案做出了終審判決，雖然在侵權論述中有別于二審法院，但維持了東京知識產權高等法院的二審判決，認定Recy?cle Assist侵權成立。日本最高院駁回Recycle Assist公司上訴請求，并責令其立即停止銷售佳能的回收改造墨盒。

（二）案例分析

美國的惠普打印機墨盒案和日本的佳能打印機墨盒案幾乎一樣，但是結論卻完全相反。美國打印機墨盒案的判決結果認為類似修理并不構成專利侵權，而日本打印機墨盒案卻認定為侵權。為什么會有如此大的區別呢？下面我們就根據上文所總結的判決要素對再制造專利侵權進行簡要分析∶

（1）從環境資源保護的角度看，墨盒的污染是十分嚴重的，對墨盒的重新利用有利于節約資源、減少污染。針對此案，村田善之認為：“墨盒作為墨水的容器具有再利用的可能性，與作為消耗品的墨水相比耐用期限很長。從環境保護以及節約的角度來看，墨盒的再利用價值也會超過最廉價的墨盒，因此本案中的注入墨水行為不構成新的生產行為，應當屬于專利權用盡范圍內的行為”。故應認定為修理。

（2）從更換部件的難度看，對墨盒重新注墨，只需簡單開一小孔，注入新墨汁即可，十分方便，從這個角度應認定為修理。

（3）從市場需要狀況看，消費者都希望買到物美價廉的商品，對于與原裝墨盒性能相當但價格低廉的灌裝墨盒而言，消費者對后者的青睞是毋庸置疑的。從這個角度應認定灌裝墨盒是對原墨盒的修理。

（4）從所更換的零部件的使用壽命看，如果與整體的專利產品相比，所更換的零部件壽命較短，更換頻率較高，則把這種情況定為“修理”較為合適。在本案中，墨汁作為一種消耗品，其使用壽命大大低于墨盒的壽命，因此從這個角度應認定為修理。

從以上分析可以看出，中國企業生產再生墨盒的行為應當視為是法律所允許的修理，再生墨盒是一種合法的產品，Recycle Assist公司進口、銷售再生墨盒的行為并不構成侵權。那為什么日本法院會判決中國Recycle Assist公司侵權呢？

從全世界范圍來看，目前的打印耗材產業已經被少數幾個大企業所壟斷，其中就有上述判決中的佳能公司。壟斷的目的就是為了賺取高額利潤，眾所周知，打印機等打印設備具有十分長的使用壽命，為了在最短時間里賺取最多的錢，這些大企業就把利潤點放在了墨盒上，所以一般出售打印設備是成本價格，而出售墨盒的價格遠高于其成本價格，所以墨盒銷量的大小關系其利潤的高低。但是隨著中國等新興經濟國家的發展，一批通用耗材企業也在壯大，其生產的諸如墨盒等廉價產品嚴重影響了這些壟斷耗材巨頭的利益。為了遏制這些企業從自己碗中分一杯羹，壟斷耗材巨頭就采取了專利戰，以達到保衛自己也已占有利益份額的目的。可以說，本案是中國通用耗材業遭到日本佳能公司的一次專利打壓。中國Recycle Assist公司敗訴，佳能公司定會以此案作為專利霸權的標桿，從而將更多的類似耗材公司擠出該行業，以保證自己的壟斷地位。

因此，日本最高法院此判決的目的在于故意保護專利權人即佳能公司的利益，保護其本國公司在本國市場的利益，因而沒有合理地適用法律。本案的借鑒意思不是在司法實務的本身，而是給我們提供了一個換位思考的機會。因為有些時候法律技術等判定標準并不是決定案例的惟一標準，利益才是第一位的。

相關法規的評析

（一）《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》第27條的不足與改進建議：

第一，將組裝專利產品全部歸結為侵犯專利權，而不考慮原專利產品是否已經報廢，組裝該專利產品的難易程度以及市場需求狀況等，這樣的規定擴大了再制造的范圍。

第二，把“收集已售出的專利產品的零部件并重新組裝成專利產品”全部規定為再制造行為不太合理，擴大了再制造侵權的范圍。雖然這樣規定能夠比較全面的保護專利權人的專利權，但是會損害產品使用者為了維護產品正常使用而進行修理的權利。因為專利產品一般作為一個整體享有專利權保護，其中的部分零部件可能是不享有專利權的，這種規定就可能以偏概全。另外，正如該條所描述的正常的修理、更換零部件等維護性行為不是制造，用來修理或更換的零部件來源于其他的專利產品并不能改變其非制造的性質。

第三，“專利產品的合法使用人為使專利產品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為，不視為制造專利產品的行為”，對此應一分為二看待。該條款對修理的定義較為合理，但對再制造行為范圍的認定不合理。對于這種情況，認定為不正當競爭行為更為合理。“為使專利產品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為”不是再制造行為，是使用該產品過程中理所當然的權利，這是正確的。但是該規定把這種權利的權利人范圍限定的太過狹窄，僅為“專利產品的合法使用人”，這就大大的縮小了修理的合法主體范圍。

基于以上的理解與分析，筆者建議應將“對于修理主體的限制”去掉，不直接設定權利主體，而直接規定：“為使專利產品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為，不視為制造專利產品的行為”。這樣只要行為主體是適格的行為主體，且行為落入該定義的規定，那么該行為應該視為合法修理行為。

對于“回收他人使用過的包裝物外觀設計專利產品用于包裝自己的產品”屬于制造，構成侵權，筆者認識是不妥當的。根據前文的分析我們知道構成侵權再制造的前提是原專利產品完全報廢。但在實際生活中有很多外觀專利產品被回收后并不是“完全報廢”，那么使用的包裝物是不是就完全報廢了？可能紙質的包裝會如此，但很多玻璃、金屬材質的包裝并非如此。比如我們熟悉的酒瓶，只要經過簡單的清洗、消毒就可以再次使用。而且從節能環保、控制成本的角度來說回收酒瓶也是綠色循環經濟所倡導的。因此使用過的酒瓶并不是再制造視角下的“完全報廢”。不加區分的將所有回收包裝物的行為均納入專利侵權范圍也是擴大了再制造專利侵權的保護范圍。

（二）關于《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第113條的不足與改進建議

“對專利產品的部件進行更換性維修，或者對已過使用壽命的專利產品進行維修行為屬于制造”，首先來看前半句：“對專利產品的部件進行更換性維修”屬于制造。什么叫做“更換性維修”？如此規定是不合理的，只能推斷“更換性維修”并不包括正常的修理行為，但究竟欲限制哪些行為不得而知。

第113條第（4）項后半句的表達明顯就存在語義上的矛盾，因為“對已過使用壽命的專利產品進行的維修行為屬于制造”中“已過使用壽命”的表述，是對產品報廢的類似描述，這與“維修行為屬于再制造”的描述就存在自相矛盾的問題，因為維修的對象應該是處于使用壽命周期之內的產品，而已過使用壽命周期的產品已經達到了整體報廢的程度就不存在維修問題了，如果是重新恢復其使用價值的行為當然屬于再制造，而非維修，用“再制造”替換“維修行為”更貼切。

根據上文對修理和再制造的對比理解可知二者所針對的對象不同：“再制造針對的是己經超過壽命周期、應當報廢的產品，而修理針對的是在壽命周期內的、沒有達到報廢的產品”，所以修理和再制造是針對的產品壽命的不同階段所做出的行為。對第113條第（4）項后半句可做如下修改：在一個專利產品完全報廢之后，為了生產銷售的目的，實質上重新制造一個新的產品的行為屬于制造。

制定我國相關法律規則的建議

通過上文的分析，可以看出我國目前在有關再制造專利侵權方面立法的不足，當然這個與我國經濟的發展有直接關系，因為到目前為止我們還沒遇到過相關典型案例，但循環經濟是未來世界經濟發展的趨勢，我們必須有預見性的完善我國的再制造專利侵權相關法律。上文通過對《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》和《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》相關規定的分析，可以大致看到我國在再制造專利侵權方面所存在的問題和需要改進的方向。

（一）應當注重權利用盡原則的指向性作用

由于我國目前司法實踐中關于專利產品修理和再制造的案件出現的比較少，沒有足夠的實踐經驗，而且由于現實社會中專利數量巨大，每個案件的情況又各不相同。所以具體到個案中，可以暫時由法官根據專利權利用盡原則的立法目的行使自由裁量權，結合每個案件的不同情況做出判斷，如附加公平原則、物盡其用原則等。

（二）要嚴格界定“再制造”的范圍

在上文討論的《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定(會議討論稿)》第27條中，3個小項的規定都擴大了再制造侵權范圍。在社會實際生活中，并不是每個專利產品的使用者均有能力對損壞的專利產品進行修理，事實上大部分的修理還是需要從事修理的專業人員進行修理。將專門從事修理行業的個人或單位排除在修理的主體之外是不符合實際的，也是違背專利法的基本原則的。

（三）在司法上做一些列舉性的解釋。

在“修理”與“再制造”的界定問題上，由于我國缺少相應的司法實踐經驗，所以目前立法宜先做出原則性的規定，然后在司法解釋中對該問題以列舉的方式規定一些比較通用的判定標準，以便受理此類案件的法院在審理時能夠有一定的判決依據。另外，由于此類案件的復雜性和特殊性，面對從未出現過的新型案件，法官應該以美、日等發達國家的典型案例為借鑒，因為目前國際上很多國家專利法的相關規定都比較相近，而且專利侵權案件國際化已成為趨勢，所以借鑒他們的有關審判經驗并不存在太多的法律障礙，當然審判也要結合我國的國情和案件自身的特點。

（四）考慮經濟利益原則

專利產品作為社會財富的重要組成部分，如果在損壞以后不進行修理就直接丟棄，這是對社會財富的極大浪費，所以在判斷行為屬于再制造還是修理時應注意社會的效益和消費市場需求，注意物盡其用，提高經濟效益。

結論

我國發展再制造產業為主的循環經濟迫在眉睫，發展再制造業首先要解決知識產權權利問題。對于“修理”與“再制造”問題，美國已有160多年的審判經驗，而我國到目前為止還沒有典型案例的出現，正如美國聯邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中所說，“沒有區分修理和再制造的確切的標準”，所以該問題的復雜程度決定了我們不可能或者至少目前不具備制定很細化的相關專利侵權判定標準，最合適的方式是先制定一些原則性的規定，同時可以借鑒發達國家的相關審判經驗，這樣能夠更為準確地給案件定性。未來的相關立法應考慮以下因素：首先應當注重權利用盡原則的指向性作用；其次要嚴格界定“再制造”的范圍；最后司法解釋中做一些列舉性的解釋。在充分考慮專利權人利益和社會公眾利益的基礎上，首先在法律技術上為再制造產業發展掃清障礙，我國的再制造業才會迅速發展，循環經濟才會正常運轉，我國的經濟才能健康持續發展。