不喪失新穎性的公開是否可以作為現有技術抗辯中的現有技術

閆文軍　張猶誠

關鍵詞

現有技術抗辯 不喪失新穎性 專利權

我國《專利法》第六十二條規定了現有技術抗辯。其中現有技術的定義應與該法第二十二條的規定相同，即“申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”現有技術抗辯的基本理論依據是現有技術屬于不受專利保護的技術，使用現有技術不構成侵權。而根據我國《專利法》第二十四條的規定，因某些特定情況下，發明創造雖然已經公開，但并不喪失新穎性，仍有可能獲得專利。在專利侵權糾紛中，被控侵權人提出其實施的技術是申請日前就已經公開的技術是現有技術時，權利人可能會提出該技術雖然公開但是符合不喪失新穎性公開的條件。這就出現了一個問題，不喪失新穎性的公開是否可以作為現有技術抗辯中的現有技術？從定義看，符合不喪失新穎性公開的技術是“申請日以前在國內外為公眾所知的技術”。但如果認為使用該技術可以援引現有技術抗辯，又可能與該技術可以獲得專利保護相沖突。因此，有必要探討不喪失新穎性的公開是否可以作為現有技術抗辯中的現有技術的問題。

一、現有技術抗辯中的現有技術

1.我國現有技術抗辯的產生

現有技術抗辯是指在專利侵權糾紛案件中，被控侵權人為了快速解決糾紛，并不選擇專利無效宣告程序來質疑原告專利權的有效性，而是選擇直接在訴訟程序中提出并證明自己所使用的技術屬于現有技術，從而使原告侵權指控不成立（但原告的專利權的有效性是仍然存在的）而免于承擔專利侵權責任的一種抗辯形式。

現有技術抗辯制度最開始起源于德國，稱為“自有技術水準抗辯”。其基本法理在于，使用自由技術是每個人的權利，可以用于對抗專利侵權抗辯。在2008年我國專利法修改之前，我國專利法中并沒有作出規定。但我國實踐中受德國做法的影響，在理論和實踐中都接受了這種抗辯方式。司法實踐中出現了使用公知技術不構成侵權的判決。如1995年李光訴首鋼重型機械公司專利侵權糾紛案。

我國理論界對現有技術抗辯存在著多種不同的表述，概括起來主要有 “現有技術抗辯”、“自由公知技術抗辯（自由技術水準的抗辯）”、“公知技術抗辯”等。2008修訂的《專利法》第62條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術活或設計屬于現有技術或現有設計的，不構成侵犯專利權。”由于我國于2008年首次在《專利法》中規定了現有技術抗辯，對該抗辯使用了“現有技術”一詞，為了達到司法使用上的統一，我國學術界和實務界將被控侵權人在專利侵權訴訟中所使用的公知技術抗辯形式統一稱之為現有技術抗辯。

2.現有技術抗辯中的現有技術與相關概念

如前所述，在使用“現有技術抗辯”之前，我國曾使用“公知技術抗辯”、“自由公知技術抗辯”等用法。其中的公知技術、自由公知技術與現有技術的含義是有區別的。公知技術是指在專利申請日之前被公眾所知悉的技術，包括了在國內外出版發表的技術、國內外公開使用的技術以及其他方式使得公眾知悉的技術，其強調的是技術的公知性。自由公知技術相對于公知技術的范圍較小，它更加強調技術的公共性、無償性，指的是公知的技術已進入公共領域，任何人都不對它享有獨占權，任何人都可以自由使用而不必支付任何報酬，因此，自由公知技術不包括他人的有效專利以及他人處于臨時保護期內的發明專利。而“現有技術”在《專利法》第二十二條第4款有定義，即“申請日以前在國內外為公眾所知的技術”。在確定現有技術范圍時，應當從時間界限、地域界限以及該技術是否為公眾所知等三個要素進行考察。凡是在申請日之前在世界范圍內通過出版物、使用或其他方式公開的技術，均屬于現有技術。現有技術是與公知技術有基本相同的含義，但與“自由公知技術”的含義不同。現有技術不考慮該技術是不是受他人專利保護的問題。

3.現有技術抗辯的意義

從法理的角度上來說，現有技術抗辯制度符合我國憲法和法律的規定。根據我國《憲法》第五十一條和《民法通則》第五條的規定，專利權人不能要求專利權保護的范圍擴大到現有技術領域，進而損害社會公眾的利益，同時公民自由行使現有技術的權利不應受到的他人的非法干涉，法律應當給予充分的保護。專利的權利保護范圍是由權利要求書的范圍決定的，若權利要求書的范圍將現有技術包含進去，獲得授權，并以此向現有技術實施者提出侵權損害賠償，是不符合公平正義的原則的，也不符合專利法的宗旨。還因為基于法理，請求權與抗辯權是對立統一的關系，在專利侵權糾紛訴訟案件中，只允許原告擁有請求權，而被告沒有抗辯權，也是不公平的。因此，應當賦予被告以現有技術抗辯權對抗專利權人專利侵權指控的請求權。從實務的角度上來說，現有技術抗辯原則提高了專利侵權案件的審理效率，符合訴訟經濟原則。

二、不喪失新穎性公開制度與現有技術

1.不喪失新穎性公開的制度

根據我國《專利法》第二十四條的規定，不喪失新穎性的公開是指在法律規定的條件下，在申請日前6個月內被公開的發明創造不喪失新穎性。其中，6個月是“寬限期”。在申請日前6個月內（寬限期）三種不喪失新穎性的情形。（1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；“中國政府承認的國際展覽會，包括國務院、各部委承認的在外國舉辦的展覽會。國際展覽會，指展出的產品除了舉辦國的產品以外，還應當有來自外國的展品”。（2）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；“規定的學術會議或者技術會議是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或技術會議”。（3）他人未經申請人同意而泄露其內容的。“包括他人未遵守明示或默示的保密約定或合同而將發明創造的內容對外公開，也包括他人用威脅、欺詐或間諜活動等手段從發明人或申請人那里得知發明創造的內容而后造成公開”。

2.不喪失新穎性制度的意義

不喪失新穎性的制度來源于《巴黎公約》，而《巴黎公約》是吸收了當時奧地利法中對所有參加展覽的外國參展者的發明、商標和工業品外觀設計提供暫時性保護的規定。

不喪失新穎性制度的目的是為了鼓勵發明創造，促進申請人在國際國內進行技術交流、提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展。防止因他人的失約或欺詐而給申請人造成損害。

3.不喪失新穎性公開的技術與現有技術

不喪失新穎性公開的技術是在申請日之前公開的技術。因此，從定義上講，該技術屬于現有技術。但為了鼓勵促進技術交流，防止因他人的失約或欺詐，專利法作了一個例外規定，在一定的期限內，已經公開的發明創造在專利申請中不失去新穎性要件，仍然可以授予專利。

由于不喪失新穎性公開的技術仍然屬于現有技術，因此如果要獲得專利保護，申請人應當提出申請、提交證明，在符合《專利法》第二十四條規定的實質條件并且履行了《專利法實施細則》規定的程序后，才可能不影響專利授權。

三、不喪失新穎性公開的技術能否作為現有技術抗辯的不同觀點

如果被控侵權人提出的作為現有技術抗辯的技術屬于不喪失新穎性公開的技術，能否認定現有技術抗辯成立，從而認定被控侵權人不侵權，對此存在不同的觀點。

第一種持肯定的觀點。該觀點認為，對于《專利法》第二十四條“寬限期”條款中所列舉的三種情形，其本質上就是一種公開，這三種情況發生的直接結果，就是導致發明創造在申請日以前已經為公眾所知，成為現有技術。只是基于鼓勵技術所有人能夠盡早的將發明創造公布于世，推動創新的目的，專利法上將這種公開認為是一種“不喪失新穎性”的公開，即在一定期限內，其公開的技術已經屬于現有技術，只是在專利審查中認為其不影響發明創造新穎性的判斷，仍然可以授予專利權。

該觀點的依據是，《<專利法>第三次修改征求意見稿》中，有關于第二十四條的修改意見，即“申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，以下列情形之一公開的，對該專利申請而言不構成本法所稱現有技術或者現有設計……”如果這種修改意見成立，可以認為在寬限期內的公開不僅不會導致新穎性的喪失，也不屬于現有技術，但是，該修改意見最終并沒有被采納。因此，持此觀點者認為，在“寬限內”的公開僅實質要件公開，顯然可以將公開的技術作為專利侵權抗辯的現有技術；即便寬限期內的公開既符合實質要件，也符合程序要件，也并不妨礙專利侵權抗辯中現有技術的成立。只不過對于后者而言，在專利申請的審查過程中可以認為不喪失新穎性，但“不喪失新穎性”并不等于“不屬于現有技術或技術”。總之，寬限期內公開的技術無論最終是否滿足享有寬限期的程序要件，均可以作為專利侵權抗辯中的現有技術。

第二種持否定觀點。該觀點認為，如果認定不喪失新穎性公開的技術屬于現在技術抗辯中的現在技術，會導致專利權無法得到真正的保護，使寬限期制度形同虛設。因此，應當排除寬限期公開的現有技術效力，即寬限期內的公開應當作為現有技術中的例外。

該觀點認為，根據《專利法》第24條的具體規定，三種不喪失新穎性公開的情形都必然發生在專利申請日前的6個月內，而且已經或者應當已經使得相關發明創造的內容處于公眾想要得知就能夠得知的事實狀態，上述各種公開情形都完全符合專利法中有關現有技術或設計的規定，因此《專利法》第24條規定的三種不喪失新穎性的例外情形均己構成相應專利或者專利申請的現有技術。如果《專利法》沒有規定在寬限期內不喪失新穎性公開的例外情形，上述任何一種情形都可以或必然破壞相關專利申請的新穎性，導致其不能被授權。《專利法》第24條正是為了消除專利申請人包括發明人在某些公開或者第三者違背申請人意愿所進行的某些公開后的憂慮，更好地保護專利申請人的權利，才規定了不喪失新穎性公開的例外情形。

第三種持有條件否定的觀點。該觀點認為可以從《專利審查指南》關于寬限期的相關程序上進行考慮。如果專利申請人不能按照相應的程序履行相關證明手續，其寬限期不喪失新穎性的主張得不到支持，相應的，在專利侵權訴訟中，被告提出的現有技術抗辯就應當得到法院的支持。反之，現有技術抗辯則得不到支持。

四、對不喪失新穎性公開能否用于現有技術抗辯的分析

被控侵權人提出現有技術抗辯時，所引用的技術屬于不喪失新穎性的公開的技術，情形有多種。前面的三種觀點，針對的情形是專利權人就是可享受不喪失新穎性公開的寬限期的人。如果我們將不同的情形分開討論，將更容易得出結論。

第一種情形是，專利權人是可享受不喪失新穎性公開的寬限期的人，并且符合《專利法》第二十四條和《專利法實施細則》第三十條的條件，從而獲得專利。

如果這時被控侵權人將專利權人在寬限期內的公開作為現有技術抗辯中的現有技術，我們認為這種抗辯不應當得到支持，即我們同意前面所述三種觀點中的第二種觀點。

雖然這時被控侵權人所使用技術符合“現有技術”的定義，但如果認為現有技術抗辯成立，會產生消極的后果。一方面，專利權人擁有一個有效的專利；另一方面，任何人都可以主張現有技術抗辯從而可以自由使用該技術。這本身就是矛盾的，將會使專利權人的專利毫無意義，違反專利法的宗旨。專利法的宗旨就是為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展。如果將不喪失新穎性的公開直接作為現有技術的話，會傷害到專利申請人的合法權益。同時，這也會使寬限期制度形同虛設。不喪失新穎性制度設置的本身就是要將這種公開作為一個例外，以此保護發明創造，鼓勵申請人在國內國外進行技術交流，保護因他人的失約或欺詐給申請人造成的損害。如果承認現有技術抗辯成立，專利權人可以獲得專利，但得不到保護。

因此，雖然從定義上來說不喪失新穎性公開的技術屬于現有技術，但如果申請人符合不喪失新穎性公開的條件并據此獲得了專利，不喪失新穎性公開的技術就不屬于現有技術抗辯中的現有技術。在專利侵權糾紛中，現有技術抗辯也不應得到法院的支持。

第二種情形是，專利權人是可享受不喪失新穎性公開的寬限期的人，并且履行了《專利法實施細則》第三十條規定的程序，并獲得了專利。但被控侵權人提出在先公開并不符合《專利法》第二十四條規定的實質條件，從而主張現有技術抗辯。

不喪失新穎性的實質要件是《專利法》第二十四條的規定。如果不符合該條規定的條件，申請人不能享受寬限期，也不應當獲得專利。如果申請人獲得了專利，也因不具有新穎性而無效。但如果被控侵權人不申請宣告無效，而是主張專利權人不符合享受寬限期的實質條件，比如，專利權人在技術會議上的發表不符合《專利法》第二十四條第（二）項所稱學術會議或者技術會議的條件，但專利局誤認為其符合條件而授予了專利。被控侵權人主張，這種公開實質上成為現有技術，從而提出現有技術抗辯。被控侵權人的這種主張能否得到支持呢？我們認為，被控侵權人提出的這種主張，實質上是專利無效的主張，應當由專利復審委員會處理。如果審理侵權案件的法院認定不符合寬限期的實質條件，從而認定現有技術抗辯成立，實質上行使了專利復審委員會認定專利效力的權利，并且有可能會與專利復審委員會的認定沖突。因此，法院不應當考慮被控侵權人的現有技術抗辯。

第三種情形是，專利權人是可享受不喪失新穎性公開的寬限期的人，但在申請專利時未履行《專利法實施細則》第三十條規定的手續，因專利局沒有發現在先的公開而獲得專利。

專利申請人在享受不喪失新穎性的寬限期，除了滿足實質條件外，還應當符合程序要件。程序要件為《專利法實施細則》第三十條第三款的規定：“申請人應當在提出專利申請時聲明，并自申請日起2個月內提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發明創造已經展出或者發表，以及展出或者發表日期的證明文件。”如果未滿足程序要件的，則根據《專利法實施細則》第三十條第五款的規定“申請人未依照本條第三款的規定提出聲明和提交證明文件的，或者未依照本條第四款的規定在指定期限內提交證明文件的，其申請不適用專利法第二十四條的規定。”

實踐中，如果申請人符合不喪失新穎性公開的實質要件，但沒有履行相應程序，仍有可能因審查員沒有發現在先公開而授權。在這種情況下，專利權實質上因不符合新穎性要件可以被宣告無效。但是，如果被控侵權人沒有提出無效宣告，而是提出現有技術抗辯，而專利權人又主張該公開屬于不喪失新穎性的公開，從而主張現有抗辯不成立。雙方的主張哪種成立呢？我們認為，既然申請人沒有履行《專利法實施細則》規定的程序，就不能享受《專利法實施細則》第二十四條規定的寬限期。在侵權訴訟中，專利權人也不能主張該公開屬于不喪失新穎性的公開，被控侵權人現有技術抗辯成立。

第四種情形是，專利權人并不享有《專利法》第二十四條規定的寬限期，但由于專利局沒有發現在先公開而授予了專利。

《專利法》第二十四條規定的寬限期的效力，僅僅是把申請人（包括發明人） 的某些公開，或者第三人從申請人或發明人那里以合法手段或者不合法手段得來的發明創造的某些公開，認為是不損害該專利申請新穎性和創造性的公開。從公開之日至提出申請的期間，如果第三人獨立地作出了同樣的發明創造，而且在申請人提出專利申請以前提出了專利申請，第三人的申請沒有新穎性，也不能取得專利權。但是如果審查員沒有發現在先公開而授予了專利，該專利是不符合授權條件的，應當被無效。在這種情況下，如果被控侵權人沒有提出無效宣告而是提出現有技術抗辯，而專利權人主張該技術屬于不喪失新穎性的公開，其主張也不應當提到支持。理由很簡單，專利權人并不是享有寬限期的人，也不能主張寬限期所帶來的利益。

五、結論

不喪失新穎性的公開其本質上就是一種公開。但專利法給予權利人一種例外保護，使其在符合實質要件和程序要件的情況下可以獲得專利權。如果專利權人履行了規定的程序，被認定可以享受寬限期從而獲得專利權，其權利就應當得到保護，不應當把不喪失新穎性的公開作為現有技術抗辯中的現有技術，否則使專利權實質上毫無意義。即使被控侵權人主張專利權人并不符合享受寬限期的實質條件，也應當向專利復審委員會提出，而不是作為現有技術抗辯的理由。在上述情況下，法院應當認定現有技術抗辯不成立。然而，如果專利權人并不是享受不喪失新穎性寬限期的人，或者沒有履行專利法規定的程序，實質上寬限期的規定對于專利權人沒有影響，專利權人也不能援引寬限期的規定對抗被控侵權人的現有技術抗辯。在上述情況下，法院應當認定現有技術抗辯成立。總之，不喪失新穎性的公開能否作為現有技術抗辯中的現有技術，應當區分不同的情形，分別處理。