企業專利風險的發現及應對措施

王皓

專利在給企業帶來巨大市場利益的同時，也可能給企業帶來風險，而這種風險不僅僅是沒有專利權的企業要面臨，即使是擁有專利權的企業也同樣面臨專利風險。因而，伴隨著日益激烈的市場競爭，企業都應了解或掌握專利風險的分析評估方法以及應對措施，以便有效地運用專利制度謀取更多的市場利益，實現專利價值最大化。

一、專利風險的發現

（一）專利風險信息采集

1、專利文獻信息

專利文獻是專利制度的產物，專利文獻包含著90%-95%的世界科技信息，海量的資料成為專利風險發現和評估的重要信息渠道之一。事實上，對企業和發明人而言，專利是企業競爭者之間唯一不得不向公眾透露的關鍵信息，企業可以通過細致嚴密的綜合分析，從專利文獻中得到技術、法律、市場和經濟方面的大量有用信息。專利文獻信息已成為發現企業面臨的專利風險并評估該專利風險大小的最有效的信息源。

通過對專利文獻的收集分析，可以發現和展示同行業競爭態勢，了解競爭對手在該地域或者國家的市場經營活動，以及對手問的技術合作、技術許可動態、掌握新技術、新產品的市場退出或市場規模等動態信息，更能反映出發明創造的發展軌跡，本行業及競爭對手的技術創新活動及研發產出，知識產權擁有量，技術發展水平，及其在國內外技術和經濟競爭中的層次和地位，從而對競爭對手作出專利評價，以便于制定相應的應對措施。通過對專利文獻的分析還可以揭示同行業和相同技術領域的整體技術狀況和發展趨勢，技術創新熱點及專利保護的特點，幫助企業了解其他企業或國內外競爭對手的技術活動和戰略布局，也為企業決策者把握技術開發、投資方向以及制定目標明確的企業專利戰略提供重要的技術和法律依據。借助專利文獻信息的分析，還能節約科研投入，縮短研發周期，更加有效地回避陷阱，發現專利風險，制定避險措施。

2、普通技術信息

專利文獻是國家知識產權局專利局的官方文件或官方出版物，它公開了受法律保護的專利技術成果和已經失效的技術成果。除專利文獻公開的技術成果外，技術信息還包括專利文獻以外的普通技術信息，這些普通技術信息包括尚未向社會公開或公開過的技術信息，未向社會公開的技術信息還包括未公開的專利申請和法律意義上的非專利技術。這些普通技術信息不是專利法的保護對象，但同樣具有經濟性、實用性和動態性，是企業獲得專利風險信息的重要渠道。

已經向社會公開過的技術信息，大量存在于各種專業技術雜志、科技期刊、論文著作、網絡等信息渠道中，如行業的研發動態報道、技術標準情報、行業內技術糾紛信息等等。其中技術標準情報往往標明本行業最高的技術水平，能夠成為企業最大程度利用專利權的途徑之一，技術和標準的結合能給權利人帶來更大利益，也會給權利人以外的人帶來更大的專利風險。在未向社會公開的技術信息中專利技術最值得關注，而非專利技術往往僅為少數人知道，在生產經營活動中已經采用，不享有專利權或發明權，但他具有實用價值，能給企業帶來經濟效益。通過非專利技術同樣能夠發現行業或競爭對手的技術動態，因為非專利技術可能蘊含或者延伸出受專利法保護的專利技術成果。

3、經營管理信息

除直接含有技術內容的專利文獻和普通技術信息外，發生在企業生產經營和管理過程中的經營管理信息也會包含很多的技術和法律信息，這些信息也是獲取和發現各種專利風險信息的重要渠道之一。

競爭公司的經營管理動態往往會反映公司的未來發展戰略，而未來發展戰略的實現又離不開技術的研發和專利權的形成，與此同時，企業的市場動態，合作伙伴的變化、經營模式的調整均會與未來業務和發展的技術方向相關。該類經營管理信息的采集整理又能夠超前發現存在的專利風險，制定應對策略。

（二）專利風險分析

1、專利風險分析流程

專利風險分析的基本數據信息主要是專利文獻信息，普通技術信息、經營管理信息等，其中以專利文獻資料最為重要，普通技術信息、經營管理信息往往只起著補充和驗證的作用。在完成基本數據信息的采集整理后，必須對其進行進一步的處理、加工、篩選和分析整理。對專利文獻而言應針對專利文獻中的著錄項目、技術信息和權利信息進行組合統計，數據過濾篩選、數據清洗和數據驗證等加工分析步驟，將有用的專利信息進行分析和歸類，整理出直觀易懂的數據結果。

在對專利文獻的分析整理過程中應注意兩個重點，一是重點監測的技術領域，對重點監測的技術領域要分析該領域整體專利申請情況、技術發展趨勢、重點技術發明點、技術生命同期，尤其要對該領域內的專利申請量和授權量的變化情況進行重點關注，其主要指標包括：發明專利授權數量的同比變化率，發明專利申請量的同步變化率，專利申請量和授權量的國內外權利人的比率等，繼而發現該領域的技術分布情況和關鍵專利情況。二是重點監測本領域的特定申請人或權利人，挖掘那些專利申請異常活躍，同一技術主題上申請量相對集中，專利擁有量高的申請人或權利人，該申請人或權利人往往會成為或者已經成為企業重要的競爭對手。上述的分析重點有利于對本領域的技術發展趨勢、競爭態勢、競爭對手有一個相對全面的了解，從而發現專利風險，并積極應對專利風險，制定更符合自身實際的研發方向。

2、專利風險分析方法

專利風險往往隱藏于各種數據信息中，而對海量專利風險信息數據，應當使用科學的分析方法對其進行探尋、研究，從而提取有用信息，并將個別零碎的信息轉化為系統完整的有價值情報，獲得主要的技術競爭領域，發現潛在的競爭對手和它的技術研發動態，以形成相關產業和技術領域的競爭策略，從而有效地規避和化解專利風險。就專利文獻信息而言其分析方法主要有定量分析方法和定性分析方法。

專利信息的定量分析是研究分析專利文獻的直觀而又重要的方法之一，該分析方法主要通過對專利文獻的外表性特征進行統計分析，也就是通過專利文獻上所固有的著錄項目來識別有關信息，然后對有關指標進行統計，最后通過不同的分析視角來對有關數據的變化進行解釋，得到專利文獻中所記載的技術、法律和經濟信息。具體地說，定量分析是在對大量專利信息加工整理的基礎上，對專利信息中的專利分類、申請日、申請人、發明人、國別、優先權等特征進行科學歸類，從中提取有用的信息，并將零散信息轉化成系統的、完整的、有價值的情報。這種分析方法能提高專利信息質量，可以很好地分析和預測技術發展趨勢，科學地反映發明創造所具有的技術水平和商業價值，用量化的形式揭示某些發明人或權利人的技術研究方向與發展重點，從而可以獲得市場熱點和技術領域競爭程度等信息，及時發現潛在的競爭對手，判斷競爭對手的技術實力和技術動態，及時獲得相關產品和技術及競爭策略等方面的信息。但該分析方法基于專利文獻的著錄項而發生，因此存在與銷售、市場銜接不夠的缺點，較為適合行業宏觀層面上的分析。

專利信息的定性分析是一種技術分析方法，它是以專利的技術內容或專利的“質”來評估識別專利，并按專利特征來歸并有關專利使其有序化，這種方法與定量分析有很大區別，具有很強的技術性、專業性，往往是通過專利工作者和專業技術人員的密切配合來完成。具體地說，專利信息的定性分析是對專利技術內容進行歸納總結、演繹分析和綜合抽象以及概括等手段，了解和分析某一技術的發展狀況，它通過專利文獻提供的技術主題、專利國別、專利發明人、專利分類號、專利申請日、授權日等信息搜集專利文獻，并對其進行信息分類、比較和分析加工，形成有機的信息集合，進而有重點地研究那些有代表性、關鍵性、典型性的專利文獻，最終找出專利信息之間的內存的、潛在的相互關系，形成專利技術描述分析和文獻間的對比研究分析。

專利文獻的定量分析和定性分析之間既有區別又有聯系，定量分析側重于專利的著錄項，而定性分析偏于專利的技術內容。將專利文獻的定量分析和定性分析結合起來使用，可以更好地揭示其本質，更準確、有效的發現專利風險所在。

3、專利風險分析重點

在專利風險的分析過程中，通過對專利風險信息數據的全面、系統的技術分類、比較研究和有針對性的量化分析，以弄清楚行業內專利密集點、主要持有者和競爭對手的基本情況、與企業相關的技術分布情況、發明專利、實用新型數量質量情況、以及關鍵技術專利、關聯技術專利的分布情況、地域擴張情況和時序變化情況。整理出與公司目前業務和產品相同或相類似的專利；與公司未來業務和擬發展的技術方向相關的專利；目前或將來與公司存在競爭關系的競爭對手的專利；已經進入或被相應技術標準采用的專利；在行業內同一技術領域中發生頻繁發生糾紛、訴訟的專利；行業中最前沿技術領域的專利。在整理出這些關聯專利的基礎上，發現和歸納出存在普通專利風險的專利、存在重大專利風險的專利、存在侵權或被侵權風險的專利，以及存在于相應技術標準的專利，并有針對性地、重點研究這些專利的專利類型、技術重疊程度、權利保護范圍，以及專利權的存續期限。當然對專利風險的分析、發現和歸納的過程，應當是動態的、不斷完善和更新的過程，以隨時展現目前和將來同行業、同技術領域的競爭態勢和風險狀況。

二、專利風險評估

（一）專利風險評估因素

專利風險的評估主要從技術因素、專利因素以及行業和競爭者狀況等層面去考量風險專利對企業構成威脅的程度。

在技術因素方面，從以下幾個方面評估風險專利對企業構成威脅的程度，一是專利技術的重要性程度。通過分析企業對專利技術的依賴性，專利技術對企業的影響力和控制力，專利技術的發展態勢、專利數量變化率、專利與行業或產業技術標準的關聯性，得出專利技術對企業而言屬于一般技術、關鍵技術或是核心技術。二是專利技術的可替代性。在對專利風險評估時，企業應當考慮是否有可替代的備援性技術方案。沒有可替代技術方案的專利技術，對企業來說將是高風險的，甚至企業可能被迫退出特定市場，終止相關產品的生產、銷售乃至使用。三是技術方案的重合度。企業產品與現有技術的相關度，即與專利技術之間差異的大小。當企業的業務或產品與專利技術方案高度重合時，企業就存在較高的專利風險。四是專利技術的可行性。專利技術方案能否實施以及在該技術領域的先進性程度，能否產生改進或提升的技術方案，專利權人在同行中的地位和專利技術的壽命均影響風險專利對企業的威脅度。

在專利層面上，要考察權利要求書的權利要求項數和權利要求所劃定保護范圍的大小，以及專利文件的撰寫質量和嚴謹性，更要考慮該同族專利的數量和它提出專利申請的地域，專利說明書記載內容的詳細情況，實施例的多少，以及所要解決的技術問題和產生的技術效果等內容。此外，風險專利的許可情況，發生專利訴訟和無效情況，以及專利是否涉及技術標準等內容，也是評估風險專利威脅程度的重要影響因素。

（二）專利風險可能性評估

專利風險可能性是指企業在經營活動中可能出現的侵權或被侵權而導致利益損失的預期，而這種預期的或可能發生的利益損失主要從行業的專利競爭態勢、競爭對手的威脅程度和企業自身的專利實力等三個方面去考察評估。

行業的專利競爭態勢對專利風險出現的可能性具有最為直接的影響。首先該行業的技術創新基礎和創新文化、專利的密集程度、基礎專利數量在專利總量中所占的比例，行業中是否存在專利池或專利聯盟。其次是在該技術領域或行業內是否發生了專利糾紛或者專利訴訟，以及發生專利糾紛的頻度如何，發生的專利糾紛對行業影響的大小及其結果。再次，在行業各種級別技術的標準中，溶入了多少專利技術內容，這些專利屬于基礎專利，還是普通專利，以及專利界定的保護范圍的大小等。

企業競爭對手尤其主要的競爭對手是給企業帶來專利風險的最直接因素。首先要評估競爭對手在該技術領域中的技術創新實力，專利技術實力和專利儲備情況。其次要考慮競爭對手是否引領行業的技術發展方向，是否建立了較為完備的專利攻防策略，以及是否有在行業中主動提起專利訴訟的經歷。再者該競爭對手與企業業務的關聯程序，產品技術水平的高低，主要業務目標和市場的重疊沖突程度等因素都會影響專利風險的程度。

企業自身的專利綜合實力是影響專利風險大小的基本原因。例如，企業自身在本技術領域和本行業中掌握多少關鍵技術和基礎專利，企業自身的技術創新實力如何，儲備了多少與行業相關的專利技術，是否制定有自身特點的企業知識產權戰略，能否自如地應對專利糾紛，能否有效避免和減輕風險專利帶來的利益損失，是否設立相應的專利工作部門、儲備有高素質知識產權法務人才。

（三）專利風險損失評估

一旦專利風險發生就會給企業造成不同程度的影響，專利風險所造成的不利后果主要體現在企業的技術創新空間受阻、商譽受到影響以及直接利益的損失。企業在技術創新階段需要投入大量的資金，而且這一階段是一個只見投入不見產出的階段，在這一階段專利風險的發生不僅使企業技術創新中斷，技術創新的空間嚴重受阻，甚至會退回到產品的原有技術水平。前期的研發投入化為泡影，繼續研發則有可能導致更大的損失，企業的技術創新積極性也遭到嚴重挫折。專利風險發生后，企業的外部形象也會不可避免地受到影響，良好的企業商譽和市場信任度會出現下降。當然專利風險對企業并不總是產生惡性影響，也可能是良性的，如權利人在起訴階段往往具有正面效果，企業在專利訴訟中獲勝也會對企業市場信譽產生積極的作用。專利風險發生后最直接的負面影響是企業經濟利益的損失。專利風險的影響范圍也會影響損失的大小，專利風險涉及到單一國家或多個國家與經濟利益損失度和市場信譽下降程度有著直接關聯。

三、專利風險應對措施

（一）法律應對措施

專利法律保護是專利制度的支柱之一，也是應對專利侵權和被侵權風險的最主要的措施，在專利侵權訴訟中，通常運用的幾個原則是：首先是技術特征覆蓋原則。是否構成侵犯專利權的行為，必須要求被控侵權產品完全覆蓋了專利權的必要技術特征，如果僅包含必要技術特征中的某些部分，則不能認定侵犯專利權，因此在侵權訴訟中必須證明被訴訟技術完全包含了專利權的必要技術特征。在專利侵權訴訟中，公知技術抗辯也是被告方經常采用的一種抗辯手段，如果企業成為專利侵權訴訟中的被告，應當對專利申請日前與專利技術相近或者相同的技術進行必要的全面檢索，看是否能通過運用公知技術抗辯原則使自己免于承擔侵權責任。等同原則，是指被控技術是否采用了等價代換的方式使用了專利權人的技術，即是否以實質上相同的技術手段并產生了實質相同的技術效果。禁止反悔原則是指專利權人在專利審查授權過程中作出的意思表示可以作為專利侵權訴訟中的證據使用，專利權人不得以與其專利審查程序中的所做出的意思表示相反的理由在侵權訴訟中主張權利。

在被訴專利侵權中，啟動無效專利程序是最為有效的應對措施。企業在應訴過程中向國家知識產權局專利復審委員會請求宣告專利權無效，在此情況下按照最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題若干規定》，法院一般會中止訴訟程序，這樣就可以贏得一定的時間，如果在此程序中部分或全部無效對方專利權，則直接贏得訴訟。當然企業要使專利無效獲得成功，關鍵是要收集整理出專利權無效的充分證據，通過分析、調查該項專利權不符合專利“三性”的證據，證明專利說明書對技術內容的公開，以及專利權在審批中的修改、變動情況有錯誤，以爭取使專利權無效，從而獲得專利訴訟的勝利。

在專利侵權訴訟之前，也可以采取相應的非訴訟手段來應對專利風險，如警告、宣言、登報發表聲明，或者通過發律師函提醒制約競爭對手。尤其是對專利權牢固程度并無十分把握時，不應輕易提起訴訟，即使要提起訴訟也要綜合考慮訴前措施，如在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全措施，或采取訴訟調查和律師事先調查函等手段減少訴累和不必要的財產損失。

（二）技術應對措施

專利制度根本的目的之一在于鼓勵發明創造，通過技術創新引領本行業的技術發展方向，本身就能有效地規避和減輕專利風險。由于企業技術競爭激烈化，企業問總是通過交替的技術創新來推動行業的技術不斷進步，當企業的競爭對手擁有多項專利權對本企業構成威脅時，而該專利權又十分牢固，除采用法律的應對手段外，還應采取技術上的應對措施。其主要方式：一是繞開權項，采用回避的技術設計，開發不相抵觸的技術方案。在此過程中企業應當弄清競爭者專利權的權利要求范圍，研發不同的技術解決方案，或者基于對方的專利技術研發具有更高水平的技術路線，從而繞開對方的專利權保護范圍。二是使用替代技術方案。替換的技術特征越多，侵權的可能性就越小，不過替代技術方案應該是具有明顯技術效果的方案，而不是“變劣”的技術替代方案，否則仍有遭受專利風險侵害的危險。企業是否使用技術替代方案，還需要從經營戰略的角度去權衡定奪。三是加強企業自身的專利儲備，大量地開發研究外圍的技術方案，提升企業自身的專利抵御能力，特別是當競爭對手擁有難以回避的基礎專利時，企業可以通過開發外圍專利技術來圍剿基礎專利，從而實現自己的技術、生產和經營目的。

（三）管理應對措施

通過技術合作、專利許可和專利保險等管理手段來應對和規避專利風險。通過專利技術的引進、輸出和專利技術的交叉許可形成專利聯盟，增加合作各方的專利技術實力。專利技術引進能夠迅速地組織規模化生產，并憑借專利技術的壟斷權控制，保證自己在沒有比專利更好的技術產生之前不會受到該專利的威脅，以避免造成經營上的損失。交叉許可實際上兼有引進和輸出的雙重性質，通過交叉許可可以換取利用價值較大的技術，也可以避免更多的專利摩擦。專利保險則可為投保人的專利維權行為而支出的調查費用、維權費用和訴訟費用給予賠償，化解專利風險。在管理上企業還可以通過政府協調、行業協會支持和爭取客戶支持來減輕專利風險的發生，保證企業經營行為的正常運行。

（唐亞軍、趙小明、劉丹丹等同第一作者。）