專利無效宣告程序中權利要求書允許的修改方式

王曉東　張春艷

一、引言

在專利無效程序中，對于一些請求人提出的無效宣告請求理由，專利權人難以提出有效的抗辯，但是通過修改權利要求書的方式彌補這些缺陷則較容易。因此，雖然是被動的無奈之舉，但專利權人仍希望能夠在無效宣告程序中自由地修改專利文件，以維持專利的有效性。專利法實施細則第69條第l款規定，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大專利權的保護范圍。可見，法律也已經賦予了專利權人在無效程序中修改專利文件的權利。

從另一個角度來看，專利文件作為經國務院專利行政部門審查、批準、公告的法律文件，應當具有嚴肅性和穩定性。授權后對專利文件的修改，這～專利權人行使處分權的行為，不僅影響其獨占權利的大小和行使權利要求的有效性，同時還直接影響到社會公眾利用技術的自由度。因此，在考慮無效期間專利權人修改專利文件的程度時，單純從專利權人的角度出發是不夠的。既不能完全禁止修改專利文件，修改的自由度也應有一定的限制。為此，《專利審查指南》對無效程序中的修改原則和修改方式進行了具體的限定，在滿足所述修改原則的基礎上，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。即，除了需要符合專利法第33條的基本要求之外，修改方式還必須滿足上述規定，這樣的要求在很大程度上限制了專利權人在無效宣告請求程序中對專利文件的修改。

《專利審查指南》中這樣的限定能否平衡專利權人與社會公知之間的利益一直存在爭議。然而，對于專利權人來說，可能更關心的是如何在目前的法律框架下，更大限度地利用專利法實施細則第69條第1款所賦予的權利，通過修改權利要求的方式保持專利權的穩定性。要想實現這個目的，筆者認為需要明確以下兩方面的問題。

二、《專利審查指南》中限制了修改方式一般限于權利要求的刪除，合并和技術方案的刪除，對于其中的“一般”應作如何理解？

一段時間以來，有觀點認為《專利審查指南》中限定的三種方式即為專利復審委員會允許修改的全部情況，沒有其他接受的可能性，實則不然。在一些例外情況下，專利復審委員會并不禁止其他修改方式的存在，例如對于一些筆誤和明顯錯誤的修改等。在專利復審委員會作出的第15948號無效宣告請求審查決定中，合議組接受了專利權人在無效宣告階段將權利要求4中的“移動桿（421）”修改為“牽引桿（421）”；在第7128號無效宣告請審查決定中，合議組接受了專利權人對權利要求引用關系明顯缺陷的修改，即允許其將“如權利要求3所述”修改為“如權利要求2所述”；在第7056號無效宣告請求審查決定中，合議組接受了專利權人將權利要求3中不起限定作用的重復限定內容“且與下座板鉸接”刪除的修改方式。可見，對于一些筆誤和明顯錯誤的修改，專利復審委員會一直是持開放態度的，這樣的作法可以避免一些對現有技術作出足夠貢獻的授權專利因存在撰寫瑕疵而被宣告無效的情況發生。尤其是，如果專利復審委員會對這些案件以不符合專利法第26條第3、4款等嚴重缺陷條款宣告專利權無效時，專利權存在的過錯與其所受到的懲罰明顯不對等，難以從公平的角度作出合理的解釋。

以上情況至少說明了《專利審查指南》中除了所述三種修改方式外，并不完全禁止其他可接受的非典型情況存在，但非典型情況并不僅限于對筆誤和明顯錯誤的修改。

最高人民法院行政裁定書（2011）知行字第17號所涉及“氨氯地平、厄貝沙坦復方制劑專利無效糾紛案”（下稱氨氯地平案）也接受了專利權人的“非典型性”修改。

涉案專利授權公告的權利要求1如下：“一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1：10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成分組成的藥物組合物。”專利權人在無效宣告請求的口頭審理過程中將權利要求1中的數值范圍1：10-30修改為1：30。無效決定中認為上述修改不屬于《專利審查指南》允許的修改方式，不予接受。隨后，專利復審委員會基于專利的授權文本認定該專利各項權利要求不符合專利法第26條第4款的規定，宣告該專利全部無效。專利權人不服該無效決定，并提起行政訴訟、申訴程序，案件最終提交到了最高人民法院。

最高人民法院認為：“本案中，盡管原權利要求中1：10-30的技術方案不屬于典型的并列技術方案，但鑒于1：30這一具體比值在原說明書中有明確記載，且是其推薦的最佳劑量比，本領域普通技術人員在閱讀原說明書后會得出本專利包含1：30的技術方案這一結論，且本專利權利要求僅有該一個變量，此種修改使本專利保護范圍更加明確，不會造成其他諸如有若干變量的情況下修改可能造成的保護范圍模糊不清等不利后果，允許其進行修改更加公平。1：30的比值是專利權人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權利要求修改為1：30既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，更未擴大原專利的保護范圍，不屬于相關法律對于修改進行限制所考慮的要避免的情況。況且，《專利審查指南》規定在滿足修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于三種，并未絕對排除其他修改方式。”

可見，最高人民法院在本案中對于上述問題給出了明確的回答：“一般”應作不排除存在其他修改方式之解釋。

三、除了《專利審查指南》中規定的三種情況以外，還有哪些修改方式有可能被接受？

日前，國家知識產權局專利復審委員會審結了亨特博士實驗室有限公司請求宣告深圳微芯生物科技有限責任公司第03139760.3號發明專利權無效案件（其中涉及新型抗癌藥物西達本胺，本案下稱西達本胺案），在專利權人提交修改文本的基礎上，專利復審委員會作出了維持專利權有效的審查決定。

涉案專利授權公告文本包括6項權利要求，其中權利要求1如下：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑，其特征在于，該化合物的結構通式如下所示：通式I（略）。

無效宣告請求人亨特博士實驗室有限公司向專利復審委員會提出了無效宣告請求，其理由是本專利權利要求1-6不符合專利法第33條、第26條第4款、第22條第3款等，請求宣告本專利全部無效。

經形式審查合格，專利復審委員會受理了上述無效宣告請求，在口頭審理中，專利權人當庭提交申請文件的修改文本，將授權公告的權利要求1的馬庫什化合物修改為具體的化合物，修改后的權利要求1為：

“1、一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑，其特征在于，該化合物為：

N-（2-氨基-4-氟苯基）-4[N-（3-吡啶丙烯酰基）氨甲基]苯甲酰胺。

對于專利權人提交的修改文本，請求人認為：因權利要求1的修改不屬于并列技術方案的刪除，故其超出了規定的期限，不能被接受。本專利應被宣告無效。

在無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會認為：專利權人于口頭審理當庭提交了修改后的權利要求書，其中將授權公告文本權利要求1的馬庫什通式化合物修改為實施例2記載的具體化合物N-（2-氨基-4-氟苯基）-4[N-（3-吡啶丙烯酰基）氨甲基]苯甲酰胺。對此，合議組查明：本案中，專利權人將權利要求1的馬庫什通式化合物修改成具體化合物，該化合物是其說明書實施例2具體制備的唯一化合物。并且，對于本專利授權文本權利要求所概括的通式化合物，申請人在說明書中僅給出了其中兩個具體化合物的制備過程以及結構確認數據，即實施例2和4；而在這其中，僅測試了實施例2化合物的活性效果，包括對組蛋白去乙酰化酶的體外抑制以及對腫瘤細胞的生長抑制作用，未給出任何與實施例4化合物相關的活性測試情況描述。

在此基礎上，合議組認為：上述實施例2具體化合物的制備、確認以及用途和使用效果在說明書中已經清楚、完整地予以公開，并且是本專利唯一既給出了制備方法又確認了活性效果的具體化合物，所屬領域技術人員通過閱讀本專利說明書，根據該說明書所記載的內容應當可以獲知，上述實施例2化合物是本專利的發明核心所在。

《專利審查指南》對無效宣告程序中權利要求的修改方式進行了限制，其規定修改權利要求書的具體方式一般僅限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。可以看出，《專利審查指南》一方面強調絕大多數情況下以上述三種修改方式為原則，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對本案的修改，合議組認為：盡管專利權人對權利要求l所作的上述修改不屬于并列技術方案的刪除，但是，修改后的具體化合物不僅在專利說明書中有明確記載，而且其屬于本專利的發明核心所在。如果允許專利權人進行上述修改，則能夠更加充分地體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意，并且有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發明實質；同時，鑒于修改后的具體化合物在專利說明書中已被作為專利核心內容公開并在其保護范圍之內，允許上述修改也不會帶來公示性方面的問題。因此，上述修改并不違背《專利審查指南》對修改方式進行限制的初衷，應可以作為例外情形而被接受。綜上所述，專利權人在口頭審理當庭提交的上述修改應當被允許。

在此基礎上，專利復審委員會進一步審查了無效宣告請求人提出的所有無效理由，認為修改后的權利要求書符合專利法和實施細則的相關規定，并最終做出在修改文本的基礎上維持專利權有效的審查決定。

本節所述問題的解決實際上涉及了審查標準的確立，這并不是一蹴而就的事情。但是，我們可以從最高人民法院在氨氯地平案中態度以及專利復審委員會在西達本胺案中的作法初步體會各方接受非典型性修改的把握尺度。

氨氯地平案中涉及無效階段專利權人將權利要求書中配方比例1：10-30修改為1：30。最高人民法院首先明確此修改不屬于典型的并列技術方案的刪除，但鑒于1：30這一具體比值在原說明書中有明確的記載，且是其推薦的最佳劑量比，此種修改使本專利保護范圍更加明確，不會造成其他諸如有若干變量的情況下修改可能造成的保護范圍模糊不清等不利后果，允許其進行修改更加公平。也就是說，氨氯地平案中最高人民法院主要是基于公平的考慮因素，允許這種特殊形式的修改方式的存在。相對來說，這樣的標準比較抽象、上位，涵蓋的可能情況也更多。雖然專利權人對這樣的裁定結果持積極態度，但毫無疑問，并不是無效程序中縮小范圍并且在原申請文件中有記載的修改方式都應當被接受。如何更好地理解氨氯地平案件中所表達出的法律適用意見，需要更多的探索。

西達本胺是專利復審委員會最新作出的接受非典型性修改的案例，相對于氨氯地平案中的接受理由，西達本胺案接受修改的把握尺度似乎更加嚴格。其允許專利權人作上述修改的事實基礎是修改后的技術方案是發明的唯一核心所在，考慮的角度包括是否在說明書中有明確記載；能否體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意；是否有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發明實質；修改后是否會影響專利文件公示性方面的問題等。在綜合考慮各種影響因素的基礎上，認為本案中的修改方式并不違背《專利審查指南》對修改方式進行限制的初衷，應可以作為例外情形而被接受。西達本胺案中復審委員會的考慮初衷在一定程度上與氨氯地平案中最高人民法院行政裁定的精神相契合，同樣遵從了公平的考慮原則，同時更加突出了公示性方面的衡量因素，發明的唯一核心，無論如何修改，都不會脫離專利權的保護范圍，社會公眾不會陷入無法預期專利權修改方向的困擾，這是本案允許修改的一個關鍵所在，可以說該案給出了一個操作性較強的審查思路。

四、結語

相對于其他國家的專利制度而言，我國在專利授權后缺少實質上能夠為專利權人所利用的有效的專利文件修改途徑，而專利無效制度并不是為了方便專利權人修改專利文件而設立的制度，導致在專利無效程序中對修改原則和修改方式進行限制時引發諸多爭議。然而，在審查制度的設計以及具體案件的審查實踐中，應當始終遵循的原則是，既要維護專利權人處分其專利權的權利，又要充分保護社會公眾的正當利益，維持專利權的相對穩定性。我們可以看到這些年來我國專利審批程序中對于各階段專利文件的修改都持謹慎態度，例如專利法第33條、專利法實施細則第69條第1款、《專利審查指南》等諸多要求。無論這些限制的初衷如何，但都在客觀上起到了促使申請人重視申請文件的撰寫、提高專利文件質量的重要作用。當然，隨著專利制度的不斷發展、專利運用水平的不斷提高，這樣的審查策略在審查實踐中的指導作用是可能會發生調整或變化的，以更好地適應時代發展的要求。在目前的法律框架下，既不能完全禁止在無效程序中修改專利文件，也不宜將修改的自由度完全放開。當在審查實踐中出現難以把握的情形時，在不影響公示性的前提下，更有利于聚焦發明實質，把握技術核心，更能夠充分體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意的作法應受到推崇，藉此在專利權人的合法權益與社會公眾之間尋求適度的平衡。