近期美國法院有關標準必要專利的重要發展

翟士騫　陳維國

近年來，圍繞著標準必要專利（SEP）的討論越來越多。在過去一年中，美國聯邦巡回上訴法院和美國司法部反壟斷部門（DOJ）對有關實施合理、非歧視（RAND，或加入“公平”要素的（FRAND）許可原則所約束的標準必要專利（SEP）的案件作出了重要決定。具體而言，在2014年，聯邦巡回上訴法院在案例中指明：（1）禁令是否適用于SEP（Apple訴Motorola案）；和（2）應如何確定RAND專利使用費率（Erlcsson訴D-LinkN）。DOI也在最近發布的商業審查函中針對電氣電子工程師學會（IEEE）的有關可能涵蓋IEEE標準中技術的專利許可和實施新政策提供了指導。聯邦巡回上訴法院的這些裁決以及DOJ商業審查函代表了美國關于標準必要專利法律制度的發展趨勢，下面一一介紹這些重要案例和DOJ的商業指示。

聯邦巡回上訴法院的裁決

1、Apple訴Motorola案

在Apple訴Motorola案中，聯邦巡回上訴法院裁定受RAND義務約束的SEP所有者在某些情況下可能有權獲得禁令性救濟。Apple，Inc.訴Motorola，Inc.案，757 F.3d 1286（2014年聯邦巡回上訴法院）。該案首先在伊利諾斯州的地區法院審理。在審理過程中，Apple提交動議要求法院認定Motorola無權禁止Apple使用有RAND義務的SEP。法官在審理該動議時，表示“考慮到FRAND，我不認為禁止Apple侵犯該專利是合理的，除非Apple拒絕支付符合FRAND要求的專利使用費。”Apple，Inc.訴Motorola，Inc.案，869 F.Supp.2d 901，913-14（2012年伊利諾斯州北區法院）。換句話說，該地區法院法官的意見是，只要SEP有按照FRAND許可的義務，對方沒有無故拒絕支付FRAND要求的許可費，法院則不能頒布禁令。該案上訴到聯邦巡回上訴法院，聯邦巡回上訴法院不認同這一觀點，否決了地區法院關于禁令性救濟不適用于SEP侵權行為的判決。該法院解釋道，涉及此類SEP的禁令應基于美國最高法院在eBay，Inc.訴MercExchange，L.L.C.（547 U.S.388（2006））案中規定的相同禁令框架進行評估。例如，需注意“如果侵權者單方面拒絕支付FRAND專利使用費，或者不合理地拖延談判以達到同等效果，則授予禁令可能是合理的”。（引用美國司法部和美國專利和商標局，《針對受自愿F/RAND承諾約束的標準必要專利的救濟政策聲明》，第7-8頁，2013年1月8日。）聯邦巡回上訴法院提出地方法院在審理是否針對有RAND義務的SEP授予禁令時，在使用eBay案中確立的要素基礎上，可以考慮包括：（1）SEP所有者證明無可挽回的損害的難度；（2）侵權者是否單方面拒絕支付RAND專利許可費或不合理地拖延談判以達到同等效果；（3）SEP所有者是否基于RAND條款給予許可；和（4）鼓勵參與標準制定組織和確保SEP未被高估的公共利益。

基于eBay案原則，聯邦巡回上訴法院裁定金錢損害賠償足以完全補償Motorola的損失，且Motorola未證明因Apple的侵權行為遭受了無可挽回的損害。因此，聯邦巡回上訴法院確認了地區法院批準Motorola無權就該專利侵權行為獲得禁令的動議的裁定。

2、Ericsson，Inc.訴D-Link Systems，Inc.案

在Ericsson，Inc.訴D-Link Systems，Inc.案中，Ericsson控告多名被告侵犯涵蓋802.11（n）Wi-Fi協議的三項專利，陪審團裁定被告侵犯了相關專利，Ericsson應獲得1000萬美元的損害賠償（每臺侵權設備約15美分）。Ericsson，Inc.訴D-Link Sys.，Inc.案，773 F.3d 1201，1208（2014年聯邦巡回上訴法院）。在陪審團判決之后，被告提出要求重新審理的動議，理由是Ericsson損害賠償專家的證詞違反“整體市場價值規則”，以及法院在庭審過程中，對陪審團關于Ericsson的根據RAND原則的許可義務的指示不夠充分。

在上訴審理過程中，聯邦巡回上訴法院認定地區法院沒有錯誤地接受按照整個產品（包括不受專利保護的部件）的完整的價值計算許可費的證據，因此確認了地區法院針對Ericsson損害賠償專家證詞的裁決。聯邦巡回上訴法院裁定，雖然專利使用費率必須僅反映基于該產品侵權功能的價值，但地方法院無需排除有關基于該產品完整價值的許可的證詞。不過，聯邦巡回上訴法院指明，地區法院應向陪審團提供提醒性指示，最終判決的專利許可費應該僅反映侵權部分為產品帶來的增值。

對于有關Ericsson的RAND許可義務的陪審團指示，聯邦巡回上訴法院說明判斷合理許可費的通用的Georgia-Pacific要素有多項不適用于有RAND義務的專利（Georgia-Pacific要素是法院確立的判定合理許可費可以參考的一些要素。參見Georgia-Pacific Gorp.訴U.S.Plywood Corp.案，318 F.Supp.1116（S.D.N.Y.1970）。地區法院應根據特定案件中的具體情況和證據為陪審團提供計算損害賠償的指示。在Ericsson，Inc.案中，地區法院錯誤地指示陪審團考慮不相關或誤導性的Georgia-Pacific要素。聯邦巡回上訴法院還闡明了在判定合理的專利許可費時，應僅基于專利發明為相關產品帶來的增值，而不是該技術使產品符合標準所帶來的所有價值。

3、有關新IEEE政策的DOJ指導

電氣電子工程師學會IEEE最近在得到美國司法部反壟斷部門的肯定之后，修改了IEEE標準組織的專利政策。IEEE的修改標準相關的專利政策的提議包括下列內容：（1）禁令救濟；（2）“合理費率”的含義；（3）互惠許可要求；和（4）IEEE許可承諾適用的產品供應鏈階段。依據DOJ的商業審查程序，DOJ分析了涉及這四個方面的IEEE提議是否會由于減少專利許可費并因此減少創新激勵，從而對競爭造成損害。DOJ總結認為“不太可能發生”此類損害。DOJ認定IEEE提議的總體目標是為了闡明IEEE標準組織的RAND承諾的范圍，促進標準更進一步被采用并消除潛在反競爭行為，從而為消費者帶來更多利益。

具體而言，IEEE的提議要求專利持有人不能要求法院禁止潛在的被許可人或者標準實施人使用受RAND約束的專利技術。“除非實施人拒絕參與或遵循一個或多個有權裁定合理費率和其它條款的法院的裁決……”。DOJ表示，該IEEE提議的這一部分比DOJ和美國專利商標局近期提供的相關指導更為嚴格，但私營標準制定組織有權在未違反反壟斷法或其它法律的情況下實施任何政策。總體而言，DOJ認定該提議“與美國判例法的方向一致”。

接下來，DOJ認定IEEE的提議將“合理費率”定義為“恰當補償……排除因把該專利技術放入IEEE標準而產生的額外的價值”的說法符合美國判例法。DOJ還認定該IEEE提議中要求專利持有者不能拒絕許可受IEEE RAND承諾約束的專利給供應鏈中任何階段的供應商。最后，DOJ表示該IEEE提議中允許許可人要求對方提供SEPN2惠許可也符合相關法律規定。在DOJ發布其商業審查函的數天后，IEEE董事會于2015年2月8日批準了上述的提議。

4、結論

上述聯邦巡回上訴法院的裁決和DOJ商業審查函代表了美國關于標準必要專利法律制度的最新變化。這些變化直接關系到RAND許可義務內容和違反此類義務或侵犯SEP的潛在后果。參與標準組織的公司、涉及標準必要專利訴訟或者專利許可談判的公司，應該充分了解這些變化，以便制定符合法律規定和政策要求的標準設立、訴訟和談判策略。