在專利無效宣告程序中可以修改權利要求數值范圍嗎？

袁博

關鍵詞

專利無效

修改權利要求

復方制劑案

本案中，爭議焦點在于：第一，將權利要求中的數值范圍修改為范圍中的一個特征點值，是否屬于無效宣告程序中允許的修改方式；第二，選取權利要求數值范圍中的一個特征點值作為修改內容，是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍。換言之，在專利無效宣告程序中，對涉及數值范圍的權利要求的修改，應該遵循怎樣的規則？

一、問題的引出：“1：30”復方制劑案

（一）案情介紹

案外人上海家化醫藥科技有限公司（以下簡稱家化公司）于2003年向國家知識產權局申請名為“氨氯地平、厄貝沙坦復方制劑”的發明專利（即本案專利），并于2006年被授權公告，其權利要求是：“1、一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1：10-1：30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成分組成的藥物組合物。2、……。”本案專利說明書第三部分“試驗結果”表5的“9種劑量組合及相應的劑量比”中有A1130（1：30）的內容。該部分“復方對血壓的影響”中有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時才呈現穩定持續的降壓效應。”說明書第四部分“分析與結論”中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩定持久，用藥劑量小，故推薦為最佳劑量組合”的內容。此外，說明書中片劑制備實施例1和2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。針對本案專利權，李平向專利復審委員會提出無效宣告請求。2009年9月，專利復審委員會進行口頭審理，家化公司當庭提交了權利要求書的修改文本，將權利要求1中的比例“1：10-1：30”修改為“1：30”。12月，專利復審委員會作出第14275號無效宣告請求審查決定，認為家化公司權利要求修改文本超出原權利要求書和說明書記載的范圍，并且對該反應比例關系的技術特征進行修改也不屬于無效宣告程序中允許的修改方式，宣告本案專利全部無效。家化公司不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院一審維持第14275號無效宣告請求審查決定。家化公司不服提起上訴。二審期間，本案專利權發生轉移，江蘇先聲公司、南京先聲公司承繼為本案原告。北京市高級人民法院二審認為修改符合法律規定，于是撤銷第14275號無效宣告請求審查決定，并責令專利復審委重新作出決定。專利復審委不服向最高人民法院申請再審，后被駁回。

（二）問題的引出

本案中，爭議焦點在于：第一，將權利要求中的數值范圍修改為范圍中的一個特征點值，是否屬于無效宣告程序中允許的修改方式；第二，選取權利要求數值范圍中的一個特征點值作為修改內容，是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍。換言之，在專利無效宣告程序中，對涉及數值范圍的權利要求的修改，應該遵循怎樣的規則？

二、數值范圍的類型與點值選取

在專利權利要求和說明書中，為了描述某一技術特征，經常使用數值范圍的形式進行限定。根據數值選取的數量是否有限，可以將數值范圍分為連續型數值范圍與離散型數值范圍。例如，權利要求記載某反應溫度為60-90度，由于可供選擇的溫度在這個區間事實上是無限的，各溫度呈連續性變化，因此這種數值范圍可以稱之為連續型數值范圍；又如，權利要求記載某制作工藝需要進行N（N=4，5，6，7）次淬火，由于可供選擇的淬火次數的數值范圍（4-7次）是有限的，彼此之間沒有呈現4、4.1、4.2……這種連續性變化，因此可以將其稱之為離散型數值范圍。

區分數值范圍的類型有何意義呢？最大的功能，在于判斷修改權利要求數值范圍時，是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍。例如，判斷在數值范圍內選取特征點值的形式作為修改形式是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍，不同的數值類型能得出不同的結論。對于連續型數值范圍而言，如果權利要求記載某反應溫度為60-90度，修改后反應溫度變為75度，如果原權利要求書和說明書并未記載這一具體溫度，該領域的普通技術人員無法通過閱讀專利申請文件得知可以優選這一溫度，那么這種特征點值的選取就超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，那么這種修改就是被禁止的；對于離散型數值范圍而言，權利要求記載某制作工藝需要進行N（N=4，5，6，7）次淬火，修改后權利要求改為需要進行5次淬火，由于這一數值在原始專利申請文件中已有體現，本領域的一般技術人員可以通過閱讀原始申請文件直接地、毫無疑義地獲知這個數值，不需要付出創造性的勞動和大量的嘗試，因此這一修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，是允許的。可見，采取從原范圍中選取特征點值來對數值范圍進行修改是否符合專利法，主要是看所選取的特征點值是否能讓所屬技術領域的普通技術人員能從原專利申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定。

對于離散型數值范圍而言，由于數值有限，一般在原始專利申請文件中已經記載了具體的若干數值，因此公眾可以合理預期申請可能的保護范圍，將數值范圍修改為這些數值中的某些或者某個，能讓所屬技術領域的技術人員能從原申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定，因而沒有超出范圍；對于連續型數值范圍而言，由于可供選擇的數據呈連續性變化，可以選擇的數值在理論上是無限的，如果公眾根據原始專利申請文件的記載無法知悉某個特征值的選取以及該特征值具有區別于其他值的特別效果，那么將數值范圍修改為這個值就是不公平和超范圍的。具體而言，將離散型數值范圍改為范圍內某一特征點值不能成為被允許的修改形式主要基于兩個原因：

第一，這種修改形式擴大了權利要求的保護范圍。專利申請獲得授權后，專利權人就與公眾達成了一種“以技術換權利”的契約，公眾尊重權利人的專有范圍，而權利人不能干涉公眾在權利范圍之外對專利技術進行研究、改進的自由。如果相關領域的技術人員在權利要求的數值范圍內的數據進行了大量試驗，發現采用某一特征點值能獲得遠超過該范圍其他數值的技術效果，那么從新穎性上看，由于專利公開的數值范圍不破壞數值范圍之間除端點之外的其他任意數值的新穎性，因此選取該特定值具有新穎性；從創造性上看，由于采用該特征值能夠產生顯著的技術效果，并且需要付出創造性的勞動，因此該選值同樣滿足創造性的要求。在此條件下，對該特征值的選取就可以形成一項新的發明創造。如果允許原專利權人通過修改權利要求的形式將數值范圍修改為沒有在先記載的任意數值，就相當于讓其壟斷了這一數值區間的任何技術改進的自由，無形中擴大了其權利保護范圍，從而窒息了技術進步的空間。

第二，這種修改形式得不到原專利說明書的支持。對于離散型數值范圍而言，由于表達形式決定了相關領域的人員可以毫不費力的進行數值選取并且記載形式也決定了該數值可以由相關領域的普通人員直接地、毫無疑義地得到，因此對這種數值范圍進行特征值修改應當認為得到了原專利說明書的支持；相反，對于連續型數值范圍而言，面對數量巨大的各種取值可能，在說明書等專利文件沒有給出技術啟發和選值教導的情況下，相關領域的普通技術人員不經過大量創造性勞動無法獲得最優數值，在這種情況下，將數值范圍修改為某一優選特征值，令相關領域的公眾無法預見，實質上相當于將申請時未完成的發明內容隨后補入專利申請文件并就該發明內容不正當的取得先申請的利益，有悖先申請原則的本義，因此是不能接受的。

三、連續性數值范圍修改的例外規則

以上論述了阻卻連續型數值范圍進行特征值修改的兩個主要原因。另一方面，當構成修改障礙的這兩個原因不復存在時，連續型數值的修改在符合修改原則的前提下，就應當予以準許。例如，權利要求記載某反應溫度為60-90度，同時在說明書中公開了一個具體溫度75度，并說明這種溫度下能達到最佳的技術效果，那么就應當允許專利權人將權利要求溫度數值范圍修改為該特征點值。原因在于：從權利保護范圍看，75度落入原數值范圍且在原說明書中已有具體記載，因此沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍；從說明書等文件的內容看，75度的數值選取已經在說明書中進行了指導，其特別的技術效果也進行了明確的披露，因此相關領域的一般技術人員可以毫無難度地選取該特征值實現專利中的技術方案，因而當專利權人修改數值范圍為該特征值時，應當予以準許。行文至此，有人會提出疑問，將連續性數值范圍修改為原專利文件記載的特征值沒有擴大保護范圍，因此滿足專利實質審查中的修改要求，但是，在更加嚴格限制修改的無效宣告程序中，這種修改形式，符合《審查指南》的三種形式嗎？對這個問題的解答，將在下文案例分析中進行闡釋。

四、對“1：30”復方制劑案中數值范圍修改合法性的討論

（一）是否超出原權利要求書和說明書記載的范圍

如前文所述，在“1：30”復方制劑案中，專利權人已在原說明書中披露了“1：30”這一特征比值，同時也披露了選取該值能夠取得最佳技術效果，即：說明書第三部分“試驗結果”表5的“9種劑量組合及相應的劑量比”中有A1130（1：30）的內容，并有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時才呈現穩定持續的降壓效應”；說明書第四部分“分析與結論”中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩定持久，用藥劑量小，故推薦為最佳劑量組合”的內容；此外，說明書中片劑制備實施例1和2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。因此，可以認為這種修改沒有超出原權利要求書和說明書記載的范圍。

有人也許會提出和本案中專利復審委員會同樣的質疑：本專利說明書中記載了氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組合，但這僅表示藥物具體劑量的組合，不能反映整個比例關系。對于這一點，最高人民法院在裁定書中進行了回應：根據查明的事實可知，本專利說明書中明確公開了氨氯地平1mg與厄貝沙坦30mg的組合，并將氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg作為最佳劑量比，在片劑制備實施例中也有相應符合1：30比例關系的組合，可見1：30的比值在說明書中已經公開。對于比值關系的權利要求而言，說明書中具體實施例只能記載具體的數值，而無法公開一個抽象的比值關系，而且本專利說明書中披露的是在大鼠身上進行試驗所得到的結果，本專利說明書明確記載可應用的劑量范圍是氨氯地平2-10mg，厄貝沙坦50-300mg，如果認定其披露的最佳組方僅為1mg：30mg這一具體劑量而非比值，則該最佳組方根本不包含在上述可應用的范圍內，顯然不符合常理。對于本領域普通技術人員來說，1mg/kg和30mg/kg表明的是兩種成分的比值而非一個固定的劑量，故本案中應認為1：30的比值關系在說明書已有記載，該修改沒有超出原說明書和權利要求書的范圍。

可以看到，對于“原說明書和權利要求書記載的范圍”，應該從所屬領域普通技術人員角度出發，凡是原說明書和權利要求書已經披露的技術內容，都應該理解為屬于原說明書和權利要求書記載的范圍。從這個角度出發，判斷對專利申請文件的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍，不應只機械地理解為僅包含原說明書及附圖和權利要求書以文字和圖形表達的內容，還應考慮所屬領域普通技術人員綜合上述內容后顯而易見的內容。

（二）是否符合《審查指南》的三種修改形式

《審查指南》規定專利無效宣告過程中權利要求的修改方式限于三種：權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。專利復審委員會認為，即使認定本案中對權利要求的修改符合上述修改原則，但其仍然因不符合《審查指南》對修改方式的要求而不能被接受。考察《專利法實施細則》及《審查指南》對無效過程中權利要求的修改進行限制，其原因一方面在于維護專利保護范圍的穩定性，保證專利權利要求的公示作用；另一方面在于防止專利權人通過事后修改的方式把申請日時尚未發現、至少從說明書中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中，從而為在后發明搶占一個在先的申請日。基于上述原因，應當認為，本案中的修改應當予以準許，原因在于，《審查指南》規定的三種修改形式只是在無效過程中貫徹《專利法》第33條的具體形式，判斷依據仍然是嚴格遵守《專利法》第33條的規定。換言之，對于符合三種修改形式但是違反《專利法》第33條的規定的情形，不應準許；對于三種修改形式之外但是符合《專利法》第33條規定，并且較之授權專利權利范圍更小的修改形式，應當予以準許。

1、符合三種修改形式但是違反《專利法》第33條的規定的情形，不應準許

例如，在專利無效宣告程序中，現行《專利審查指南》規定允許以合并方式修改權利要求，這種方式有可能會導致修改后的權利要求中引入了原權利要求書和說明書中所沒有記載的技術方案。例如，假定原權利要求書為：權利要求1：一種產品，其特征為A。權利要求2：根據權利要求1的產品，其特征為B。權利要求3：根據權利要求l的產品，其特征為c。當無效宣告請求人提供了充足的證據證明權利要求1不具備《專利法》第22條中規定的新穎性或創造性時，根據現行《專利法實施細則》第69條及《專利審查指南》中的相關規定，專利權人可以采用合并的方式對權利要求書進行修改，也即專利權人可以將權利要求書修改為：權利要求1：一種產品，其特征為A+B+C。由于原權利要求2和3均為單獨引用權利要求l，也即其要求保護的技術方案僅為：一種產品，其特征為A+B；或：一種產品，其特征為A+C，而這種修改后權利要求1的技術方案是原權利要求書中所沒有記載的，甚至是原說明書中也沒有記載的，從而這種修改可能會導致不符合《專利法》第33條的相關規定。顯然，這種修改形式雖然符合《審查指南》的三種形式，但也是不能準許的。

2、三種修改形式之外但是符合《專利法》第33條規定，并且較之授權專利權利范圍更小的修改形式，應當予以準許

事實上，考察《審查指南》限定的三種修改方式可以看到，無效專利審查中的專利文件修改較之實質審查更為嚴格，這樣做是為了防止將無效程序變成再次實審。但是，如果采取較之授權專利權利范圍更小的修改形式，則應當予以準許，因為在這種情況下，既沒有違反公眾預期，沒有減少公眾權利范圍，而是權利人自己放棄了部分權利范圍（例如，原范圍的兩個端值即被放棄），因此不應予以拒絕。此外，最高人民法院在辦案中還認為，1：30的比值是專利權人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權利要求修改為1：30既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，更未擴大原專利的保護范圍，不屬于相關法律對于修改進行限制所考慮的要避免的情況。如果按照專利復審委員會的觀點，僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當的懲罰，缺乏合理性。況且，《審查指南》規定在滿足修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于前述三種，并未絕對排除其他修改方式。