商標反向混淆的危害與對策

彭志強，姜 渝，陳 雋

(1.重慶理工大學知識產權學院，重慶 400054;2.重慶松龍建筑(集團)有限公司營銷部，重慶 401147;3.重慶大學計劃財務處，重慶 400044)

一、引言

(一)反向混淆的內涵

反向混淆是美國商標法中的概念，是20世紀70年代由美國法院通過一系列相關案例提煉而來的。它與正向混淆是相對的，兩者的法理基礎都是混淆。商標的正向混淆是在后商標使用者讓消費者產生錯誤印象，以為其商品或服務來源于在先商標使用人。在正向混淆侵權中，在后商標使用者利用了在先商標使用人的商譽［1］。而商標的反向混淆是指，在后商標使用者容易使消費者不能區別相同或者近似商標下的商品，容易讓消費者誤認為在先商標使用者的商品來源于在后商標使用者，或者認為兩者之間存在某種聯系。可見，反向混淆不同于正向混淆，是一種新型的商標混淆侵權模式，并且反向混淆的侵權方式、適用的標準與正向混淆也不同。

反向混淆與正向混淆的區別在于:(1)在正向混淆中，消費者會認為在后商標使用者的商品或服務來源于在先商標使用者;(2)在反向混淆中，消費者混淆的方向恰恰是相反的，會認為在先商標使用者的商品或者服務來源于在后商標使用者。可見，在反向混淆侵權中，由于在后商標使用者的經濟實力和市場地位要優于在先商標使用者，并通過一系列的宣傳活動，能使消費者認為在先商標使用者的商品來源于在后商標使用者，從而造成反向混淆。

(二)反向混淆的由來

反向混淆一詞最早是在1918年由美國的霍爾姆斯法官在國際社訴美聯社案中隨案發布的一份贊同法律意見中提到的:“在一般的商標案件，通常是被告假冒原告產品。而與此相反，導致人們誤認為原告產品源于被告的行為也存在同樣的罪過。只不過，后一種情形更加微妙，造成的危害也更為隱蔽。但在我看來，適用于其中一種情形的原則也同樣適用于另外一種。”［2］

讓反向混淆問題正式擺在美國法官面前的是1964年美國西部汽車制造商訴訟福特公司的侵權案。在該案中，原告西部汽車制造公司在其制造的拖拉機和越野車上懸掛有“野馬(Mustang)”商標，并且該商標已經獲得聯邦注冊。而在1962年福特公司使用“野馬”作為其試制汽車的商標，于1964年4月開始大量生產和銷售“野馬”牌汽車，并投入了巨額廣告費用宣傳自己的商品。西部汽車制造公司在得知福特未經允許的情況下在他們的商品上懸掛自己公司的商標，要求福特公司立即停止使用該商標，但福特公司認為自己并不存在侵權，自己所生產的商品與西部汽車制造公司生產的商品并不相類似，并不存在西部公司口中的商標侵權。最終西部汽車制造公司將福特公司一紙狀書告上法庭。西部汽車制造公司認為福特公司在1964年4月開始大量生產和銷售“野馬”牌汽車，并花費巨額廣告費宣傳自己的商品，引導消費者誤認為西部汽車制造公司的汽車來源于福特公司，福特公司利用其強勢地位和經濟實力強行取得了“野馬”商標的實際控制權。美國聯邦第七巡回法院受理此案并判決“原告并不擁有強勢商標，因而無侵權可言”。此判決一出在美國立即引起了強烈的反響，并有學者評論道:福特公司在明知西部汽車制造公司擁有“野馬(Mustang)”商標的情況下，仍舊強行使用“野馬”商標，其“過錯在先”是顯而易見的，但由于原被告雙方的經濟實力和市場地位等方面的懸殊，侵權的后果與一般的商標侵權具有差異，即沒有形成正向混淆，而是形成了反向混淆，被告的一系列廣告宣傳使消費者誤以為原告的商品來源于被告，而法院的判決無異于在鼓勵弱肉強食，以大欺小。

而1977年的“BigO”案，則促使法院對反向混淆及其侵權方式做出了認定，奠定了反向混淆做為商標侵權案件的法律基礎［3］。在該案中，雙方當事人“BigO”與“固特異”都從事輪胎的生產和銷售業務。1974年2月開始，原告“BigO”就在輪胎產品上使用“BIG FOOT”商標，同年7月被告“固特異”也在其生產的同類商品上使用該商標。其間，被告曾派代表與原告洽談該商標轉讓事宜，但遭到原告拒絕。但被告不顧原告的反對，仍舊繼續在其輪胎銷售和廣告宣傳中大量頻繁地使用“BIG FOOT”商標，截至1975年8月31日，被告在大規模的廣告戰中投入了近千萬美元的資金。在本案的訴訟中，雙方爭論的焦點就在于，當原告既未主張也沒有任何證據表明，被告企圖利用原告商譽或者將其產品假冒為原告產品時，原告是否有權提起商標侵權之訴。美國聯邦第十巡回法院認定，證人在看過固特異公司的廣告片后，誤以為原告銷售的輪胎源于固特異公司，可見，被告的行為造成了消費者的反向混淆，應予禁止［4］。

部分參與此類訴訟案件的法官的觀點基本一致，即放任反向混淆無異于向市場競爭主體昭示，大型企業可以名正言順地侵占中小微企業的在先商標，憑借其強大的經濟實力，通過系列的廣告宣傳活動提高其產品的市場知名度和認知度，使得消費者誤認為在先商標使用的中小微企業反而是侵權者，最終將此商標據為己有。隨著類似商標反向混淆案件的陸續出現，美國法院也逐漸認識到了傳統商標侵權判斷依據的局限性和危害性。

二、反向混淆的危害

(一)是否存在危害的爭論

學術界和司法界對正向混淆的危害了解較反向混淆多一些，正向混淆中在后商標使用者占用在先商標使用者積累的商譽，侵害在先商標使用者的利益，欺騙消費者，使消費者在商品選擇的過程中受到了干擾。我國商標法中并未明確規定“反向混淆”的構成要件和判定準則等，近年來學術界對此也僅有零星的論及。而在司法實踐中，由于該類案件紛繁復雜，法院在處理商標侵權訴訟時不可避免地逐步觸及到了利用傳統商標混淆理論所不能解決的問題。因此，此類案件的陸續出現在司法界引起了一些思考，例如“反向混淆”能否作為認定商標侵權的一種依據?現行的商標混淆能否向“反向混淆”擴張等等?這一系列的疑問為商標法的研究提出了新的挑戰，也帶來新的機遇［5］。

反向混淆的特征與正向混淆存在差異，社會上對禁止反向混淆的正當性的呼聲也并不是一致的。部分學者反對禁止反向混淆，認為:在后商標使用者不存在“搭便車”的行為，因為在先商標使用者的商標并不知名，所以不論從主觀意識還是客觀事實上都不存在在后商標使用者侵害了商標持有人的商譽，而且在商標持有人持有的商標不知名的情況下，在后商標使用者通過自己的一系列勞動使消費者知道了這個商標，使此商標有了一定的知名度和商譽，提升了商品和服務提供者的綜合品質［6］。可見，對于反向混淆的危害存在爭議也恰好說明反向混淆的危害具有極強的隱蔽性。

(二)對商標持有人造成的危害

只要存在混淆侵權，就必定會對商標持有人的權利帶來危害，需要注意的是，反向混淆對商標持有人的危害相比正向混淆而言，其過程更隱蔽而其危害卻更強烈。例如在美國“亞美技術案”中，美國第六上訴巡回法院就反向混淆對商標持有人的危害有一段描述:“反向混淆有著不同于傳統混淆的訴求，在后商標使用者的用意不是通過占用在先使用者的商譽獲利，而是用相似的商標充斥整個市場從而淹沒在先使用者使得公眾認為在先使用者的產品來自于在后使用者或者前者同后者有某種關聯，結果導致在先使用者喪失了自主商標的價值，喪失了對于自身商譽和聲望的控制，喪失了進入新市場的能力。”［7］可見，在反向混淆中，商標持有人比正向混淆中受到的危害更為嚴重。

(三)對消費者造成的危害

反向混淆不僅僅對商標持有人造成危害，同樣也會對消費者造成危害，因為反向混淆模糊了消費者的選擇，消費者應該享有區分商品和選擇商品的權利，反向混淆本身就是一種擾亂市場秩序穩定的違法行為，所以最終受害的還是廣大消費者。

三、iPad案之評析

(一)iPad案之概覽

“iPad商標侵權案”是深圳唯冠科技有限公司起訴美國蘋果公司侵犯其“iPad”商標權案件。該案件經過3次開庭，最終判定蘋果侵權。2012年2月，唯冠要求在上海地區禁售iPad的聽證會結束，蘋果提請駁回禁售令。2012年6月，廣東省高院通報，蘋果支付6 000萬美元一攬子解決iPad商標糾紛。本案中，有人指出，商標侵權的構成有一個必要條件就是“容易使公眾對商品的來源產生誤認”，但在本案中，由于蘋果公司被大家所熟知，而且其iPad產品在中國的銷量之火爆為眾人所知，所以iPad在中國的知名度很高，而唯冠在中國卻不為人所知，其iPad產品也不為很多人所知道，所以有學者認為消費者不會將蘋果公司的iPad誤認為是深圳唯冠生產的產品，所以不會造成混淆，也不會對深圳唯冠帶來利益損失，因此認為蘋果公司不構成侵權［8］。根據《商標法》第五十二條規定:“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬侵犯注冊商標專用權。”根據我國知識產權界著名學者陶鑫良教授的觀點，正是由于唯冠先行在中國注冊“iPad”商標，蘋果公司才會在中國陷入了被指侵犯唯冠商標權的窘困境地［9］。而根據《商標國際注冊馬德里協定》，蘋果公司只有在國際上先注冊，并將其商標權延伸至中國，方能在中國也享有“iPad”的商標權。

現有研究的評述從法理和市場利益權衡來看均有其道理所在，另外，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條也表達了類似的觀點，但筆者認為仍有兩個問題需要學界思考:(1)蘋果公司的商標與深圳唯冠的商標(均為iPad)是否相同還是近似?中國人民共和國最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中的第6點規定:“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，除構成正當合理使用的情形外，認定侵權行為時不需要考慮混淆因素。”也就是說，如果蘋果公司的商標與深圳唯冠的商標被判定注冊商標相同，則蘋果公司是否構成商標反向混淆就不用深入分析。(2)是否存在“反向混淆”這個問題?在這個案子里，很明顯反映出了反向混淆的問題，雖然消費者不會將蘋果公司的iPad產品誤認為是深圳唯冠的產品，但由于蘋果公司強大的市場地位和其產品的市場知名度，卻會使消費者將深圳唯冠的產品誤認為是蘋果公司的產品，從而使消費者產生了反向混淆。

(二)iPad案之評析

“反向混淆”的概念在美國的司法界和學術界被普遍接受，而在中國的商標法律法規中卻并沒有類似規定，因此學術界、司法界對該概念均不能普遍接受。而浙江省高級人民法院對“藍色風暴”一案所作的判決似乎在預示著，“反向混淆”的概念對中國法院來說也是可以接受的，并且會隨著類似案件的增多逐步被各界承認并重視。

據筆者所知，唯冠公司的iPad產品全名為Internet Personal Acess Device，中文名為聯網器，定位于一款網絡終端設備，是唯冠IFAMILY系列產品之一，這一系列產品唯冠曾投入超3 000萬美金開發。2000年iPad正式對外發布，2003年唯冠開始研發新一代iPad。此外，iPad曾在歐洲和美國銷售，其中因為沒有拿到美國的商標，于是以OEM的形式賣給HP(惠普)公司，在墨西哥把iPad做學生電腦，在巴西給電信部門。唯冠公司的iPad產品可以說是遍布全世界，尤其在美國，雖然沒有在美國注冊到商標，但唯冠公司以OEM的形式賣給HP公司，通過HP公司在美國市場上銷售其研發的iPad產品，所以蘋果公司在明知市場上已經有了iPad這個商標的存在，依舊發布其自己的iPad產品，就已經構成了商標的侵權。但由于唯冠公司的iPad產品主要針對的是國際市場，不為國人所熟知，所以當蘋果公司在中國市場上發布銷售其iPad產品，使消費者錯誤的認為iPad就是蘋果公司的商標，產生了混淆，。所以筆者個人認為蘋果公司的iPad產品已經對唯冠公司構成商標的反向混淆侵權，蘋果想要在中國大陸使用該商標只能通過讓唯冠公司轉讓iPad商標或者得到唯冠公司許可等方式方能繼續進行銷售。

四、完善我國商標法中反向混淆的建議

我國關于反向混淆的研究立法比較缺失，但是在現實實踐中卻不斷出現反向混淆的案件，例如“藍色風暴”案經過兩次審判，雖然法院判決藍野公司勝訴，但是和中國發生的其他反向混淆案件一樣，它的論述過程不夠清晰。美國是世界上最早研究反向混淆的國家，理論體系相當完善，對我國研究反向混淆問題具有非常好的借鑒意義。本文引入的一些美國案例就是為了吸收借鑒美國的理論，促進我國對反向混淆的立法完善。

(一)確定反向混淆的侵權性

反向混淆的危害性相比于正向混淆的危害性更為隱蔽，對商標持有人以及消費者造成的危害也更大，而且反向混淆會嚴重擾亂市場秩序的穩定性，所以為了保護商標持有人的既有商業利益以及對商標的控制權，以及為了維護消費者自由選擇商品的合法權益，更重要的是為了維護市場秩序的穩定，應該在《商標法》中修改完善反向混淆侵權的判定準則和執行措施，給企業(在先商標使用者)及消費者提供法律保護。

(二)明確反向混淆的含義

在我國現行的《商標法》中并沒有對混淆的概念做出明確的定義，從“藍色風暴”案可以看出，我國對反向混淆這一新型的侵權模式并不排斥。美國從一開始的不接受反向混淆到接受反向混淆，美國法庭也一直在拓寬反向混淆的范圍。所以，我國可以參考美國有關反向混淆的法律理論和司法實踐，對我國的反向混淆做出明確的定義。

(三)制定反向混淆的認定標準

我國對于如何判定反向混淆的標準還沒有明確，雖然在“藍色風暴”案中最后判定百事公司存在反向混淆侵權，但是法院對判定的論述過程不清晰。我國沒有一個明確的認定標準，法院就沒有可供參考的標準，所以我國亟待明確反向混淆的認定標準。我國在制定反向混淆的認定標準時可以參考美國的Polaroid八要素判定，包括:①原告商標的市場認知度;② 原、被告商標之間的相似度;③ 原、被告產品的相似度;④進入市場的可能性;⑤實際混淆的證據;⑥被告在采用原告商標時的善意(主觀意圖);⑦產品或服務的質量;⑧ 購買者辨別水平［1］。

(四)完善反向混淆的歸責及賠償問題

在反向混淆案件中，在確認歸責問題的時候不管被告是主觀意識上的侵權還是非主觀意識上的侵權，事實是被告基于自己的經濟實力以及社會影響，對原告的利益，商譽以及市場的開拓上都產生了不可避免的影響，所以不管是否存在主觀意識上的差異，被告都應該承擔起侵權的責任。在賠償的問題上，應該根據被告對原告造成的實際危害，進行相應的賠償。

［1］王海英.商標侵權中的反向混淆［J］.福建師范大學學報:哲學社會科學版，2008(6):47－51+57.

［2］夏朝羨.美國商標反向混淆理論與實踐及對我國的借鑒［J］.中華商標，2011(1):45－47.

［3］彭學龍.商標反向混淆探微——以“‘藍色風暴’商標侵權案”為切入點［J］.法商研究，2007(5):140－147.

［4］彭學龍，張奕峰.“藍色風暴”考量“反向混淆”［J］.中華商標，2006(11):23－26.

［5］倪曄.iPad商標侵權案的法律猜想［N］.第一財經日報，2012－02－21.

［6］朱俊.試論商標侵權中“反向混淆”的司法判定［D］.上海:復旦大學.2009.

［7］賈虹.論商標混淆［D］.重慶:重慶大學，2011.

［8］曹清.商標反向混淆法律問題探析［J］.法制與社會，2013(6):277－278.

［9］吳立鼎.商標侵權的反向混淆及應對策略［J］.中華商標，2013(3):62－64.