小議專利審查指南中創(chuàng)造性的判斷方法

呂靜姝

專利代理平時在答復(fù)審查意見時，遇見最多的、覺得最難答復(fù)的，就是關(guān)于創(chuàng)造性審查意見。筆者在答復(fù)關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見的過程中，發(fā)現(xiàn)了審查指南中關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法的一個值得討論的點，想在此和大家分享一下。

一．關(guān)于審查指南中創(chuàng)造性的判斷方法

審查指南第二部分第四章中提到的關(guān)于判斷創(chuàng)造性、即非顯而易見性的方法，一般按如下步驟進(jìn)行：

(1) 找到與本發(fā)明的技術(shù)方案最接近的對比文件，作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)

(2) 找到本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征和本發(fā)明實際上要解決的技術(shù)問題

本發(fā)明實際上要解決的技術(shù)問題，是指針對最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言所能取得的技術(shù)效果，所能解決的技術(shù)問題。

(3) 判斷對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，這個方案是不是顯而易見，判斷的時候，要確定的是，在現(xiàn)有技術(shù)的整體上是不是存在一定的技術(shù)啟示。

以下情況下，可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)的整體上是存在所謂的“技術(shù)啟示”：

(i) 之前提到的區(qū)別特征是公知的；

(ii) 之前提到的區(qū)別技術(shù)特征在同一份對比文件的其他部分揭示了，而且這個技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該它在本發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用是一樣的；

(iii) 之前提到的區(qū)別特征在另一篇對比文件中被揭示了，而且這個技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用是一樣。……