淺析我國專利實施許可登記制度的困境與完善

摘 要 我國目前實施的是專利許可合同備案制度，但由于該備案制度存在一定的缺陷，致使實踐中大量的專利許可權(quán)利之間的沖突無法有效解決。本文就其缺陷的表現(xiàn)及原因進行了分析，并結(jié)合合同登記效力的理論和國際上的實踐經(jīng)驗，對我國未來的專利許可合同登記制度建設(shè)提出了初步的建議。

關(guān)鍵詞 專利許可合同 登記制度 建議

一、我國專利實施許可登記制度的困境

目前，我國對知識產(chǎn)權(quán)的利用特別是在專利實施許可方面取得了較大的發(fā)展，但因為受到一系列主客觀因素的影響和制約，還是存在著一些問題和缺失。我國專利法中規(guī)定的專利許可必須簽訂書面合同并到專利局進行備案。這種備案在訴訟的過程中也可作為證明材料證明己取得專利許可，從而能夠及時阻止他人正在實施的侵犯專利權(quán)的行為。但是這種備案式登記制度存在一定的實踐缺陷的，會造成專利許可使用權(quán)利的沖突。這種沖突主要表現(xiàn)在：先后許可均為獨占許可的許可使用權(quán)的權(quán)利沖突；先普通許可后獨占許可的許可使用權(quán)的權(quán)利沖突；先獨占許可與后普通許可的許可使用權(quán)權(quán)利沖突；轉(zhuǎn)讓后的專利權(quán)人與在先的專利許可人的權(quán)利沖突等。究其原因，在于法律界對專利許可合同履行后所引起的權(quán)利變動未能給予正確的理解。而在制度層面上，是專利許可合同中登記所應(yīng)承載的權(quán)利公示功能的缺失，最終導(dǎo)致了上述權(quán)利的沖突。

合同登記的功能歸納起來主要有三種：一時合同生效的要件；二是權(quán)利變動的公示；三是提供備案信息。我國現(xiàn)有的專利許可合同登記制度是典型的備案式登記制度，其服務(wù)的對象主要是行政機關(guān)，其目的是為了使行政機關(guān)更好的管理專利，而并未向社會公示。而一些專利權(quán)人受利益的驅(qū)使，利用專利客體的無形性的特點，抓住備案登記上的漏洞，將專利權(quán)多次許可。因此，應(yīng)當(dāng)盡快建立權(quán)利變動登記公示制度，使得因?qū)＠S可合同所引起的專利許可使用權(quán)的權(quán)利變動以一定的方式表現(xiàn)出來，才能維護交易的安全。

因?qū)＠S可性質(zhì)對專利許可合同登記的性質(zhì)和效力具有實質(zhì)性影響，而我國目前理論與實踐對專利許可的性質(zhì)未統(tǒng)一，故討論專利許可合同登記制度效力之前，必須區(qū)分不同專利許可的性質(zhì)。

民事權(quán)利分為靜態(tài)的權(quán)利享有和動態(tài)的權(quán)利行使兩種形式。按照德國民法學(xué)說，權(quán)利的動態(tài)行使包括負(fù)擔(dān)行為和處分行為兩種形式，負(fù)擔(dān)行為是“一個人相對于另一個或另若干人承擔(dān)或不為某一行為義務(wù)的法律義務(wù)。” 鑒于其規(guī)則過于抽象與復(fù)雜，我國未采用這種劃分，而是將兩者統(tǒng)歸于處分行為。但這種劃分方式對于我們理解專利許可有較大的參考價值。一般許可，指在約定的權(quán)利、地區(qū)范圍內(nèi)處可能有若干個被許可人實施專利技術(shù)外，專利權(quán)人也可在該范圍內(nèi)實施自己的專利技術(shù)。顯然一般專利許可實為專利權(quán)人為其專利權(quán)設(shè)定的一種負(fù)擔(dān)，一般許可合同僅僅是專利權(quán)人同意被許可人使用其專利技術(shù)的承諾，或者說是專利權(quán)人不對一般被許可人行使排他權(quán)的一種承諾。相應(yīng)的，一般許可合同如為登記，必為合同登記，獨占許可是專利權(quán)人對專利權(quán)作出的處分，被許可人在許可范圍內(nèi)獲得了被授予的專利權(quán)。獨占許可合同不僅僅是合同，還承載著權(quán)利的授予，相應(yīng)的，排他許可實為專利權(quán)人保留自己實施專利技術(shù)的獨占許可的特殊情況，如為登記的，也為權(quán)利登記。

日本的專利法中將專利許可使用權(quán)分為了獨占許可使用權(quán)和普通許可使用權(quán)。但是不管是何種許可均規(guī)定了權(quán)利變動是由專利許可引起時都必須進行登記公示，只是引起的法律后果不同。對于獨占許可使用權(quán)如果沒有向特許廳進行登記公示則不發(fā)生法律效力。

這些規(guī)定對完善我國的專利許可合同登記制度，具有直接的借鑒意義。我國的相關(guān)法律規(guī)定中并未對上述不同性質(zhì)的專利許可合同進行區(qū)分，無論是《專利法》還是《專利法實施細(xì)則》其中都沒有對不同性質(zhì)的專利許可合同作出單獨的規(guī)定，只是在《專利實施許可合同備案管理辦法》第6條中對專利許可使用權(quán)受到侵犯的時對獨占專利許可合同受讓人和排他專利許可合同受讓人的申請司法保護時的權(quán)利做出了區(qū)分，因此我國專利許可登記制度的立法規(guī)定存在“一刀切”的問題，這不但增加了現(xiàn)實中司法實踐的工作量，而且不利于權(quán)利沖突的解決。

二、我國專利實施許可登記制度的完善

我國專利實施許可制度中存在的上述問題已嚴(yán)重影響了專利技術(shù)的市場交易及其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換變現(xiàn)，為此，根據(jù)前述具體問題，本文特提出如下完善我國專利實施許可制度的建議。

專利許可行為是一個權(quán)利變動、產(chǎn)生專利許可使用權(quán)的過程。在我國現(xiàn)在的備案制度下，專利權(quán)的取得與變更雖然是通過登記進行的，但這一登記只能公示權(quán)利的靜態(tài)享有。專利登記簿僅僅是“一種即時的法律狀態(tài)的證明”，專利權(quán)登記僅僅是證明了專利登記在冊時推定專利權(quán)有效、專利權(quán)歸屬于登記名義人，而非證明專利權(quán)真實、持續(xù)有效。專利權(quán)備案登記也無法解決現(xiàn)實中存在多個專利許可登記之間沖突的問題。

我們要將我國專利許可合同登記制度的備案式登記的功能定位轉(zhuǎn)換為確認(rèn)式登記功能，不僅要發(fā)揮登記制度權(quán)利靜態(tài)宣示的功能還要賦予其進行權(quán)利動態(tài)變動公示的功能。這樣當(dāng)事人對專利許可權(quán)本身有清晰明確的認(rèn)識，以對抗現(xiàn)實中以專利權(quán)無效進行敲詐及惡意多次許可問題。

（1）美國專利許可公示制度

美國的《專利法》第261條規(guī)定：“專利權(quán)具有動產(chǎn)的性質(zhì)，專利申請權(quán)或者任何與專利權(quán)相關(guān)的規(guī)定都必須以書面的形式表現(xiàn)，專利申請人、專利權(quán)人、專利權(quán)受讓人，也應(yīng)該以同樣的方式將專利權(quán)和申請權(quán)在美國境內(nèi)或者特定的區(qū)域內(nèi)讓與給他人。轉(zhuǎn)讓、授權(quán)如果在該行為發(fā)生的3個月內(nèi)或者在后發(fā)生的轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押以前，向?qū)＠值怯洠绰男械牟坏脤蛊浜髞砀冻鱿嗤鷥r的受讓人或者抵押人。”

（2）瑞士專利許可制度

《瑞士聯(lián)邦發(fā)明專利法》第34條規(guī)定： “專利申請人或者專利權(quán)人可以給予第三方使用其發(fā)明的權(quán)利，即發(fā)給許可證。未記載于專利登記簿中的許可證不能對抗善意得到相關(guān)專利權(quán)者。”

（3）英國專利許可制度

英國《專利法》規(guī)定，在后許可證經(jīng)登記后可對抗在先未經(jīng)登記的許可證，許可未登記的，不能被法院認(rèn)作享有專利或注冊外觀設(shè)計的所有權(quán)、共有權(quán)或其他權(quán)益的證據(jù)。

（4）臺灣專利許可公示制度

我國臺灣地區(qū)“專利法”第59條規(guī)定：“發(fā)明專利人以其發(fā)明專利權(quán)讓與、信托、授權(quán)他人實施或者設(shè)定質(zhì)權(quán)、非經(jīng)向?qū)＠麑Ｘ?zé)檢閱登記，不得對抗第三人”。

從上我們可以看出發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對專利許可使用權(quán)利變動采用的登記對抗主義，以有效地保護專利權(quán)、避免專利糾紛的發(fā)生。建議我國借鑒其他國家對專利許可合同引起的權(quán)利變動登記規(guī)定，在專利許可制度中納入登記對抗主義，賦予專利實施許可合同備案法律效力。我國可以在現(xiàn)有的法律或者司法解釋中對專利實施許可登記的效力給出進一步規(guī)定：“專利實施許可合同未經(jīng)備案的，不影響該許可合同的效力，但當(dāng)事人另有約定的除外。專利實施許可合同未在專利局備案的，不得對抗善意第三人。”

我國的《專利實施許可合同備案管理辦法》第6條規(guī)定：“獨占專利實施許可合同的受讓人可以依法單獨向人民法院提出申請；排他專利實施許可合同的受讓人在專利權(quán)人不申請的情況下，可以提出申請。”這一規(guī)定已經(jīng)有了將不同性質(zhì)的專利許可合同進行區(qū)別對待的影子。我們在這將其擴大一下應(yīng)用范圍。

如前文所述，因一般許可為負(fù)擔(dān)行為，一般被許可人無權(quán)限制專利權(quán)人自己使用與另行許可。故一般專利許可合同即使進行登記，其也必然為合同登記，而非權(quán)利登記。如果要求一般專利許可合同進行登記，理應(yīng)賦予其對抗第三人效力，否則無登記必要。登記對抗的只能是：豍在先獨占被許可人（在先獨占許可合同）；豎專利權(quán)受讓人或在后獨占被許可人。

（1）一般許可合同與在先獨占許可合同

因獨占許可為專利權(quán)的授予，在獨占許可授權(quán)范圍內(nèi)，即使在先獨占許可未為登記，基于無權(quán)處分規(guī)則，專利權(quán)人再為一般許可屬于無權(quán)處分之情況。缺乏處分權(quán)的專利權(quán)人再為的一般許可必然在合同法層面上無效，無效合同當(dāng)然無必要登記，更不具對抗效力。

（2）未登記的一般許可合同與專利權(quán)受讓人或在后獨占被許可人

《最高人民法院在關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件使用法律若干問題的解釋》第24條第2款規(guī)定：讓與人與受讓人訂立的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不影響在合同成立之前讓與人與他人訂立的相關(guān)專利實施許可合同或者技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的效力。顯然最高人民法院采取了類似“買賣不破租賃”的原理，即“轉(zhuǎn)讓不破許可”理論，更準(zhǔn)確的說法是在先的許可使用權(quán)可以對抗在后的專利轉(zhuǎn)讓合同受讓人的專利權(quán)。因而未登記的一般專利許可合同可直接對抗受讓人或在后的獨占被許可人。綜上，一般專利許可合同無登記必要。

針對上述兩種專利許可合同，對于權(quán)利的變動建議采取登記生效主義。只有對專利許可合同引起的權(quán)利變動進行審查并登記公示，使其具有法律對抗效力，能對抗其他權(quán)利人，才能徹底解決專利許可使用權(quán)之間的沖突問題。因為登記不僅具有表征權(quán)利存在的功能，還具有登記順位功能，即對登記的權(quán)利具有先后排序的作用。先登記的許可使用權(quán)可以對抗在后登記的許可使用權(quán)和專利權(quán)，就不會出現(xiàn)許可使用權(quán)的權(quán)利沖突。

參考文獻：

[1]邱永清.專利許可合同法律問題研究[M].北京：法律出版社，2010：61-65.

[2]劉春田.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：中國人民出版社，2009：224-227.

[3]馬海生.專利許可的原則[M].北京：法律出版社，2010：5-6.

[4]呂媛.知識產(chǎn)權(quán)公示制度研究 [D].鄭州：鄭州大學(xué)法學(xué)院， 2010：27，32.

[5]董美根.我國專利登記必要性研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，1994：1-3.

[6]董美根.論專利許可之債權(quán)屬性[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2008（8）：4.

[7]裴志紅，武樹辰.完善我國專利許可備案程序的法律思考[J].中國發(fā)明與專利，2012（5）：2-3.

[8]邱永清.專利許可登記制度之型構(gòu)[J].法學(xué)論壇，2007：28-31.

[9]林廣海，邱永清. 專利權(quán)、專利許可使用權(quán)與專利許可合同[J].法學(xué)論壇，2008：16-18.

[10]董美根.專利許可若干問題研究 [J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2009（10）：43-47.

[11] Jessica Coria，Taxes，Permits and Costly Policy Response to Technological Change [M].Agricultural Reforms and Regional Market Integration in Malawi， Zimbabwe， FPRI Washington DC.

[12] AlfonsPalangkaraya ， Patent Application Databases [J].Contribution of Finance to the Low Carbon Economy ，June 2011：63-70.

[13]熊英，施璟.我國知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易存在的問題于對策[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報，2011：19-25.

[14]蔣勛明，朱學(xué)忠.中國專利實施許可制度存在的問題及對策[J].科學(xué)管理，2009：47-52.

[15]尹新天.專利權(quán)的保護[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：5-6.

（作者單位：公安邊防部隊廣州指揮學(xué)校）