美英兩國商業方法專利適格性標準的悖離抑或趨同

摘要：商業方法的專利適格性在美國和英國一直是一個頗有爭議的話題，兩國的法院和知識產權局都在積極探尋其合理界限。美國聯邦巡回上訴法院于2008年10月30日審結的In Re Bilski案采取了限縮商業方法專利適格性的模式，英國上訴法院于2008年10月8日宣判的Symbian Ltd.v.Comptroller—General 0fPatents案則表明將進一步放寬商業方法的可專利性條件。美國的“適度限縮”和英國的“有限擴張”的實踐一方面顯示了各國對于商業方法專利適格性標準質疑的不同回應；另一方面，這種不同路徑也揭示了兩國對于商業方法專利適格性邊界的共同廓清，具有殊途同歸、異曲同工之妙。美、英兩國關于商業方法專利適格性標準的動向值得中國關注。

關鍵詞：In Re Bilski；Symbian；商業方法專利適格性；悖離；趨同

中圖分類號：DF523.2

文獻標志碼：A

文章編號：1008－5831(2010)05－0088－07

2008年10月8日英國上訴法院(court 0f Appeal)維持了英國高等法院(High court)關于symbian Ltd.v.comptroller-General 0f Patcnts案(以下簡稱symbian案)的判決。與之相對應的是美國聯邦巡回上訴法院(court 0fAppealsfor the Federal Circuit)在2008年10月30日審結了令人關注的In Re Bilski案。兩案均涉及商業方法專利適格性標準的重新審查，這表明美、英兩國法院試圖再次厘清商業方法之可專利性，擺脫數十年來的困擾，尋求新的判定路徑。筆者追溯美英兩國商業方法可專利性標準的蛻變歷程，并對symbl‘an案和In Re Bilski案進行介紹和評析，進而得出美國適度限縮商業方法可專利主題和英國有限擴張商業方法可專利主題的路徑看似悖離，但實際上卻表達了共同的訴求：太寬、太窄的可專利主題都將減損商業方法專利存在的實益，遭致責難。基于此，必須重新探尋劃定商業方法可專利主題的合理邊界。

一、美、英關于商業方法專利適格性認定的不同進路

(一)從滴流到細流再到湍流：美國的歷史追溯

在美國專利制度的歷史長河中，有關商業方法在可專利主題中的定位一直糾纏不止。在傳統意義上，一般認為從事商業活動的方法不屬于美國專利法101條“法定主題”的范疇。然而，這一原則卻從來沒有被明確地描述過…。事實上，美國專利法并沒有明確排除商業方法的可專利性，而對于商業方法是否可以作為可專利主題主要依賴于司法判例。1908年Hotel Security Chec-king c0.v.Lorraine co.案是確認商業方法專利保護原則的里程碑案件。在該案中，美國聯邦巡回上訴法院第二巡回庭指出：“一個商業系統如果沒有與執行商業的系統聯系，這樣的商業系統不是一種技術。”從而正式確立了商業方法在專利保護上的除外原則(genesis of business method exception)。這個原則曾被以后許多案件所引用，如1942年的In rePatton案中，法院同樣指出，“一個與執行商業交易沒有聯系的商業方法不在專利法的可專利主題之內”⑤。法官認為商業方法不在“工序、機器、制造品和物質的組分”的范圍內，從而不屬于一種技術(arts)，不能取得專利權⑥。法官創設的這一原則是基于美國專利法第101條(35 u.s.C.§101)規定：凡發明或發現任何新穎而適用的工序(process)、機器(machine)、制造品(manufacture)、組合物(compo－sition of matter)，或其上述各項新穎而適用的改進，可以按照本法所規定的條件和要求取得專利權。但商業方法除外原則并不能完全排除商業方法專利的衍生。因為人們對基于方法而得到的產品的可專利性是不持有任何異議的，而由于方法和方法產品之間的模糊性，加之審查人員的局限性、申請人或者代理人撰寫的技巧性，美國專利與商標局早期在審查此類發明時極有可能不能完全阻止商業方法專利成為“漏網之魚”。如此，商業方法專利猶如點點“滴流”，不時出現。

20世紀70年代和80年代之間，由于與計算機執行的有關產品的專利化的大幅度增加，法院的判決原則發生了大的轉移，此時開始從可以專利的工序(方法)中嚴格區分不具有專利適格性的“數學演算法(mathematical algorithms)”和“抽象的思想(ab－stract idea)”。而發明者為了獲得專利，常將與軟件有關的發明在撰寫權利要求時作為一種機器(ma-chines)或者系統(systems)。如在Paine，Webber，Jackson＆Curtis，Inc.V.Merrill Lynch，Pierce，Fen－ner＆Smith，Inc.案中，美國法院就支持了“現金管理帳戶”這一權利要求。這種趨勢隨著美國最高法(Supreme Court)審理涉及到軟件有關的商業方法發明“三部曲”案件：1972年的Gottschalk v.Benson案、1978年的Parker v.Flook案、1981年的Di—mond v.Diehr案@逐漸變得明朗，“商業方法不具有適格性”原則慢慢被打破，愈來愈多的商業方法專利逐漸形成一股“細流”。

1998年的State Street Bank案@被稱為美國打開商業方法專利大門的開啟者，隨后跟進的ATTCorp.案再次確認了商業方法具有可專利性，從而徹底宣告“商業方法除外原則”的死亡。這兩個案件奠定了美國商業方法專利申請和授予的湍流即將洶涌而至。根據美國專利與商標局(United StatesPatent and Trademark Office，USPTO)的統計，1997年商業方法專利申請案974件，授予案120件；1999年商業方法專利申請案3020件，授予案423件；2000年申請案飆升至8058件，授予案845件；2007年申請案繼續穩步增長達到11378件，授予案1330件。

(二)從枯流到溪流：英國關于商業方法專利適格性的變遷

英國與其他歐洲國家一樣，發明的技術性質是可專利主題的基石。無論在英國《專利法》(PatentAct 1977)的視野中還是《歐洲專利公約》(European Patent Convention，EPC)的規定中，商業方法是不具有專利適格性的@。這可以追溯至1907年的In ReCoopers Application案，法庭闡述“你不能獲得僅表現為方案或者計劃的專利授權，比如變富的計劃，讓國家的政府變得更好的計劃，商業的有效執行的計劃”。根據《歐洲專利公約》第52條之(1)、之(2c)之規定.專利必須針對技術領域(technical field)，必須與技術問題(technical problem)有關，必須具有技術特征(technical character)，必須具有技術貢獻(technical contribution)。然而吊詭的是，《歐洲專利公約》第52條之(3)卻含糊不清地指出可以授予某些“如此這樣(……as such)”的商業方法或者軟件以專利權，其中關于“如此的商業方法”的技術貢獻或者技術特點并沒有明確規定。在20世紀70年代至90年代，英國知識產權局(Intellectual Property Of-flee，UKIPO)、歐洲專利局(European Patent Office，EPO)等嚴格把守涉及到商業方法專利申請的審查大門，專利申請人極難獲得專利權。VICOM案是歐洲專利局上訴委員會((EPO Boards of Appeal)采用技術貢獻測試法對商業方法的可專利性進行判定的第一個案件，委員會認為VICOM案中的權利要求涉及到不可專利的數學方法，不具有技術特點，從而不能授予專利⑩。該測試法隨后在兩個IBM案件中加以適用。英國上訴法院在1989年的MerrillLynch’s Application案，1991年的Gale’s Appliea－tion案，1997年的FIljI’tsu Limited’s Application案等二三案件中襲用歐洲專利局的“技術貢獻測試法”，極力阻止商業方法的可專利性。

在1998年美國大開商業方法專利之門之后，歐洲專利局以及歐洲各國最開始對于商業方法專利申請的審查并沒有盲目跟進。但是由于對“……如此這樣”的解讀差異，歐洲專利局和英國知識產權局的實踐一直存有差異。在美國和日本相繼授予商業方法專利政策的影響下，歐洲專利局也開始嘗試支持商業方法專利。在2000年的Pension Benefits('193 1／95)and Hitachi cases(T258／03)案中，歐洲專利局采用新的思路，即不再考查商業方法的專利適格性，而只是關注是否具有創造性(Inventiveness)。但這樣的思路并沒有連續性。一個來自歐洲經濟和社會委員會的主要是工業界代表的小組在2003年譴責歐洲專利局關于商業方法專利政策簡直就是“一場混亂，是法律詭辯的惡果”⑤。基于此，英國知識產權局和英國法院常常否決EPO授予的專利權在英國的效力。即使是歐洲專利局上訴委員會的決定也并非是其法定的先例。

2005年英國高等法院法官Peter Prescott意圖嘗試歐洲專利局的新路徑而放棄對“技術貢獻”的考查，但是他受到兩方面的困擾：一是歐洲專利上訴委員會在一定程度上的恣意摒棄“技術貢獻”測試法；二是贊同對于創新技術采取新測試法。2006年英國上訴法院在合并審理Aerotel Ltd.v.Telco Hold－ings Ltd.案和Macrossan’s Patent Application案中再次確認了英國知識產權局的這種傳統模式，創設“四步驟法”：(1)闡釋權利要求；(2)識別有無實際貢獻；(3)這種貢獻是否僅僅屬于專利法排除的領域(如僅是計算機程序)；(4)具有技術上的貢獻嗎?據此認為沒有“技術貢獻”的商業方法發明落人法定排除的可專利主題之內。該決定做出后，英國上議院拒絕受理Macrossan提出的上訴。這一決定遭致歐洲專利局的嚴重批評。隨即，英國知識產權局提議請求歐洲專利局擴大委員會(EPO’s EnlargedBoard of Appeal)對商業方法可專利性進行澄清。遺憾的是，歐洲專利局長Alison Brimelow拒絕了此要求。但是Brimelow女士在2008年1月痛斥美國的專利處理方式，“他們對可授予專利這個問題的態度不是很嚴格：任何東西都可以被授予專利”。可見，從總體上看，英國堅守的“技術貢獻測試法”路徑對商業方法專利的授予比較慎重，沒有經歷美國的大肆開放保護期，即使到現在也仍然猶如小溪流，緩緩流來，絕無洶涌之勢。

二、In Re Bilski案和Symbian案：案情簡介

(一)In Re Bilski案

該專利是Bemard L Bilski和Rand A.Warsaw于1997年4月lO日向美國專利商標局申請的一個商業方法專利(No.08／833，892)，涉及商品提供者對以固定價格銷售的商品進行消費風險成本管理的方法。其所說“消費風險”比如由于天氣原因，需要比商品設計值消耗更多或更少的能源。該申請共有11項權利要求，其中，第一個權利要求為：(1)一種以下列步驟管理商品提供者以固定價格所銷售商品的消費風險成本的方法：在所述商品提供者與所述商品消費者之間發生一系列交易，其中，所述消費者以基于以往平均值的固定價格購買所述商品，該平均值與所述消費者的風險狀態相應；(2)確定所述商品的市場參與者針對所述消費者具有一種反風險能力；(3)在所述商品提供者與所述市場參與者之間以第二次固定價格發生一系列交易，以平衡所述消費交易的風險狀態。

在專利局審查程序中，審查人員認為該申請涉及一種“抽象思想”，且沒有使用電子設備，因而不屬于提高人類效力的技術范疇，不符合美國專利法第101條中的“方法”之專利權客體，因而決定駁回。專利上訴暨沖突委員會(Board of Patent Appeal＆In—tefference，BPAI)也同樣支持上述理由。申請人不服，起訴至美國聯邦巡回法院。該院經討論后決定全體法官(en banc)審議該案。在2008年5月8日的口頭審理中，法庭考察以下五個問題：(1)根據專利法第101條，權利要求l是否屬于可專利之客體?(2)根據專利法第101條，決定一個方法是否是可專利之客體應適用什么標準?(3)因為構成抽象思想或者精神過程，是否該客體就不是專利客體?包含精神與物理步驟的權利要求何時能產生可專利的客體?(4)一種方法是否必須產生一種物品物理變化，或者必須與一個機器相結合才能成為第101條下的可專利之客體?(5)本案中，重新考慮State StreetBank和ATTCorp.兩案是否適當?如果適當，兩案是否應被全部推翻(overruled in anyrespect)?

全員庭審法院審判長Paul Redmond Michel連同Lourie、Schall、Bryson、Gajarsa、Linn、Dyk、Prost和Moore法官起草的法院判決意見書主要關注的是第二個問題。即在確定某種方法是否是第101條下具有專利適格性的標的物時應采用的適當標準。他們認為，在下列情況下，所主張的方法肯定具有第101條項下的專利適格性：(1)該方法是與某特定機器或設備搭配的；(2)該方法可將某特定物品轉變為其他形態或物體@。在將專利適格性限于滿足“機器或轉變檢驗標準(Machine or Transformation)”的方法過程中，CAFC駁回或否定了其他四種檢驗標準。最重要的是，法庭認為State Street Bank案中“有用的、具體的且有形的結果(useful、concrete、tangible re－suh)”的檢驗標準未充分限制第101條項下方法的專利適格性，這將導致商業方法專利化的擴大，侵蝕社會公眾的利益。

(二)symbian案

英國著名手機軟件制造商Symbian Ltd.向英國知識產權局提出一項旨在解決手機上執行DLLS(Dynamic Link Library)的沖突，并通過該技術可以讓該系統更穩定地執行申請(N0.GB 0325145.1)。2007年7月30日英國知識產權局以該申請案中的發明不符合英國《專利法》第1條第(2)項的規定即不具有專利適格性而拒絕授予專利權。2007年12月12日至13日，知識產權局復審委員會舉行聽審，聽審官s.E.Chalmers女士維持了審查員的拒絕意見。Symbian Ltd.對此不服，向英國倫敦地區的高等法院提起訴訟，審理該案的法官Patten J.摒棄了英國上訴法院在2006年審理Aerotel Ltd v TelcoHoldings Ltd.中確立的判定商業方法可專利性的“四步驟”測試法。他認為英國知識產權局不應將可專利主題的排除范圍設定太寬泛。基于此，高等法院推翻了英國知識產權局的決定，認為與現有技術環境下的計算機裝置相比，安裝了DLLS程序的計算機或移動電話能夠更快更可靠地運行，因此對該軟件應予以專利保護，并指出英國知識產權局與歐洲專利局在闡釋《歐洲專利公約》第52條第(3)項上存在明顯的背離。英國知識產權局不服此判決，向英國上訴法院提起上訴。2008年10月8日，由來自英國議會的議員兼法官David Edmond Neuberger和法官Jacob、Maurice Kay L.JJ做出判決，進一步厘清了“技術貢獻的認定”，肯認“四步驟”測試法，但同時也指出UKIPO不應過于僵化。由法官David Ed－mond Neuberger起草的法院判決意見書中通過援引歐洲專利局1987年關于Vicom／Computer－relatedinvention案、1 990年關于IBM／Data processor net－work案和IBM／Computer related invention案所采用認定“技術貢獻”的原則以及英國上訴法院適用歐洲專利局委員會確立的該原則的三個案件，即MerrillLynch’s Application案、Gale’s Application案、FujitsuLtd’s Application案，判定該公司已在歐洲專利局獲授權的該專利有效，支持英國高等法院于2008年3月對此案的裁決，駁回上訴。上訴法院的判決表明，在英國的現行法律框架下，若商業方法專利申請相對于現有技術而言具有技術貢獻，即可被授予專利權。

三、In Re Bilski和Symbian：比較分析

(一)悖離：美國的適度限縮vs英國的有限擴張

1.“機器或者變形”標準的復活：美國對于商業方法專利適格性的適度限縮

專利技術為磐石，洞悉時代脈動。美國聯邦巡回上訴法院1998年State Street Bank的判決打開了美國專利商標局授予商業方法專利申請的大門，但也同時打開了“潘多拉的盒子”。美國商業方法專利的泛濫已經為人詬病，特別是對商業方法軟件專利適格性的認定的模糊和寬泛。有學者此前指出商業方法專利就是“不良專利”。隨著商業方法專利權利人對專利法的把弄，落入專利法空隙的“專利叢林(patent thicket)”、“專利魔頭(patenttroll)”也頻頻出招，深得軟件行業和一些大型高科技公司的厭惡和痛恨，美國法院和美國專利商標局也深受其撓，并由而促使他們對商業方法專利申請的重新審視。從2005年開始，美國啟動“世紀專利法修改”，劍指革新專利商標局授予的低質量的商業方法專利。在In Re Bilski案中，合議庭在庭審中摒棄了1998年State Street Bank案中確立的判定可專利主題的“有用的、具體的、有形的結果”原則，復活了發端于1972年的Gottschalk v.Benson案中并運用于Diamond v.Diehr案的“機器或者轉變”原則，從而一改以前的寬松標準。美國聯邦法院拒絕沿襲State Street Bank案中的測試法，意圖收緊商業方法專利適格性的寬口徑，從而阻止不艮商業方法專利的出現，嚴重關切社會公眾的利益和福祉。

2.“四步驟”法的合理運用：英國的有限擴張

2006年英國上訴法院在審理Aerotel／Macrossan案中創設了Aerotel／Macrossan測試法，即“四步驟”法，該測試法后來由英國知識產權局在2007年11月2日和2008年2月7日以“通知”的形式進行告知。高等法院在審理Symbian案時指出，英國知識產權局拒絕授予專利的決定是因為忽視了該方法的第四步驟即是否有實質的技術貢獻。因為英國知識產權局的邏輯是審查員通過第三步驟發現該申請案中的貢獻正好落入單純的計算機程序范疇，所以審查員停止考查第四步驟。法官Patten J.認為這樣的邏輯是有問題的，他指出如果Aerotel／Macrossan案件的決定在某種程度上是含糊的，這樣的話即使第三步驟看起來是決定性的，無論如何第四步驟都是必要的檢測。英國上訴法庭支持“四步驟”測試法，但反對盲目運用此法。法官們認為此法中的最后一個步驟沒有明確追問這樣一個問題，即由計算機執行的商業方法發明是否提供了一個技術貢獻。在過去，商業方法必須要與裝置相連接，該裝置與商業方法從整體上必須要具有“技術貢獻”，如此，才可能被授予專利權。否則，單純的裝置的“技術貢獻”或者商業方法的創新都不可能獲得專利權。2008年12月8日，英國知識產權局根據英國上訴法院對Sym－bian案的判決新發布了涉及計算機執行的商業方法可專利性的審查通知，清楚表明了在以后的可專利性審查中將運用第四步驟中審查商業方法發明是否具有“技術上的貢獻”，如果計算機執行的商業方法發明具有這種技術上的特點，那么這種技術將不再排除在可專利主題之外。可見這一點顯然比以前前進了一大步。

(二)趨同：法院旨趣均在于探尋商業方法專利適格性的合理邊界

從商業方法進入可專利主題的歷史看，無論是美國還是歐洲、日本、加拿大、中國等，都不是從一而定的。各國對于商業方法是否可以專利化經歷了一個變遷的過程。這種嬗變的艱難歷程也表明了各國立法者和實踐者對新興技術的不同態度。然而不管這種態度如何，法律的本意在于尋求保護的邊界.沒有邊界的權利和義務將使這樣的法律制度設計而變得“失靈(disfunction)”。美國是世界上軟件技術起源國也是運用最為廣泛的國家，技術創造人的游說和本身發展的要求迫使美國最高法院在1980年一改當年初衷從而向美國專利商標局施加壓力，要求為商業方法特別是用計算機執行的商業方法軟件授予專利權。其后經過近20年的波折發展，美國聯邦巡回上訴法院一錘定音，吹響了美國專利商標局敞開授予商業方法專利大門的號角。在1999年到2000年間，美國的商業方法專利申請量(商業方法申請多屬于美國專設的705類)一路飆升，甚至達到洪水泛濫的地步。然而，從2000年開始，學界、實務界以及社會各界對此反應異常激烈，加之審查員對“具體、有形、有用的結果”的標準的不同理解，以及先前技術的缺乏，導致美國和世界各國對美國關于商業方法專利授予模式的擔憂、質疑和批評。于是限縮商業方法專利適格性的呼聲不斷高漲，到今天依然未絕。自2005年開始，美國最高法院開始在一些案件中表達了重新檢視可專利主題的傾向，聯邦巡回法院亦認為先前“具體、有形、有用的結果”標準并不能排除不能授予專利權的商業方法，從而復活“機器或者變形”原則，限縮部分商業方法獲取專利權的可能性。美國專利商標局新任局長也撰文對此表示關注。

反觀英國，英國知識產權局歷來奉行頗為嚴格的商業方法專利審查原則，在這一點上，既不同于歐洲專利局的混亂實踐，更不同于美國的“敞開式”審查基準，“技術貢獻”的基準將商業方法專利申請遠遠擋在授權的大門之外。當然，即便這樣，英國法院和知識產權局的做法并不是一成不變。2006年，英國上訴法院確立“四步驟”測試法，這表明英國上訴法院對于商業方法的可專利性發生了分水嶺的轉變。這種改變主要在于面對來自美國微軟等公司的游說，加之國內中小企業的壓力，英國上訴法院和高等法院在審理Symbian時，嘗試放松商業方法專利適格性標準的認定。在這一點上，英國法院雖強調不一定拘泥于歐洲專利局的決定，但仍然體現了與歐洲專利局決定的一致。英國知識產權局通知指出，對于有“技術貢獻”者，即使在以前不能獲得專利權的商業方法，現在則可以獲得專利權。英國采用新的“技術貢獻”標準較好地控制了商業方法專利化，適度的擴張有利于潮流的融合，其與美國法院對商業方法專利化的限縮路徑基本一致：追尋商業方法專利適格性的合理界限，平衡發明人和社會公眾的利益。

四、結 語

2008年的In Re Bilski案很可能并不代表商業方法專利適格性爭論的最終結果，就判決本身合議庭中的三位大法官也表示了異議。不僅如此，判決并未明確限制商業方法的專利適格性，也未對“機器或者轉變”標準的進一步適用提供指導。換言之，該標準仍然有模糊之處，難以為商業方法的專利適格性劃定準確的邊界。美國最高法院有可能希望在2010年通過對該案或其他類似案件的重新審視，以進一步澄清該問題。Symbian案件同樣不是英國對于審查計算機執行的商業方法發明的最終標準，尚需等待歐洲專利局擴大委員會的解釋。另外還需考量英國知識產權局審查員的智慧和經驗。然而，無論是美國法院的探索抑或英國法院的追問，兩國都致力于商業方法專利適格性標準這個精靈一般的論題。美國將過于寬泛的標準收攏，英國將過于狹窄的標準放開，兩國雖采用不同的路徑，有著不同的設定和兌變，但其目的是一樣的，為發明人和公眾尋求一種利益的平衡，為技術的發達提供足夠的法律保障。