涉外貼牌生產知識產權保護的法律規制及企業應對措施

錢　江

[摘要]涉外貼牌生產知識產權保護的國際條約很全面，而我國缺乏有關涉外貼牌生產知識產權的專門規定，為企業帶來許多不便和風險。為此，建議制定《加工貿易法》，完善《商標法》及其實施條例的規定，對涉外貼牌相關知識產權規定進行梳理和完善。企業也要認真應對。

[關鍵詞]貼牌生產；法律規制；知識產權；企業

一、涉外貼牌生產知識產權保護的國際條約

世界貿易組織成員于1994年簽署的《與貿易有關的知識產權協定》（即TRIPS協議），是目前世界上知識產權保護最全面的一部公約，為各成員國知識產權保護提供了統一標準，對知識產權保護執法和救濟提出了要求，并且為知識產權國際爭端的解決提供了途徑。它完善了《保護工業產權巴黎公約》、《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《商標國際注冊馬德里協定》、《專利合作條約》等公約在實施中須依賴國內法、缺乏有效國際監督機制和對OEM產品的知識產權跨國保護問題的缺陷，在一定程度上突破了知識產權保護的地域性，為OEM產品的知識產權保護提供了保障。此外，OEM產品作為加工貿易產品，其所涉及到的專利權、商標權、著作權等知識產權也在TRIPS的適用

范圍內，受TRIPS調整。

二、涉外貼牌生產知識產權保護的國內立法

我國并未對貼牌生產進行專門立法，但貼牌生產作為一種普通的民事法律行為，《民法通則》、《合同法》對此已有規定。貼牌生產雙方之間是委托代理關系，具體來說就是加工承攬關系。主要由我國合同法調整定牌加工雙方當事人的法律關系。我國貼牌生產大多為涉外貼牌生產，因此也適用《民法通則》中關于“涉外民事法律關系”的規定，同時我國的《商標法》、《對外貿易法》等法律、法規和其他規范性文件亦從不同的角度對涉外貼牌生產中的知識產權保護進行了規定。

第一，定牌加工中的商標使用行為應當遵守《商標法》及其《實施條例》的規定，否則應當承擔相應的法律責任?！渡虡朔ā芳捌洹秾嵤l例》對商標的注冊、使用、保護和管理作了專門和全面的規定，是商標領域的基本法律和法規。

第二，《知識產權海關保護條例》規定定牌加工出口的產品涉嫌商標侵權，知識產權權利人可以向貨物進出境海關申請扣留侵權嫌疑貨物。根據該條例第三條、第十二條的規定，定牌加工的商標涉嫌侵權的，注冊商標權利人可以向貨物進出境海關提出扣留申請，海關發現進出口貨物有侵犯注冊商標專用權嫌疑的，將立即書面通知商標權人依法處理。從該條例有關規定來看，只要出口的商品符合商標侵權的有關要件，即使其在貨物的進口國享有商標權利也依法構成侵權。

第三，《對外貿易法》禁止進行侵犯知識產權的定牌加工貨物的進口、銷售。該法第二十九條規定，國家依照有關知識產權的法律、行政法規，保護與對外貿易有關的知識產權。進口貨物侵犯知識產權，并危害對外貿易秩序，國務院對外貿易主管部門可以采取在一定期限內禁止侵權人生產、銷售的有關貨物進口等措施。

第四，《印刷業管理條例》和《商標印制管理辦法》明確了定牌加工中涉及商標印制的，應當遵守相關規定?！队∷I管理條例》第二十四條和第三十九條，《商標印制管理辦法》第三條至第十條對商標印制活動中的承印驗證制度、承印登記制度、印刷檔案管理制度、殘次標識銷毀制度作了明確規定。定牌加工中涉及商標印制的，如商標印制單位接受商標印制委托人印制注冊商標，應當驗證營業執照副本（或者合法的營業證明或者身份證明）、《商標注冊證》（或者由注冊人所在地縣級工商局簽章的《商標注冊證》復印件），并核查委托人提供的注冊商標圖樣；接受注冊商標被許可使用人委托印制注冊商標標識的，還應當驗證注冊商標使用許可合同。商標印制檔案及商標標識出入庫臺賬應當存檔備查，存查期為兩年。

第五，定牌加工也應遵守《奧林匹克標志保護條例》和《世界博覽會標志保護條例》。

根據上述條例的規定，未經奧林匹克標志權利人（或世界博覽會標志權利人）許可，任何人不得為商業目的（含潛在商業目的）使用奧林匹克標志（或世界博覽會標志）。在定牌加工中，如果未經奧林匹克標志權利人（或世界博覽會標志權利人）許可，銷售、進口、出口含有奧林匹克標志（或世界博覽會標志）的商品，制造或者銷售奧林匹克標志（或世界博覽會標志）等行為，均屬于侵權行為。

第六，北京法院關于承攬加工性質的司法意見，明確定牌加工人承攬加工時應盡的注意義務。2006年3月7日，北京市高級人民法院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發[2006]68號）第21條“承攬加工帶有他人注冊商標的商品是否構成商標侵權”中規定：“承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償等責任。承攬人不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。”這一解釋為承攬人設定了審查是否侵權的注意義務，違反義務的承擔共同侵權責任，同時規定了承攬人免責的條件。在北京地區定牌加工的司法活動中，如果加工企業符合承攬人的身份，可以依據這一規定維護自身權益。

第七，未實施，但有一定指導意義的規定。國家工商行政管理總局于2003年曾經出臺的《商標行政執法若干意見》（討論稿）第十九條規定：“定牌加工主要是指加工方（受托方）接受委托人的委托，按照委托人的要求生產產品，自己無產品處置權，對進入流通領域的產品不負法律責任。定牌加工企業接受委托人委托加工帶有商標的產品，如果該產品侵犯他人商標專用權，加工企業應當與委托人一并承擔商標侵權責任。定牌加工企業可以應委托人的委托，在所加工的產品上標注委托人的廠名廠址。定牌加工企業生產并銷售（處置）帶有委托方注冊商標的商品的，屬于商標被許可使用行為，應當在自己生產的商品上標注真實廠名廠址。”

由上可知，首先，我國缺乏有關涉外貼牌生產知識產權的專門規定，當前的相關規定主要散見在法律、法規及其司法解釋中，缺乏體系性，使國內加工企業在從事涉外貼牌業務過程中，不能清楚地知悉法律法規的規定。其次，一些法律法規的規定過于籠統，比如《商標法》對貼牌生產產品商標的規范使用沒有強制性規定，對OEM產品標識的標注方法的規定不明確，對OEM的馳名商標保護過于簡單。再次，涉外貼牌生產作為加工貿易中的主要方式，其監管涉及到許多國家行政部門，如海關總署、商務部、國家稅務總局、國家外匯管理局和出入境檢驗檢疫局等等，各行政部門都對其進行了相應的規定，然而我國還未制定一部關于加工貿易的獨立的行政法規，更缺乏對OEM的專門規定。

三、涉外貼牌生產實踐中知識產權法律保護的幾個難點

我國貼牌加工制造業以中國沿海的珠三角地區最為普遍與集中，因而在這些地區，涉外貼牌的知識產權保護尤為重要。涉外貼牌的知識產權保護主要集中在專利權、商標權和著作權的保護上，然而在這些領域的知識產權保護實踐還存在不少困難。

第一，OEM廠商對于知識產權法律意識的淡薄和缺乏。在訂立合作協議之前，國內的OEM廠商們缺乏審查委托方是否是合法的專利權人、商標權人、著作權人的意識。在合作協議中，也沒有對產生知識產權糾紛后的責任承擔進行明確的約定，因而在產生糾紛后不得不分擔由于委托人侵權造成的損失。

第二，OEM受托方即加工方如何審查和確認委托方為合法的知識產權人，境外授權文書、權利證書的真實性較為困難。比如國外商標檢索難度較大，除少數國家可以通過網上檢索外，大部分國家、地區商標檢索周期長，費用高，實現起來比較困難。而境外授權文書、權利證書即使經過其公證，也會存在域外效力問題。

第三，跨境追究委托人的侵權法律責任較為困難。OEM委托方在無合法知識產權情形下委托受托方進行貼牌生產，以及超越知識產權人授權范圍進行權利濫用，發生侵權后，若在我國境內無分支機構，要跨境追究其法律責任較為困難。這其中還涉及到涉外貼牌生產合同雙方當事人之間的協議或合同中關于準據法的選擇，域外商標法等的具體規定。

第四，在涉外貼牌生產中商標侵權認定存在爭議。貼牌生產中涉及到某一商標在國外已注冊，而國內又有依法注冊的合法商標所有權人，兩者非同一權利人，那么當國內加工方接受國外合法的商標所有權人或使用權人的委托在我國進行貼牌生產，而未經國內商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，是否構成侵犯他人商標專有權，理論界和司法實踐均存在爭議。

四、我國涉外貼牌生產知識產權保護的法律規制建議及企業應對措施

1、法律規制建議

（1）針對法律法規規定過于籠統的建議。特別是涉外貼牌中，境外定作方未經國內商標注冊人的許可，委托加工方在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，是否構成侵權，僅有商標法及實施細則等籠統規定，并未在具體的實踐中就不同情況作出明確規定，使得涉外貼牌中我國的加工方企業也不知曉何時會侵權。我們建議在司法實踐中，應將涉外貼牌生產商標侵權的四種情形在司法解釋中通過四分法給予明確的規定，以消除當事人在涉外貼牌生產中的疑惑。[1]

（2）建議對涉外貼牌相關知識產權規定進行梳理和完善。在我國的立法中，缺乏有關涉外貼牌生產知識產權的專門規定，當前的相關內容主要散見在法律、法規及其司法意見中，缺乏體系性，使國內加工企業在從事涉外貼牌業務中，不能清楚地知悉法律的規定，而其中法律、法規、規定中的法律術語也缺乏明確解釋，對相關的規定進行梳理和完善，是消除法律不確定的重要手段。特別是通過梳理和完善法律、法規、規范性文件，協調好在商標侵權認定中行政部門和法院的認定權利，以免因為認定標準的差異，造成侵權認定的不同，發生糾紛。

（3）完善《商標法》及其實施條例的規定。對貼牌生產產品商標的規范使用進行強制性規定，比如商標注冊人許可他人使用其注冊商標，應簽訂商標使用許可合同，并將合同副本報送商標局備案，并由商標局予以公告；對OEM產品標識的標注方法、對OEM的馳名商標保護進行明確、具體的規定。

（4）建議制定《加工貿易法》，規范貼牌生產（OEM）的知識產權保護內容?；诩庸べQ易的重要性，可以考慮通過制定一部《加工貿易法》，對其中重要的貼牌生產加工方式，設專章規范貼牌法律問題，特別是知識產權的法律保護，使我國的加工企業在承攬涉外貼牌生產業務中能明悉我國的相關法律規定，保護好企業利益，避免涉外貼牌生產的知識產權糾紛的發生。

2、企業應對措施

（1）加強法律意識，積極學習法律法規。訂立詳細的定牌加工書面合同，寫明雙方的名稱、住所，明確雙方權利義務、侵權責任、違約責任等內容。國內貼牌加工企業可以在訂立合同時增加一條“知識產權合法性保證條款”，以保護自己在遇到糾紛時免除或減輕責任，并可據此向委托方索賠或者拒絕委托方的違約金請求。

（2）涉及到貼附外國商標的，應主動要求委托方提供合法有效的權力注冊文件或授權文件，并通過我國有關知識產權管理部門或服務機構查詢委托方是否為注冊商標的合法所有者，是否有權使用，并在合同中明確具體責任。[2]若加工方接受國外合法的商標所有權人或使用權人的委托在我國進行定牌生產，而未經國內商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，不論該商品是否銷往國外，是否認定為侵權行為，應當予以明確。[3]因此，加工方還必須查詢貼附的境外注冊商標是否在中國已被他人注冊并仍在有效期間，如果國內已注冊相同商標，可請求國內商標實施許可。

（3）建立企業“定牌加工”臺帳制度。指定專人負責“定牌加工”有關資料包括客戶、品牌等資料的電腦錄入備查工作。倡導企業自律，建立和落實各項商標管理制度，加強對定牌商標的審查、驗證，逐步實施規范的定牌加工合同。[4]

（4）定牌產品出口中，在審查確認該定牌加工委托業務合法有效的情況下，企業仍應在海關總署網站上查詢有關貼牌商標的備案信息，確定該貼牌商標是否已在國內注冊了同款商標，并隨時跟蹤貨物的報關情況，若出口貨物被海關暫扣，應及時告知委托方，并提供相關證明資料要求海關放行。

（5）企業在貼牌生產加工的前提下，要堅持創立自主品牌，培養名牌的理念，增強企業競爭力。涉外定牌生產在很大程度上為我國企業在發展中積累資金、學習國外企業在品牌產品中的質量管理和產品設計理念起了積極作用，但若企業發展長期依賴于貼牌加工將受制于人，這對我國企業發展極為不利，也會給地區經濟發展帶來損失。因此，貼牌加工企業必須“雙腿走路”，在做涉外貼牌加工中，積極創造和培養自主品牌，同時進行產業升級，逐步壯大企業。

[參考文獻]

[1]四分法．即將涉外貼牌生產商標是否侵權的情形分為四種，分別進行認定．

[2]陳錦平．關于對定牌加工產品標識標注法律規范的探討．監督與選擇，2004．5．P13．

[3]錢江．涉外貼牌生產（OEM）與商標權侵權．浙江工業大學學報（社科版），2008．4．P479．

[4]曲建忠，于茂榮．定牌生產出口中存在的問題及對策．載．山東理工大學學報（社會科學版），2003．1．19-1．P20．

[作者簡介]

錢江（1978-）女，浙江杭州人，浙江工業大學屏峰校區法學院國際法學科，講師，碩士，從事國際經濟法、國際知識產權法的研究．