商業(yè)方法軟件專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的模式與啟示

[摘要] 目前世界上各主要專利實體均已承認(rèn)了商業(yè)方法軟件的專利性，關(guān)注的重點已轉(zhuǎn)為商業(yè)方法發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。美國對于商業(yè)方法發(fā)明采用了創(chuàng)造性“分部”審查標(biāo)準(zhǔn)，只要商業(yè)方法部分或技術(shù)部分其中之一非顯而易見即符合創(chuàng)造性要求。歐盟要求發(fā)明的技術(shù)部分必須實現(xiàn)“技術(shù)貢獻”。日本則采用了創(chuàng)造性“整體”審查標(biāo)準(zhǔn)，要求發(fā)明整體非顯而易見。我國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性表述方式及其審查標(biāo)準(zhǔn)不盡合理，實踐運行效果也不理想。因此，我國商業(yè)方法發(fā)明的“創(chuàng)造性”要求應(yīng)采用國際通行的“非顯而易見性”表述方式，并借鑒組合發(fā)明的本質(zhì)特征和日本的有益經(jīng)驗，采用創(chuàng)造性“整體”審查標(biāo)準(zhǔn)。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)方法軟件專利 創(chuàng)造性 非顯而易見性

歷史上，商業(yè)方法一直被視抽象觀念，排除于專利保護之外。然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)和計算機技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)方法與計算機技術(shù)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合，逐步走入了專利保護的視野。商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性也成為各國關(guān)注的重點。“創(chuàng)造性”即是指對相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中的一般技術(shù)人員而言，申請專利的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的。一項發(fā)明只有是非顯而易見的，才能真正推動技術(shù)進步與科技發(fā)展。

一、各國商業(yè)方法軟件專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)之比較

1.美國

根據(jù)美國《專利法》第103條之規(guī)定，非顯而易見性是為了保證只對那些超過擁有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域全部知識的普通技術(shù)人員視野的新方案授予專利。例如，Hotchkiss V. Greenwood案中，法院認(rèn)為Hotchkiss的發(fā)明“與了解某一事物的一般技師相比，除非有更多的獨創(chuàng)性和技能存在……就不存在那種程度的構(gòu)成每一項發(fā)明基本要素的技能和獨創(chuàng)性。”因此，專利申請人必須對公共知識領(lǐng)域做出創(chuàng)造性貢獻，方能獲得專利保護。根據(jù)聯(lián)邦最高法院Graham v. John Deere Co.案的判決精神，在判斷非顯而易見性時必須考慮三個要素：(1)現(xiàn)有技術(shù)的范圍；(2)現(xiàn)有技術(shù)與專利保護要求的區(qū)別；(3)一般技術(shù)水平的人員。

據(jù)此，美國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“分部”審查標(biāo)準(zhǔn)即從發(fā)明的商業(yè)方法部分和技術(shù)部分分別入手進行審查，只要兩者其中之一是非顯而易見的，發(fā)明就具備創(chuàng)造性。

2.歐盟

歐洲專利局（EPO）于2000年在新的審查指南中規(guī)定了有關(guān)商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性判斷，在一件涉及商業(yè)方法的專利申請中，如果商業(yè)方法特征對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說是非顯而易見的，但其他技術(shù)特征是顯而易見的，則認(rèn)為權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性。例如，在Sohei Management System案中，EPOBA就認(rèn)為：“這兩個管理系統(tǒng)……具有共同的輸入設(shè)備……可以利用任何一個系統(tǒng)輸入信息。反過來也是一樣，若有需要，任何一個系統(tǒng)都可以調(diào)取輸入的信息”，實現(xiàn)了“技術(shù)貢獻”（在不同設(shè)備之間實現(xiàn)信息的輸入與調(diào)取），從而授予專利權(quán)。

據(jù)此，歐盟對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“技術(shù)貢獻”審查標(biāo)準(zhǔn)即只承認(rèn)發(fā)明技術(shù)部分的創(chuàng)造性。

3.日本

JPO于2000年頒布了一份名為《商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例》明確了“一項使用計算機的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”即意味著涉及到計算機硬件的部分、軟件的部分，以及涉及到商業(yè)方法的部分都要考察其創(chuàng)造性。并且明確指出，公知技術(shù)、公知商業(yè)方法的簡單發(fā)明，以及公知技術(shù)和公知方法的簡單組合，必須以發(fā)明整體作為判斷其創(chuàng)造性的基礎(chǔ)。

據(jù)此，日本對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“整體”審查標(biāo)準(zhǔn)即從發(fā)明的整體上進行考察，要求發(fā)明整體非顯而易見，而不苛求其中之一部分是否具有創(chuàng)造性。

二、各國商業(yè)方法軟件專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)之分析

美國創(chuàng)造性“分部”審查標(biāo)準(zhǔn)過于寬松，對商業(yè)方法軟件專利的授予缺乏有效控制。一個典型的例子就是USPTO授予了一個名為“利用一個現(xiàn)有的塑料容器作為鍛煉器材的商業(yè)方法”以專利權(quán)。這個所謂的鍛煉器材就是一個用于盛裝產(chǎn)品的塑料容器。在最初的產(chǎn)品消費完后，就在這個容器中裝入一定的物質(zhì)以達到鍛煉所需的重量。這種商業(yè)方法實質(zhì)上毫無新穎性和創(chuàng)造性。Robert J. Hart教授就批評道：“這種發(fā)明的本質(zhì)就像在水桶上貼一個標(biāo)簽借以說明如何填裝物體進行鍛煉。”歐盟“技術(shù)貢獻”審查標(biāo)準(zhǔn)也非盡善盡美。一方面，歐洲專利制度和EPO對“技術(shù)貢獻”認(rèn)定非常混亂。Graphic案和Character案不同的處理結(jié)果正好說明這一問題。在Graphic案中，EPOBA認(rèn)為：“Graphic發(fā)明具有技術(shù)貢獻，因為該發(fā)明超越了以往任何一種系統(tǒng)，使用戶可以更精確的旋轉(zhuǎn)圖片資料。”但是在Character案中，EPOBA認(rèn)為：“盡管發(fā)明比以往任何一種系統(tǒng)都更快速的翻譯，并以便于閱讀的方式顯示譯文，但該發(fā)明沒有充分實現(xiàn)技術(shù)上的創(chuàng)造性。”Rochelle Cooper Dreyfuss教授就指出：“Graphic與Character的發(fā)明是否有本質(zhì)的不同……由這一決定表現(xiàn)出的可專利發(fā)明與不可專利發(fā)明之間的界定似乎相當(dāng)隨意。”另一方面，過分強調(diào)發(fā)明的“技術(shù)貢獻”，忽視了商業(yè)方法發(fā)明的真正目的。在這一標(biāo)準(zhǔn)下，可能會使一個完全無用且缺乏創(chuàng)造性的商業(yè)方法僅僅由于某一方面涉及了“技術(shù)考慮”就可以獲得專利。相反，一個極具實用價值和創(chuàng)新的商業(yè)方法可能未涉及這種“技術(shù)考慮”而遭駁回。這種處理方法顯失公平，忽視了發(fā)明的本質(zhì)。

日本采用創(chuàng)造性“整體”審查標(biāo)準(zhǔn)，既克服了歐盟偏面強調(diào)“技術(shù)貢獻”的不足，也避免了美國創(chuàng)造性“分部”審查標(biāo)準(zhǔn)的缺陷。“即使該方案（商業(yè)方法發(fā)明）中所使用的商業(yè)方法或者計算機信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部分不具有創(chuàng)造性，只要方案整體是非顯而易見的，不是同領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過簡單推理便能想象出來的，超出了人們的預(yù)期能力，便符合創(chuàng)造性條件，而不必苛求其中的計算機信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部分具備相當(dāng)?shù)膭?chuàng)造高度。”而且，發(fā)明“整體非顯而易見性”也更符合商業(yè)方法發(fā)明的根本目的。

三、對我國之啟示

對我國電子商務(wù)企業(yè)而言，商業(yè)方法軟件專利也已經(jīng)是山雨欲來了。我國應(yīng)根據(jù)本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，以及日本創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的有益經(jīng)驗綜合衡量確定我國的審查標(biāo)準(zhǔn)。

1.我國商業(yè)方法軟件創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)之缺陷

我國《專利法》第22條第3款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。”根據(jù)《專利審查指南》第2部第4章有關(guān)“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”之規(guī)定，突出的實質(zhì)性特點是指“對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。”顯著的進步是指“發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。”我國《專利審查指南》第2部分第4章規(guī)定：“根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進步。在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。”

筆者認(rèn)為，我國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性表述方式及其審查標(biāo)準(zhǔn)不盡合理，理由是：其一創(chuàng)造性表述方式不統(tǒng)一。我國未采用國際上通行的“非顯而易見性”的表述方式，而是規(guī)定為“具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”。我國又強行將“顯著的進步”納入創(chuàng)造性的概念之中，人為造成表述方式不統(tǒng)一；其二創(chuàng)造性內(nèi)涵界定混亂。我國將“顯著的進步”規(guī)定為“發(fā)明能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果”。其三創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)把握偏面。我國《專利審查指南》強調(diào)要考慮“發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域”、“所解決的技術(shù)問題”和“所產(chǎn)生的技術(shù)效果”，堅持偏面的創(chuàng)造性“技術(shù)貢獻”審查標(biāo)準(zhǔn)。

2.我國商業(yè)方法軟件創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)之完善

我國對于商業(yè)方法發(fā)明的“創(chuàng)造性”要求應(yīng)采用國際通行的“非顯而易見性”的表述方式，從而實現(xiàn)概念統(tǒng)一、內(nèi)涵明確。對于創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)從組合發(fā)明的創(chuàng)造性角度入手進行分析。創(chuàng)造性要件的設(shè)立旨在要求一項獲得專利的發(fā)明必須具有一定的創(chuàng)造高度，達到較高的創(chuàng)新水平，以免導(dǎo)致專利過多過濫而束縛產(chǎn)業(yè)部門的競爭自由，進而對經(jīng)濟發(fā)展與科技進步造成不利影響。這就要求發(fā)明不是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，而且必須超出了人們依據(jù)現(xiàn)有方案所能夠想象的范圍。在創(chuàng)造性理念下，組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷必須綜合考慮：組合后的各部分在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示，以及組合后的綜合效果等，即從發(fā)明整體上進行考察，如果組合的各部分在功能上彼此支持，并取得了新的功能或效果；或者說組合后的綜合效果比各部分單個效果的總和更優(yōu)越，超出了同一領(lǐng)域普通技術(shù)人員的預(yù)期能力，無法通過簡單推理想象出來，則這種組合具有非顯而易見性。

相反，如果要求保護的發(fā)明僅僅是將某些已知方案排列、組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的效果是各組合部分效果之總和，組合后的各部分之間在功能上無相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡單的疊加，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。商業(yè)方法軟件專利本質(zhì)上是通過計算機技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施商業(yè)方法的發(fā)明，是計算機技術(shù)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和商業(yè)方法的統(tǒng)一體，從結(jié)構(gòu)上看類似于組合發(fā)明。因而，對其創(chuàng)造性的審查也應(yīng)適用組合發(fā)明的審查方式，從發(fā)明整體上進行考察。只要商業(yè)方法發(fā)明整體與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的，便滿足了創(chuàng)造性要求。即使商業(yè)方法部分或技術(shù)部分其中之一不具有非顯而易見性，但從發(fā)明整體上考慮是非顯而見的，那么該發(fā)明滿足創(chuàng)造性。因此，對于商業(yè)方法軟件專利的創(chuàng)造性我國應(yīng)借鑒日本的有益經(jīng)驗，采用發(fā)明“整體非顯而易見性”審查標(biāo)準(zhǔn)。

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