美國商標注冊的隱患及防范措施

馮璞

美國商標法有自己獨特的規(guī)定和實踐。這些差異可能會使外國申請人在美國申請商標注冊時出現(xiàn)一些本該避免的風險。本文重點介紹了外國申請人在美國申請商標注冊時容易出現(xiàn)的風險，并提出應對這些風險的預防措施。

過于寬泛的商品和服務描述

一個常見的問題是在申請時過于寬泛地描述商品和服務，這在外國申請人中比較普遍。他們通常習慣于在自己的國家中允許盡可能寬泛地描述商品和服務以獲得更廣泛的保護范圍。但在美國，過于寬泛的商品和服務描述可能會導致整個注冊被撤銷。申請美國商標注冊的申請人，無論是外國人還是美國國內申請人，都必須有在美國商業(yè)活動上使用商標的真實意圖，并在所有列出的商品和服務上使用商標。這一要求對于所有在提交申請時尚未在美國商業(yè)中使用商標的美國申請尤為相關。在基于使用意圖的申請中，除非是巴黎公約或馬德里議定書申請人，否則在發(fā)出核準注冊通知后最多可以延遲3年開始使用商標。

在美國注冊商標時，必須有真實的意圖在美國從事商業(yè)活動，并且必須附帶宣誓書或聲明以及使用樣品來證明這種意圖。對于非巴黎公約或馬德里議定書的申請人，必須在美國注冊之前就已存在這種真實意圖，其他申請人則需要在美國注冊后第五年至第六年期間和商標每十年更新注冊時提交宣誓書。如果缺乏這種真實意圖，可能會成為第三方對申請和注冊的有效性進行攻擊的基礎。雖然在大多數(shù)情況下，證明申請人沒有意圖使用該商標可能很困難，但在某些情況下是可以實現(xiàn)的。這些情況包括：申請人的業(yè)務、營銷計劃或產品開發(fā)材料沒有顯示出有意愿生產或銷售在申請中列出的某些產品。標識商品和服務的范圍越廣泛，而且與申請人通常業(yè)務不相關的商品和服務在注冊中列出，攻擊就越有可能成功。

廣泛的商品和服務描述可能會導致美國商標局拒絕注冊。如果商標申請僅使用國際分類標題，審查員會拒絕注冊。此外，由于寬泛的商品和服務描述可能導致與已注冊商標產生混淆，因此注冊可能會被拒絕。在審查過程中，美國商標注冊系統(tǒng)會考慮這些因素來決定是否拒絕注冊。如果第三人發(fā)現(xiàn)與其商標類似的商標正在注冊，他們也可以提出異議以阻止該商標注冊。

未能充分利用補充注冊簿注冊

美國商標局的補充注冊簿是一個重要的備選注冊簿，可以用于注冊已在美國商業(yè)中使用的商標。這些商標在其所涉及的商品或服務中并沒有固有的獨特性，但通過使用能夠變得獨特并被用作商標或服務標記。盡管在補充注冊簿上申請注冊默示著承認該術語本身并不具有顯著性，但是在補充注冊簿上注冊可以作為美國商標局主注冊簿的補充證據(jù)，證明商標已經被商業(yè)上使用，并具有一定的保護作用。

補充注冊簿的注冊可以成為阻礙相同或混淆性相似商標的后續(xù)注冊的障礙。這具有重要的防御目的，因為其他人進行商標檢索時可以發(fā)現(xiàn)該已經注冊的商標。補充注冊簿的所有者可以使用注冊符號“？”與商標相關聯(lián)。此外，補充注冊簿的所有者還可以在美國聯(lián)邦法院起訴侵權行為并有可能獲得三倍的損害賠償。

在補充注冊簿上注冊商標并不排除在符合條件時在主注冊簿上注冊該商標的權利。如果商標已在美國商業(yè)中使用并已被推廣到相關公眾已將帶有該商標的商品或服務與單一來源聯(lián)系起來的程度，則可能獲得在主注冊簿上注冊的資格。申請人可以提交宣誓書或聲明作為商標獲得顯著性的初步證據(jù)，以證明該商標實質上已連續(xù)和排他性使用5年。然而，仍可能需要提交獲得顯著性的實際證據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、廣告支出、廣告和促銷材料，以及消費者認可商標的證據(jù)，包括消費者宣誓書和調查報告。這些實際證據(jù)可以作為商標獲得顯著性的證明，以獲得在主注冊簿上注冊的資格。

未充分進行檢索和評估

為了確定新商標在美國能夠無風險使用，需要進行適當?shù)臋z索以了解在美國使用商標是否會受到任何限制，這包括檢索美國商標局的主簿和補充注冊簿。此類檢索對于全球范圍內使用商標也非常有幫助。但是，這種初步檢索并不能充分確保商標可以在美國安全使用。初步檢索結果可能無法識別不同但相似的商標，也無法確定未注冊商標的先前普通法權利。僅檢索美國商標局的有效注冊也很危險，因為未被放棄的商標可能仍具有相關持續(xù)的普通法權利。如果外國申請人希望在全球范圍內使用相同的商標，就必須進行全面的商標檢索，以避免因美國先前的普通法或注冊商標權而被迫在美國采用不同的商標。

同樣重要的是，美國商標從業(yè)者不僅需要進行檢索，還需要審查檢索結果，而不是讓非美國的內部或外部律師對檢索結果進行分析。這樣做不僅可以避免忽視在先普通法商標和/或誤判混淆分析可能性的風險，而且還可以提供詳細的外部律師意見，有助于針對可能的故意商標侵權索賠進行辯護。故意侵權索賠是基于侵權人盡管知道可能存在商標沖突，仍然采用該商標。如果外部律師的意見書足夠詳細地說明了為什么相關商標不應成為注冊和使用的障礙，侵權人可以放棄保護此類意見的律師—委托人特權，并依賴律師的評估，認為它不會侵犯第三方的在先商標，以減輕損害賠償。雖然依賴律師的建議和檢索競爭商標可能是支持主觀善意的一個因素，但來自內部律師的簡短電子郵件顯然并不足以為故意侵權行為進行辯護。

僅僅因為檢索報告中沒有顯示相應的商標注冊或申請，就認為相似的域名無關緊要是危險的。需要進一步調查域名注冊人是否也擁有在先普通法商標權，尤其是當該域名用作商標時。這種普通法權利可以作為侵權索賠的基礎，就像該商標的注冊一樣。因此，對于商標從業(yè)者而言，除了進行檢索以外，還需要進行更深入的調查，以確保沒有侵犯先前的普通法商標權。

未能在申請文件上正確簽字

美國申請必須由可以對申請人具有法律約束力的人簽署，或者對所陳述的事實有第一手了解并有權代表申請人簽字的人簽署，或者可以由授權的美國律師簽署。 雖然外國申請人可能只是出于方便讓其美國商標律師在申請書上簽字，但有時會適得其反。外部商標律師通常不了解聲明的相關事實，因此必須依賴從外國申請人那里獲得的信息。更重要的是，通過簽署該聲明，外部律師可能成為所做聲明的事實證人，因此如果申請或任何由此產生的注冊的有效性受到質疑，外部律師有可能被取消代表申請人作為商標代理人的資格，這將導致額外的時間和成本來尋找新的外部律師。因此，建議讓外國申請人直接簽署相關的文件和聲明是一種更好的做法。

未能充分監(jiān)管商標的使用

成功保護商標的關鍵在于及時使用商標標記。如果所有者在發(fā)現(xiàn)侵權后等待過長的時間才采取行動，甚至完全不行使權利，就可能導致商標權的完全喪失或受到極大限制。如果所有者不反對他人的商標注冊申請，然后等待5年以上才請求取消注冊，這也可能導致失去在頭5年內取消注冊所需的勝訴理由。這被稱為“懈怠原則”，它會阻礙有效的商標執(zhí)法。

如果不采取必要的措施阻止相同或混淆性相似商標的使用和/或注冊，這可能會以其他兩種形式損害商標。首先，它可能會削弱商標的顯著性，當在任何領域中有太多高度相似的標記時就會發(fā)生這種情況。其次，如果公眾也這樣做，其他人對商標的一般使用最終會破壞該商標作為商標發(fā)揮作用的能力。這個過程被稱為“通用化”，會導致所有商標權的喪失，就像曾經的專有商標 THERMOS、ASPIRIN和 CELLOPHANE，被作為這些新商品的通用名稱使用一樣。

商標所有者應該盡早了解潛在的商標侵權和沖突使用情況，因為主動行使權利非常重要。他們應該鼓勵員工向管理層報告任何可能的侵權行為，因為員工最接近市場，最熟悉公司的產品，他們的投入是最有價值和最便宜的。此外，商標所有者還應該擁有正規(guī)的監(jiān)視服務，以便及時監(jiān)測和報告所有新申請的商標注冊，以及監(jiān)測和報告相同或相似商標的注冊域名和普通法使用。通過簡單的谷歌搜索可以揭示一些相關第三方在普通法意義上使用相同商標，而通過專業(yè)的檢索公司可以進行更詳細的普通法檢索。外國商標所有者應準備好在得知潛在侵權行為后的合理時間內采取行動，以免日后無法主張權利。

總結

外國商標所有人在保護商標及其在美國的注冊方面面臨許多挑戰(zhàn)。如今，使用馬德里議定書可以將國際注冊擴展到美國及其領土，外國商標所有人比以往任何時候都更容易遇到陷阱。外國商標所有人應該注意到，美國商標法的基于使用的注冊體系有著其特殊要求，而忽視這些要求可能導致商標權的喪失和注冊失敗。因此，就馬德里議定書下的美國領土延伸保護事宜咨詢美國商標律師，最好是在提交馬德里議定書申請之前或最遲在收到美國商標局的臨時拒絕注冊或接受通知時，這將有助于外國商標所有人盡量避免上述風險。在與美國商標律師合作時，外國商標所有人應該要求一份詳細的報告函，其中列出所有美國注冊所需要求，并在內部建立起備案系統(tǒng)。外國商標所有人應當更充分地了解美國商標法的要求，通過避免美國商標申請注冊實踐中幾個最常見陷阱，并在美國成功保護他們的商標權利。

（作者單位：中國貿促會專利商標事務所

參考資料：

1. 美國專利商標局網站 www.uspto.gov

2. Trademark and Unfair Competition Law， Sixth Edition， Jane C. Ginsburg， Jessica Litman， Mary Kevlin）