從“曼聯”商標無效案看規制商標惡意注冊的制度優化

梁翠翠 趙玲

提起曼聯，相信大家對這支傳奇的英超足球俱樂部都不陌生，它不僅曾多次奪得英超聯賽冠軍，也曾經問鼎歐洲足聯歐洲聯賽冠軍。多名知名球星曾經在此俱樂部效力，比如大家耳熟能詳的大衛·貝克漢姆、克里斯蒂亞諾·羅納爾多等。正如在官方公眾號《曼聯足球俱樂部》所介紹的：在世界體壇，曼聯的歷史是獨一無二的。這也是俱樂部所聞名于世的原因。這是一段讓人應接不暇的歷史，當中既有榮譽，也有災難；既有偉大的球員，也有傳奇的教練；還有那令人賞心悅目的足球比賽；而每一段歷史的結局，猶如好萊塢大戲般精彩。

2月14日，曼聯在2022/2023賽季歐聯杯淘汰賽中以2比1逆轉巴薩，晉級歐聯杯16強。與此同時，其與施某某的商標案件也迎來了強勢逆轉，可謂雙喜臨門。曼聯足球俱樂部的英文名稱是“MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED”，簡稱為“MAN UTD”或者“MUFC”。施某某在多個類別搶注了曼聯的“MAN UTD”商標。曼聯自2014年開始就開啟了漫長的維權之路，有些案件甚至打到了最高人民法院，但是結果并不盡如人意。而就在這個月，國家知識產權局做出的3份無效宣告裁定支持了曼聯的請求，裁定認為施某某注冊商標并非以使用為目的，而是具有惡意囤積商標資源或獲得不正當利益的故意，該行為擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，從而裁定第35185661號“MANUTD”商標、第35178714號“MANUTD”商標、第35173762號“曼魔 MANUTD”商標無效。9年的維權之路終于迎來了勝利的曙光。

筆者認為，從這3件案件的成功可以感受到我國打擊商標惡意搶注的力度和決心。為了打擊惡意申請，國家知識產權局在近年來出臺了多部政策文件，多種組合拳聯合出擊，效果顯著。為了從源頭進一步全面系統地遏制惡意商標申請行為，國家知識產權局于1月13日發布了《中華人民共和國商標法修訂草案（ 征求意見稿 ）》，對遏制惡意商標申請行為的措施進行了全面系統的規定。本文將對征求意見稿涉及的打擊商標惡意注冊的條款進行粗淺的分析。

征求意見稿以問題為導向，針對目前以注冊為保護基礎，申請在先原則的商標體系所帶來的商標惡意注冊頻發的現狀，強化商標使用義務的同時，對打擊商標惡意注冊行為進行了體系化的梳理。首先，征求意見稿的第二十二條明確了“商標惡意注冊申請”的定義，列舉了以下五種情形：（ 一 ）不以使用為目的，大量申請商標注冊，擾亂商標注冊秩序的；（ 二 ）以欺騙或者其他不正當手段申請商標注冊的；（ 三 ）申請注冊有損國家利益、社會公共利益或者有其他重大不良影響的商標的；（ 四 ）違反本法第十八條、第十九條、第二十三條規定，故意損害他人合法權利或者權益，或者謀取不正當利益的；（ 五 ）有其他惡意申請商標注冊行為的。該條款全面地涵蓋了絕對理由、相對理由和兜底條款，為國家知識產權局直接駁回商標惡意申請、商標權利人對惡意申請進行異議和無效提供了堅實的法律基礎。相信有不少公司有過這樣慘痛的經歷，通過異議或者無效打掉了對方的商標注冊，而對方就像一只打不死的小強一樣不斷地進行重復申請并獲得初審公告或者注冊，商標權利人只能重復對其進行異議或者無效，亦造成行政資源的浪費。如果征求意見稿的上述條款能夠得以通過并生效，國家知識產權局可以基于該條款直接駁回申請，這無疑可以使打擊惡意商標申請的關口提前。

其次，征求意見稿建立惡意搶注商標強制移轉制度，加強了對于商標權利人的救濟，重在實現實質性公平正義。根據征求意見稿第四十五條規定：對違反本法第十八條、第十九條規定，或者違反本法第二十三條規定以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標的，在先權利人可以請求將該注冊商標移轉至自己名下。

在現行法律框架下，商標維權成功的結果是惡意搶注商標不予核準注冊或者宣告無效。商標權利人需要另行提交申請來取得注冊。而是否能夠成功獲得注冊取決于是否有在先權利障礙。商標異議無效案件和商標申請案件是獨立的兩條線，需要進行獨立的審查。如果惡意搶注商標強制移轉制度得以實施，則在無效宣告裁定中認定違反本法第十八條，即構成對他人馳名商標的復制、抄襲和摹仿的；違反本法第十九條，即構成代理人或代表人搶注被代理人或被代表人商標的；違反本法第二十三條，即構成以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響商標情形的，可以適用強制移轉制度。但是，對因違反本法其他規定予以無效宣告的商標，并不適用該制度。

認定違反現行商標法第四十四條第一款的規定，構成以其他不正當手段取得注冊情形，就屬于這類不得適用強制移轉制度的商標。在（2021）京行終1647號商標權無效宣告行政糾紛一案中，訴爭商標雖然已經轉讓給商標權利人，但是北京市高級人民法院依然判決原注冊人申請注冊了與他人已經使用或已具有一定知名度的品牌近似的商標百余件，已超過正常生產經營需要，構成了商標法第四十四條第一款的規定情形。法院進一步認定，本案系針對被訴裁定的合法性予以審查，上訴人在二審訴訟中提出撤銷對訴爭商標無效宣告的申請不影響行政行為的效力。且訴爭商標的注冊違反誠實信用原則，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，在此前提下，對上訴人撤銷對訴爭商標無效宣告的請求不予支持?？梢?，針對違反惡意注冊絕對條款的商標，這類商標不僅損害了特定當事人的合法權益，更擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，損害的是公共利益，不僅惡意申請人不得注冊，善意受讓人同樣不允許。因此，征求意見稿中對無效程序中的強制移轉制度僅適用于違反相對條款的商標。

再次，征求意見稿明確了惡意注冊商標被宣告無效后應當對注冊后、宣告無效前的侵權行為承擔法律責任，并提高對商標惡意注冊的懲罰數額。根據現行商標法第六十八條的規定，對惡意申請商標注冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。但該條款并未對罰款處罰數額做出明確規定，這無疑會增加商標執法部門的執法難度，從而使處罰成效大打折扣。而征求意見稿第六十七條給出了明確的規定：惡意申請商標注冊的，由負責商標執法的部門給予警告或者5萬元以下罰款；情節嚴重的，可以處5萬元以上最高不超過25萬元的罰款。有違法所得的，應當予以沒收。該條款明確地規定了處罰數額，使得試圖實施惡意行為者對風險有了更加直觀的判斷，相信該規定相較現行規定會給惡意注冊申請人帶來更大的威懾力。

此外，征求意見稿第八十三條規定，惡意申請商標注冊給他人造成損失應當給予民事賠償，對惡意申請商標注冊損害國家利益、社會公共利益或者造成重大不良影響的，由檢察機關提起訴訟。還有第八十四條的惡意訴訟反賠制度，全方位、全體系地加強對惡意申請商標注冊行為的規制。

最后，征求意見稿加強了商標代理行業的監管，堵上了部分惡意申請商標注冊行為的源頭，具體涉及第六十八、六十九、七十、八十六條。商標代理機構的從業人員具有一定的專業知識，本應為客戶的商標保護提供專業的建議。但是有一些機構卻利用法律的漏洞誘導客戶進行不當的商標注冊或者訴訟，謀取不正當利益，例如大量搶注國外品牌然后高價賣給權利人，搶注商標后在淘寶等平臺進行惡意投訴等等。某些商標代理從業人員的不誠信行為是滋生惡意行為的一個重要因素。征求意見稿顯然加大了商標代理行業的監管力度，讓商標代理行業回到健康的軌道上來。

雖然僅是征求意見稿，但是筆者認為一些打擊惡意商標注冊的規則已經在實際案件中得以靈活運用，對于惡意商標申請人也會有一定的威懾作用。在期待征求意見稿中有關規制惡意申請商標注冊行為的制度最終得以建立的同時，我們要積極地對惡意行為采取措施，利用現行法條打贏惡意申請商標注冊行為的反擊戰。

（作者單位：中國貿促會專利商標事務所）