企業委外研發的知識產權保護研究

江琴 齊加勝 王吉平 邵靜程

隨著RCEP的簽署，國內的企業會越來越多地參與全球產業鏈的合作，合作中普遍存在知識產權糾紛案例。建立良好的知識產權保護體系是企業委外研發創新成果得到保護的重要前提。研究表明：在校企合作類的委外研發過程中知識產權不明確可能給企業帶來上市受阻的潛在風險;及時申請核心技術知識產權，并圍繞核心專利進行一定數量的上下游技術延伸的知識產權的申請，可以對企業的知識產權進行全方位的保護;同時在制定委外合同時，全方位考慮知識產權成果轉化與收益、歸屬與風險等問題可以有效地保護企業委外研發的知識產權。

2021年在新冠疫情影響下，有關供應鏈安全以及彈性供應鏈的討論引起廣泛注意。2020年11月中旬，15國簽署了《區域全面經濟伙伴關系》（RCEP）。不言而喻，協定在此時此刻達成，表明中國未來將重點開展全球合作，國內的企業會越來越多地參與全球產業鏈的合作，未來的分工合作會更加細化。面對越來越激烈的市場競爭，企業要在世界市場中占有一席之地，必須擁有過硬的技術、別人難以超越的產品，建立長期獲得競爭優勢的能量。企業必須積極開展研發工作才能獲得競爭優勢，有些大型的研究拳頭產品開發項目，企業通常無法掌握產品所涉及的所有相關的技術，這就需要采用合作開發或委托其他具有相應技術能力的企業進行開發，這種合作方式分為委托研發和合作研發。在這樣的背景下，制定知識產權保護體系有利于保護企業研發創新成果、保護企業投入大量人力、物力、財力到研發項目的積極性。反之，在缺乏基本知識產權保護的情況下，一方面會大大降低企業進行研發投入的積極性，另一方面則會大大降低研發成果對于研發主體的經濟意義。

企業委托具備高科研能力的科研院所而開發的項目屬于委托研發。企業通過簽訂技術合同、并支付報酬的方式獲得項目研發成果的所有權。在這一合作中，研發經費受企業支配，項目成果必須體現企業的意志和實現企業的使用目的。企業委外研發不同于合作研發，在合作研發過程中，企業通過合同的形式與其他企業或具備研發能力的機構共同對項目的某一個關鍵領域分別投入資金、技術、人力，共同參與、共同完成研發項目。法律有規定合作研發共同完成的知識產權，其歸屬由合同約定，如果合同沒有約定的，由合作各方共同所有，而委托研發的知識產權一般歸屬企業。

委托研發合同的有效性以及合同履行的事實認定比較復雜。將委托研發與合作研發相混淆，合作中夾雜著個人感情、出于信任，存在合同內容不明確、責任不清的情況，導致各種糾紛案例層出不窮。其中一個重要原因是，研發合作中訂立的技術研發合同格式較為簡單，缺少甚至沒有知識產權歸屬合同或者合同條款不夠嚴謹，存在歧義，對潛在知識產權風險預估不足。其次是，對知識產權的保護前瞻性不足，沒有充分考慮未來幾年甚至幾十年，企業做大做強了，企業想進一步發展比如上市，在上市過程中發現委外研發的知識產權存在所屬權不明確，需要被委托方上級部門簽字蓋章時受阻，讓公司處于被動狀態。另外一個原因是，我國存在知識產權制度不完善、社會知識產權意識有限、知識產權濫用等問題。

一、《民法典》對知識產權的歸屬

對于知識產權保護，美國在美國優先的理念的支配下，實施技術保護政策。一方面，美國限制國外的企業尤其是中國企業對美國科技企業進行技術合作，防止美國的技術研發流向國外。外國企業在美國進行并購行為受到嚴格的管理和控制。另一方面，美國采取技術產品進口管制措施，以限制中國科技產品進入美國市場，從而保護美國科技企業在美的市場份額。

我國也在大力的發展知識產權法規，2021年9月，中共中央國務院印發《知識產權強國建設綱要（2021-2035年）》，并發出通知要求各地區、各部門嚴格執行，到2025年知識產權強國建設取得明顯成效，知識產權保護更加嚴格。通過法律保護知識產權，保護知識產權主體的合法權益，通過法律打擊違法行為，保證知識產權市場平穩運行，知識產權價值凸顯，知識產權促進創新創業蓬勃發展，品牌競爭力價值提升，也能激發企業的創造力和發明的積極性。

目前，中國企業尚處在技術去美化的過程。但隨著行業的升級以及產業鏈的細化，合作共贏是最佳方式。在企業研發過程中對于知識產權的歸屬，《民法典》第八百五十九條規定：“委托開發完成的發明創造，除法律另有規定或者當事人另有約定外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優先受讓的權利?！?/p>

由此可見，企業委外研發的技術成果也有可能屬于被委托人，企業可以依法實施該專利。這意味著企業花費巨額資金和其他投入委托他人研發的產品的專利權屬于他人，在企業的發展壯大過程中，和產品的開發過程中存在受制于人的安全隱患。

二、校企合作中對知識產權約定不明確給企業帶來的風險

校企合作中，企業委托高校具備研發能力的教職工開發滿足企業需求的產品，作為科研成果的發明專利、實用新型專利往往由研究開發的人員來寫?！睹穹ǖ洹芬幎ㄎ虚_發完成的發明創造，在沒有合同約定的情況下，申請專利的權利屬于研究開發人。在沒有約定和約定不明確的情況下，委托人和研究開發人均有使用和轉讓的權利。

在校企合作中產生的發明創造屬于委托發明，如果事先約定了申請專利的權利的歸屬，那么從其約定，如果沒有約定，申請專利的權利歸屬于作出發明創造內容的一方，就是學校，但是委托的企業可以優先使用該專利，至于給不給許可費，是學校和企業之間商定的，沒有規定。同時規定在校工作人員在校期間申請的專利，往往屬于職務發明專利。職務發明創造申請專利的權利屬于職工所在的單位;申請被批準后，該單位為專利權人。

在專利申請過程中可以寫5個以內的發明人，除了職稱評定過程中，只認第一發明人，其他情況下前三發明人的權利都是一樣的。在沒有產生經濟效益或企業沒有上市之前，對企業不會造成不良影響。但是一旦產生經濟效益，所有的發明人均享有專利帶來的收益;如果企業將要上市，需要對知識產權進行價值評估，涉及到沒有明確規定權屬的專利問題，企業必須有學校相關部門的簽字蓋章，將會給企業的上市帶來阻礙。

企業想要上市，企業股價評價的基礎是核心專利技術，是企業基于該技術所擁有的市場前景。如果企業被訴專利侵權將面臨被停止上市、有的甚至在上市申請程序中被推遲終止、有的自行撤回、更殘酷的是上市后被凍結企業賬戶。

總之，企業要避免被訴專利侵權，首先要高度重視知識產權的申請，特別是申請專利權、商標權等方面的各項工作，建立完善的知識產權管理制度，有效防范可能存在的法律風險，如果等到企業壯大，產品被模仿，研發成果被剽竊而沒有法律武器保護自己，往往會使企業陷入被動局面而阻礙發展。

三、企業如何保護委外研發知識產權

（一）注冊知識產權越早越好

對企業而言商標權和專利權尤為重要，在美國，商品要想合理合法銷售必須注冊商標權。隨著中國對知識產權越來越重視，及時注冊知識產權，可以使企業取得在國內或全球一定范圍內的保護，形成有效的技術壁壘。

知識產權的申請以“先到先得”為原則，如果兩家企業或個人就相同的發明創造申請專利，時間上早申請的企業將會被授予專利的所有權。未獲得專利所有權的企業或個人在使用該專利時，需花費一筆高額的費用并取得專利權人的同意后方可使用。

沒有專利權的產品在市場上銷售，存在被質疑是仿制品、被提起訴、面臨巨額賠款的風險;企業的產品擁有專利權越多，則擁有產品的自主性就越多，對投入大量人力、財力、物力開發的產品的保護力度就越大，安全性越高，一旦產品被模仿，擁有起訴別人的權力就越大，在產品的銷售過程中也不會有面臨賠償巨額資金的后顧之憂。據《中國知識產權報》記載，中文在線先前在起訴蘋果公司獲得勝訴，累計獲得蘋果公司賠額500多萬元。中文在線獲蘋果公司賠款的案例對知識產權保護意識的提高起到了良好的促進作用。各類侵權案例中權力人的勝訴，提升了企業對知識產權維權的信心，培養了社會大眾對知識產權保護的意識。企業也要學習中文在線勝訴的知識產權意識提升專利權、商標權意識，將來可以通過法律手段追究仿制品制造商的法律責任，收回仿制品制造商因侵權而獲得的收益并獲得賠償。同時阻止他人仿制自己的產品，推動企業多投入研發力度，獲得更具創造力的新產品。

因此，企業需要提升專利權、商標權意識，積極提交與產品相關的專利申請，用專利權將自己的產品保護起來。同時要注重申請的專利質量，增加申請專利的各項投入力度，和高水平、高評價的專利代理機構合作，提高專利書寫的質量。內容上寫明要保護的點，越多越好越詳細越好。不能只圖價格便宜，注重專利的數量而忽視質量。好的代理機構會給出中肯的意見。

（二）合作研發過程中，知識產權共享，帶來的知識產權被模仿和挪用問題

通過研究知識產權共享，造成的模仿和挪用問題。對模仿和挪用一方的收益歸屬進行深入探討，從道德和法律角度進行分析，形成針對產業鏈上游企業的知識產權共享方案，以及針對下游企業的知識產權共享方案。

無論是商標還是專利，都不僅僅是單一的申請，或是為了申請而申請，或只注重數量而忽略核心技術和核心品牌，而是要在一定程度上限制競爭對手對企業核心技術的“模仿”或“改進”。

近日，蘋果公司又被LED封裝廠新世紀光電告了，該公司已在中國臺灣知識產權及商業法院知識產權法庭對蘋果公司提起專利侵權訴訟，請求蘋果公司停止侵害并賠償 2.1 億元新臺幣（約 4809 萬元人民幣）。新世紀光電在訴訟文件中指出，蘋果公司的 iPad Pro 系列產品侵犯了涉及 LED 覆晶封裝，白光芯片級封裝、Mini LED 封裝，Mini LED 背光模塊等 9 項 LED 專利。新世紀光電的專利不僅包含了核心專利還包括以上各類外延專利，成功地完善好其專利布局，才能使該公司在面對專利被侵權的情況下，借助法律，維護自身權益。

因此，企業在申請專利等知識產權時，不僅需要確保核心技術知識產權的申請，還要圍繞核心專利進行一定數量的前后沿技術延伸的知識產權的申請。

四、制定合理的委外研發合同

近年來，合同約定不清楚，帶來的糾紛不斷。

（一）在合同中明確委托研發合同的成立、有效條件;避免各類不規范、不嚴謹、不明確的委托研發合同

針對委托研發合同簽訂各類情況，從法律角度，解讀各種情況下知識產權的實際歸屬，實現對知識產權風險的預測與判斷。比如，可以約定由甲方單獨享有、乙方單獨享有、甲乙雙方共同享有?？梢栽诤贤醒a充相關條款：乙方在完成合同約定的研究開發工作后，雖然研發項目結束，但研究開發成果經改進后產生的新的技術成果仍歸甲方所有。可以有效地保護該技術成果外沿的知識產權成果的保護。

在簽訂技術委托開發或合作開發合同時，需要明確約定知識產權成果歸屬的問題，避免以后出現知識產權糾紛。對于企業而言，如果能獨自占有知識產權，可以避免技術被人使用，增加競爭對手的風險。

（二）明確研發成果市場化帶來的收益與知識產權帶來的收益分配問題

在簽訂技術委托開發或合作開發合同時，若未明確研發成果市場化帶來的收益與知識產權帶來的收益分配，則默認為平均共有份額。但是委托方往往需要對技術成果的運營進行盈利，而法律默認的盈利按照共有份額進行分配，這與委托方技術開發的初衷不符，后期容易造成經濟糾紛。因此，在簽訂委外合同時，應明確運營收益歸委托方所有，確保委托方的合理權益。

結 語

綜上所述：在校企合作類的委外研發過程中知識產權不明確可能給企業帶來上市受阻的潛在風險;及時申請核心技術知識產權，并圍繞核心專利進行一定數量的上下游技術延伸的知識產權的申請，可以對企業的知識產權進行全方位的保護;同時在制定委外合同時，全方位考慮知識產權成果轉化與收益、歸屬與風險等問題可以有效地保護企業委外研發的知識產權。