從發(fā)明要實際解決的技術問題角度看結合啟示

周 琦

一、引言

“技術問題”顧名思義就是指現(xiàn)有技術中存在的缺陷，在判斷發(fā)明是否具有顯而易見性時，如何準確的把握發(fā)明所要實際解決的技術問題是核心所在，這種核心指引著本領域技術人員去尋找解決該問題的技術方案。我們要分析發(fā)明所要實際解決的技術問題的關鍵作用，首先就要來明確發(fā)明所要實際解決的技術問題是如何確定的。我國現(xiàn)行《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1 節(jié)規(guī)定，在審查中我們應當以所屬技術領域普通技術人員的眼光，客觀地分析發(fā)明所要求保護的技術方案相對于最接近的現(xiàn)有技術所具有的技術效果，并以此為根據(jù)來確定發(fā)明所要解決的實際問題①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權出版社,2010:134.。要客觀地確定所要解決的技術問題，就要研究該申請、最接近的現(xiàn)有技術和在技術特征（結構的或者功能的）方面該發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術之間的區(qū)別，然后形成技術問題。由此可見，技術問題的確定應當是一種事后知曉的問題，即立足于申請文件中的技術主題，對比檢索到的最接近現(xiàn)有技術，找出區(qū)別特征，進而確定申請文件中的技術主題實際解決的技術問題。但是，在我們的日常審查中，審查員的思路與發(fā)明人的思路本質上是不同的，審查員在檢索對比文件時，實際上是已經(jīng)知曉了該申請的技術方案，對于申請文件實際解決技術問題所采用的技術手段也是知曉的，因此其可以通過在專利庫中直接檢索而得到，這種情況就很容易導致審查員忽略該區(qū)別技術特征的整體性作用，即只考慮區(qū)別技術特征本身所能達到的技術效果，而不考慮該技術特征在與最接近的現(xiàn)有技術結合的其他文獻中的實際作用。這樣分析出的發(fā)明要實際解決的技術問題往往是不全面的，從而影響后面的結合啟示的判斷，把一些明明沒有結合基礎、不存在技術啟示的文獻生搬硬套的湊在一起②劉曉軍.專利創(chuàng)造性評判中的技術啟示[J].知識產(chǎn)權,2012(5):42-47.。理解了這一點，才能理解評判創(chuàng)造性的過程中，在最接近的現(xiàn)有技術的基礎上客觀認定發(fā)明所要解決的技術問題的重要性；為什么在考慮使用對比文件結合評述創(chuàng)造性時，《專利審查指南》特別強調(diào)與最接近的現(xiàn)有技術相結合的文獻不僅需要公開區(qū)別技術特征，還要求該技術特征在結合的文獻中所起的實際作用與區(qū)別技術特征在該發(fā)明的技術方案中所起的作用相同。

二、如何準確的確定發(fā)明所要解決的技術問題

通過上面的介紹，我們已經(jīng)明確了發(fā)明所要實際解決技術問題的重要性，一般本領域技術人員對于技術問題的認定有以下幾種情況，首先（1）專利申請說明書中，記載的發(fā)明所要實際解決的技術問題；（2）專利申請說明書中未記載區(qū)別特征對應的技術問題，本領域技術人員依據(jù)本申請的記載歸納總結出來的技術問題；（3）審查員經(jīng)過初步檢索，依據(jù)現(xiàn)有技術判定出r 該發(fā)明實際解決的技術問題。這三者的關系是相互關聯(lián)，相輔相成的。筆者認為，專利申請說明書中記載的技術問題很可能并不是該發(fā)明實際要解決的技術問題，技術問題應該是要求保護的發(fā)明實際能夠解決的，而不是專利申請文件中聲稱的想要解決的技術問題③尹新天.中國專利法詳解[M].北京:知識產(chǎn)權出版社,2011:264.。專利申請文件中最重要的部分就是權利要求書和說明書，其中權利要求書是該發(fā)明所要保護的技術方案的具體形式，在申請文件中起著舉足輕重的作用，而說明書則是權利要求的依據(jù)，是對權利要求所要保護的技術方案的詳細說明。審查員不能僅依據(jù)申請人在介紹背景技術時所認定的發(fā)明實際要解決的技術問題，因為這可能僅僅是發(fā)明人心中的現(xiàn)有技術，并不等同于真實的現(xiàn)有技術，故說明書中所描述的背景技術的問題也可能不是該發(fā)明實際要解決的技術問題。因此本領域技術人員應站在本領域的角度上，恰當合理地選定最接近的現(xiàn)有技術，合理地歸納整理出該申請實際要解決的技術問題，審查員只有基于上述判斷確定出的技術問題，才能使得審查意見易于被申請人所接受。

以下通過兩個創(chuàng)造性評判案例r 分析，對該案在創(chuàng)造性評判中技術啟示認定不一致的情形進行詳細分析，著重分析發(fā)明實際要解決的技術問題對于技術啟示認定的關鍵作用。

三、案例分析

（一）案例分析一

1.案例一

現(xiàn)有技術中門式起重機無法在斜坡上正常作業(yè)，本領域技術人員常用的解決辦法是通過修建調(diào)坡基礎找平并在其上放置軌道，以使門式起重機的支腿走行于軌道之上進行水平狀態(tài)下的作業(yè)。但是此種辦法工程造價高，并且調(diào)坡基礎無法重復利用，針對上述問題，該申請?zhí)峁┝艘环N可在坡道上走行和作業(yè)的門式起重機，該門式起重機通過在其可伸縮支腿的底部設置液壓油缸以改變可伸縮支腿在縱坡上的高度始終處于水平狀態(tài)，從而實現(xiàn)可伸縮支腿和固定支腿在上、下方向上起伏始終保持鉛直狀態(tài)。參見圖1，圖2 和圖3。

圖1 門式起重機側視圖

圖2 門式起重機可伸縮支腿

圖3 門式起重機固定支腿的局部放大圖

經(jīng)過檢索，審查員找到了兩篇對比文件，其中對比文件2（如圖4、圖5 所示）是審查員認為公開該申請發(fā)明點的對比文件。對比文件2 公開了一種履帶式鉆探設備，包括工作臺和設置在工作臺上的鉆探裝置，還包括設置在工作臺下方的行走裝置和調(diào)平支撐裝置，其中調(diào)平支撐裝置包括固定支腿42、第一變幅支腿43 和第二變幅支腿41；固定支腿、第一變幅支腿和第二變幅支腿的上端分別與工作臺的底部連接，且三個連接點不在一條直線上；該裝置可以適用于崎嶇不平，坡度變化大的施工環(huán)境，且能進行調(diào)平操作。由于對比文件2 的結構與該申請略有不同，因此審查員在評述時采用了D1+D2 兩篇評述該申請的權利要求，而對比文件1 則是與該申請相同的裝置的框架結構。

圖4 對比文件2的附圖1

圖5 對比文件2的附圖2

③此條款在2020 年10 月17 日第四次修改的專利法中變更為第六十四條第一款。

審查員依法發(fā)出通知書，經(jīng)過兩次溝通，申請人均未修改權利要求，審查員準備依法作出駁回決定，駁回所針對的權利要求就是原始申請文件的權利要求。

審查員按照“三步法”來分析評判該技術方案的創(chuàng)造性。在此，由于對比文件1 與該申請領域相同，大致結構類似，因此審查員將對比文件1 作為了最接近的現(xiàn)有技術。其區(qū)別技術特征采用對比文件2 來進行評述，其支腿結構具體由呈縱向布設的變副支腿41 和43（相當于該申請的可伸縮支腿）和固定支腿42 構成，變副支腿41 和43 與工作臺的底部之間設置有液壓油缸，液壓油缸一端固定于履帶起重機工作臺底部上，另一端固定于支腿結構的底部；且其在對比文件2 中所起的作用與其在該申請中所起的作用相同，都可以有效的實現(xiàn)起重機械的坡道運行，使其固定支腿和伸縮支腿在上下起伏方向上處于鉛直狀態(tài)。也就是說對比文件2 給出了將該技術特征用于該對比文件1 以解決其技術問題的啟示，在這種啟示下，以及本領域技術人員深知履帶起重機和門式起重機是有很多共性存在的基礎上，本領域技術人員有動機將這種支腿結構應用于對比文件1 中的門式起重機的走行大車上。

2.兩種不同的觀點

在判斷對比文件2 能否給出將其結合于對比文件1 的技術啟示時，一種觀點認為，對比文件2 雖然屬于履帶式起重機，但是其與該申請一樣都是起重機領域，并且兩者所要解決的技術問題是一樣的，都可以方便門式起重機的爬坡，即如何使得起重機適應不平的路面；其本質都可以使其固定支腿和伸縮支腿在上下起伏方向上處于鉛直狀態(tài)，從而有效的實現(xiàn)起重機械在不平整的路面運行，因此對比文件2 可以給出啟示。而另一種觀點則認為，兩者的領域雖然相近，但是并不相同，從而采用的技術手段也不盡相同，不存在結合啟示。對于上述兩種觀點，哪種更為合適？

3.思考與討論

筆者認為，首先，在創(chuàng)造性的評述過程中，一個重要的問題就是我們要理解申請人為什么要改進現(xiàn)有技術，改進哪方面，然后再去考慮如何來改進這個問題。只有在我們了解申請人為什么要改進現(xiàn)有技術這個問題之后，我們才能合理的確定發(fā)明要實際解決的技術問題。如果我們在這一認定環(huán)節(jié)出現(xiàn)了理解偏差，那么就極有可能導致創(chuàng)造性評判結果的偏差。對于該案而言，審查員在確定發(fā)明實際要解決的技術問題時，沒有周全的考慮該申請做出的改進目的，忽略了申請人采用可伸縮支腿的目的是為了解決門式起重機行走時不能爬坡的問題，僅僅從區(qū)別技術特征本身來認定其作用，沒有將區(qū)別技術特征放在權利要求所要求保護的整體的技術方案中進行考慮，這種做法實質上違背了“三步法”的精神。一個特征在不同的應用背景下與發(fā)明的其他特征相結合所產(chǎn)生的技術效果并不一定相同。在上述案例中，區(qū)別技術特征就在于該申請的支腿結構的特點，僅從單個技術特征的表面上來分析確實是這樣的，但實際上該發(fā)明中門式起重機這些結構部件與可伸縮支腿是相互配合不可分割的，因為兩者配合除了可以達到調(diào)節(jié)門式起重機整體平衡的技術效果外，其還有一個重要的作用就是該裝置可以實現(xiàn)邊行走邊調(diào)節(jié)的技術效果。因此從本質上來說雖然對比文件2 看似公開了上述區(qū)別特征中的一部分，但是實質上所公開的技術特征與該發(fā)明不同；而我們對于技術啟示的認定應當以本領域技術人員的眼光，以解決的技術問題為出發(fā)點，判斷該特征是否在現(xiàn)有技術中給出了啟示，采用了與該申請相同的技術手段來解決這一技術問題。從這一角度來看，對比文件2 不存在結合啟示。其次，從所起作用的角度考慮，該發(fā)明做出的改進以及對比文件2 中所公開了特征表面上都是為了“調(diào)節(jié)起重機的平衡”，但是就該結構特征本身而言，兩者起到的作用是不一樣的。該發(fā)明中將可伸縮支腿安裝在門式起重機上，而該起重機是一種高大的重型機械，其重心較高，在坡道上走行時，較易發(fā)生傾覆事故，為了避免門式起重機在坡道上走行時發(fā)生重心變化而造成傾覆，該案申請中具有由液壓油缸的可伸縮支腿，可以使門式起重機在走行和作業(yè)時始終處于水平狀態(tài)，確保重心不變。而對比文件2由于是履帶型起重機，其能夠在崎嶇不平、坡道大的地方走行采用了履帶式的行走裝置，而調(diào)平支撐裝置中變副支腿的主要作用則是在履帶設備固定后進行調(diào)平操作，因此，對比文件2 所公開的特征與該申請的目的和作用并不相同，對比文件2 不存在結合啟示。

（二）案例分析二

1.案例二

該案屬于車輛傳動與操縱技術領域，具體涉及一種用于機械式自動變速系統(tǒng)的，以齒式離合器結構為設計構成的，直接作用于定軸式變速箱換選檔軸的，具有自動與手動轉換功能的機械自動變速系統(tǒng)選換檔執(zhí)行機構，發(fā)明的目的是為大功率、多檔位重型車輛的機械式自動變速系統(tǒng)提供一種結構簡單緊湊、易于實現(xiàn)車內(nèi)布置、控制便捷的，具有自動與純手動操縱模式轉換功能的選換檔執(zhí)行機構（如圖6 所示）。

圖6 該申請結構圖

其中審查員也是采用了兩篇對比文件來評述本申請，對比文件1 公開了與該申請領域相同，并且結構相類似的選換擋執(zhí)行結構，而對比文件2（如圖7所示）則涉及一種數(shù)顯型防爆閥門電動裝置，具體公開了該申請與對比文件1 的區(qū)別技術特征，并且其解決的技術問題也是使選換擋執(zhí)行機構具有自動與手動轉換功能。

圖7 對比文件附圖

2.兩種不同的觀點

在判斷對比文件2 能否給出將其結合于對比文件1 的技術啟示時，如果直接從分析技術領域是否相近或者相關的角度出發(fā)，一種觀點認為，不能用于評價該申請創(chuàng)造性，因為對比文件2 與該申請的技術領域相差很大，雖然所要解決的技術問題相同，所采用的技術手段也相同，也能達到相同的技術效果，但本領域技術人員在發(fā)明車輛的操縱裝置時，不會想到從閥門的操縱裝置中去獲取某種啟示。另一種觀點則認為，該申請所要解決的技術問題是“如何手動和自動地操縱選換檔執(zhí)行機構”，而執(zhí)行機構同時具備手動和自動操縱功能是大多數(shù)領域都會面臨的問題，本領域技術人員在解決手動和自動地操縱選換檔執(zhí)行機構這一技術問題時，在本領域中沒有找到合適的技術手段時，會從其它領域中找尋同時具備手動和自動操縱功能的裝置，也就是本領域技術人員有動機從其他領域中尋找能夠解決該申請技術問題的技術手段，因此對比文件2 是可以給出技術啟示的。可見從技術領域以及技術問題角度出發(fā)，會產(chǎn)生兩種不同的觀點。

3.思考與討論

首先，在審查中我們應當客觀充分地分析并確定發(fā)明 實際解決的技術問題，為此我們應該確定要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術之間的區(qū)別是哪些，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果來合理的確定發(fā)明實際要解決的技術問題。從這個層面上說，發(fā)明實際解決的技術問題是指為了獲得更好的技術效果而對最接近的現(xiàn)有技術進行的一種任務、手段；在明確了技術問題之后，《專利審查指南》規(guī)定在三步法第三步判定顯而易見性時，就應該從“發(fā)明實際解決的技術問題”出發(fā)進行判斷，換句話說，就是在判斷結合啟示時，第二步的發(fā)明實際解決的技術問題是關鍵所在，從而判斷本領域技術人員是否有動機到對比文件所涉及的領域去找尋該技術問題的解決手段，在這個過程中，本領域技術人員要合理的判斷所要結合對比文件的技術領域與該發(fā)明實際要解決的技術問題兩者之間能否相關這個問題。

筆者認為，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當基于所屬技術領域的技術人員的知識和能力進行評判，而本領域的技術人員還具有進行邏輯分析、推理或者有限的試驗能力，本領域技術人員不僅知曉所屬技術領域的所有普通技術知識，還應當具有從其他技術領域尋找所要解決的技術問題的技術手段。當然，通常來說，技術人員是先發(fā)現(xiàn)“本領域”或者是該發(fā)明所涉及的技術領域的現(xiàn)有技術中存在的問題，然后帶著該問題去尋找解決該問題的技術手段，而當無技術領域相同或相近的現(xiàn)有技術時，可考慮選擇與發(fā)明技術領域不同，但能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術。就該案而言，雖然閥門的操縱裝置和車輛的操縱裝置這兩個技術領域相差很大，但是當遇到要解決選換檔執(zhí)行機構同時具備手動和自動功能這個技術問題時，無論是閥領域、還是其他領域，只要其可以解決上述技術問題，并達到同樣的技術效果，那么這些對比文件都應該當列入本領域技術人員考慮的范圍之內(nèi)。在此基礎上，在本領域沒有遇到相應地解決辦法時，本領域技術人員應當具有從其他領域中尋找所要解決技術問題的技術手段，即兩者都是采用電機、減速機構、離合齒輪、輸出軸構成的自動操縱裝置，由手柄或拉桿和拉臂構成的手動操縱裝置，從而將能夠實現(xiàn)同時具備手動和自動這一功能的其他領域中的所采取的技術方案用于該申請的選換檔執(zhí)行機構中。因此，對比文件2 所公開的特征與該申請的目的和作用是相同，對比文件2 存在結合啟示。結合該案，可以看出，在考慮區(qū)別技術特征是否被另一篇對比文件公開且作用相同時，我們還是應該追根溯源，要從發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，考慮所要結合的對比文件的技術領域以及技術問題與該申請的相關性，而不應該一味的局限于技術領域與該申請是否相關，而應當基于技術問題的角度來考慮二者是否具有結合啟示。

四、結語

筆者通過介紹分析上述兩個案例，對發(fā)明所要實際解決的技術問題對技術啟示判斷的重要性進行了梳理。筆者認為在以兩篇/ 多篇對比文件結合評價創(chuàng)造性時，首先應當充分理解技術方案，同時了解相應的背景技術，再考慮區(qū)別技術特征是否被另一篇對比文件公開且作用相同。合理的確定出發(fā)明所要實際解決的技術問題，依據(jù)該技術問題來判定對比文件是否給出了相應的技術啟示，不要孤立地考慮另一份對比文件所屬的技術領域與本申請是否相關，而應當根據(jù)對比文件公開的內(nèi)容判斷技術領域對技術特征的限定作用。不能孤立地看待技術領域、技術特征，要從整體上考慮該技術特征是否屬于該領域特有，追根溯源，基于該申請所要解決的技術問題，判斷本領域技術人員是否有動機到對比文件所屬的技術領域去尋找解決該技術問題的技術手段。