淺析在創造性判斷中發明構思認定存在的誤區

張麗娟

一、引言

準確認定發明事實是實質審查首要任務，是不可忽略的重要任務，如果發明構思沒有認定清楚，后續的檢索就是“無的放矢”，獲得對比文件的效率和有效性也通常較低。那么如何能夠保證發明構思理解的準確性呢，本文基于在審查中發現的問題，分析總結審查員在發明構思認定方面可能存在的誤區、導致誤區的原因，并給出一些建議。

二、發明構思在創造性評判中的地位

《專利審查指南》指出，判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常按照以下三個步驟（“三步法”）進行：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。①中華人民共和國知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010:54-57.

“三步法”評判過程實際上是還原發明創造的過程。首先，確定與發明構思相同或相近的“最接近現有技術”，找到發明的起點；然后，將本發明與最接近現有技術的發明構思比較找出區別，確定該區別實際解決的技術問題，以指引本領域技術人員在現有技術中尋找解決該問題的動機；最后獲得技術啟示，進而對最接近現有技術進行改進，重構本發明的技術方案，從而得出本發明是顯而易見的、不具備突出的實質性特點的結論。②秦春芳等.從復審決定看發明構思在創造性評判中的運用[J].審查業務通訊，2016（10）：6-66.

發明構思貫穿于“三步法”的每個步驟，準確確定發明構思有助于確定最接近現有技術、準確認定區別特征和發明實際解決的技術問題，為準確重構發明提供技術支撐，是形成客觀公正的創造性審查結論的核心環節。

三、準確確定發明構思的方法

什么是發明構思呢？《專利法》以及《專利審查指南》中均未對發明構思進行了明確的定義。

2017 年專利局審查業務指導組巡講——“公知常識的認定和使用”中對發明構思有一些相對具體的解釋：根據發明申請公開的內容，認定發明要解決什么技術問題，為了解決所述技術問題采用了什么關鍵技術手段，采用這些技術手段能否解決所述技術問題或者是否產生了相應的技術效果。發明能夠解決的技術問題及所采用的關鍵技術手段作為一個整體構成了發明的核心，體現了發明構思。

雖然關于發明構思沒有一個明確的定義，但通過閱讀分析申請文件，我們可以獲取到體現發明構思的關鍵信息：發明要解決且能夠解決的技術問題，為解決所述技術問題所采用的關鍵技術手段。

那么怎么從申請文件中提取這些體現發明構思的關鍵信息呢？③韓愛朋等.“發明構思” 在創造性評判中的作用研究[R].北京：2016.

第一步，應明確發明專利申請的背景技術方案。審查員應當站位本領域技術人員，通過閱讀申請文件的“背景技術”部分來獲知背景技術，也可以通過查看“背景技術”提及的引證文件，或者通過初步檢索現有技術來進一步明確背景技術方案，從而盡可能接近發明的起點。

第二步，應明確背景技術中存在的技術問題和申請人聲稱要解決的技術問題?！氨尘凹夹g”中可能提及多個技術問題，申請人要解決的技術問題往往只是其中的一個或者多個。清楚產生技術問題的原因，才能真正明確技術問題本身。

第三步，應明確解決上述技術問題的關鍵技術手段，以及是否能夠達到相應的技術效果。首先，從申請文件的“技術效果”部分初步提取申請人要解決技術問題的技術手段以及聲稱能達到的技術效果；其次，站位本領域技術人員，從實施例部分進一步分析哪些技術手段或技術特征的組合與要解決的技術問題相關，以及這些技術手段客觀上是否能夠解決上述技術問題，或者是否能夠達到申請人聲稱的技術效果，從而確定發明的關鍵技術手段。在這個過程中，也可能需要通過進一步檢索來接近本領域技術人員水平，以準確確定發明的關鍵技術手段。

至此，準確提取了申請能夠解決的技術問題所采用的關鍵技術手段，也即明確了申請的發明構思。

四、確定發明構思以及構思比對時存在的誤區

準確確定申請的發明構思能夠指引正確的檢索方向，并有助于確定最接近現有技術。確定最接近現有技術的過程，也是將申請發明構思與對比文件構思進行比對的過程。但審查工作中發現，在確定申請發明構思以及將申請文件方案與對比文件內容進行構思比對時容易存在一些誤區，以下通過具體案例進行說明④本文引用 的案例僅用于說明發明構思的提取及比對，對案件創造性的有無不作結論。。

（一）解決問題的關鍵技術手段概括過于上位

【案例1】 根據背景技術部分的記載確定發明要解決的問題為：對于遠程控制的惡意程序，現有的動態分析技術則無法對此種惡意程序的行為特征進行有效分析。通過分析產生上述問題背后的原因，發現是由于遠程控制的惡意程序其行為特征會根據遠程指令不同而不同，而動態分析技術僅僅能夠獲取程序在虛擬機中運行時產生的行為特征，可能無法有效獲取惡意程序可能產生的所有行為特征?；谶@一根本原因，進一步確定發明要解決的技術問題是：動態分析技術無法有效獲取惡意程序所有可能的行為特征。

根據發明效果部分的記載初步確定解決上述技術問題的關鍵技術手段為：獲取待測程序在匹配第一測試短信時調用的預置關鍵字，并進一步獲取待測程序的行為特征。進一步結合對實施例的分析可知，本發明能夠通過第一測試短信誘導惡意程序對預置關鍵字的匹配行為，通過監聽其匹配行為獲取其要匹配的所有敏感信息（預置關鍵字），并基于獲取的上述預置關鍵字生成第二測試短信，通過第二測試短信誘導惡意程序基于匹配到的預置關鍵字產生對應的惡意行為，進而獲取惡意程序所有敏感信息對應的所有惡意行為。從而能夠解決發明要解決的“動態分析技術無法有效獲取惡意程序所有可能的行為特征”這一技術問題。因此進一步確定發明要解決且能夠解決技術問題的關鍵技術手段是：根據待測程序在匹配第一測試短信時調用的預置關鍵字生成第二測試短信，提取待測程序根據第二短信產生的行為特征集合。至此，提取出體現本案發明構思的關鍵信息。

一種觀點認為，確定待測程序的預置關鍵字以及對應行為特征集合為解決問題的關鍵技術手段，即將解決問題的關鍵技術手段上位化，而將具體手段比如如何確定所述預置關鍵字以及對應的行為特征認定為與解決發明要解決技術問題關系不大的特征。基于此，選取最接近現有技術D1，D1 要解決的技術問題是：動態行為檢測方法依賴于特定觸發條件，無法短時間內檢測完成所有執行路徑（也即是無法對惡意程序所有可能的惡意行為進行有效檢測）。其解決問題的手段是：獲取應用程序執行過程中調用函數的特征信息，與敏感數據引入函數信息庫（包括抓取敏感信息的危險函數的特征，比如函數名、類名等）匹配，將匹配成功的函數的變量記為敏感數據，同時將含有敏感數據的函數記為敏感數據對應的行為特征。如此便可以不依賴于特定觸發條件，在短時間內對應用程序所有惡意行為進行有效檢測，因此D1 能夠解決其上述技術問題。同樣地，對D1 解決問題的關鍵技術手段也進行了上位的概括，認為D1 同樣是通過獲取待測程序的敏感數據以及對應的行為特征來解決同樣的技術問題。因此得出二者發明構思相同的結論。

上述觀點的誤區在于，在對比文件和發明能夠解決的技術問題一致的情況下，有意地弱化解決技術問題所采用的技術手段的實質不同，將二者上位化，上位到二者一致的程度，然后得出構思相同的結論，進而將手段之間的實質性區別認定為公知常識。產生這種誤區的根本原因在于未能站位本領域技術人員，未客觀地將申請與對比文件的發明構思進行準確認定與比對。對于本領域技術人員，應明確本發明和D1 實質上是通過兩種完全不同的途徑去解決技術問題，前者是通過黑盒測試的途徑去獲取待測程序所有的敏感信息和對應行為特征，而后者是通過反匯編的途徑來獲取待測程序的所有敏感信息及對應行為特征。通過完全不同的途徑去解決問題，其采用的具體手段也通常完全不相關，因此二者發明構思也不相同。

（二）關注個例呈現效果，忽略技術手段實質

【案例2】 發明要解決且能夠解決的技術問題是：現有地理位置搜索方法是基于父子級別關系的判斷，將符合父子級別關系的確定為有效地址，對于包含錯誤的父子級別關系的搜索詞，認為是無效地址，無法繼續搜索獲得正確結果。采用的關鍵技術手段為：依次將相鄰的兩個詞項對應的空間數據（空間數據可以用最小外接矩形來表示，最小外接矩形是利用兩個對角線的點做構成的矩形大小來表示空間的范圍大?。┻M行空間歸并（空間關系為包含或相交時，取交集）；將歸并結果作為實體對象所在的地理范圍。通過空間關系，對于是兄弟關系的前后地址詞項，對應的空間數據會有一部分相交，從而能夠找到對應的搜索結果。如搜索詞：金水區經五路豐產路審協河南中心，其中“經五路”、“豐產路”是不具有父子關系的前后詞項，可以通過空間歸并取交集得到搜索結果，如圖1 所示所示：

圖1 該發明空間歸并示意圖

D1 雖然沒有聲稱要解決該案要解決的上述技術問題，但其客觀上能夠解決該技術問題，其解決問題的手段為：將最大程度上能夠匹配到的具有正確行政父子關系的地址要素、或具有錯誤父子關系的地址要素作為實體對象所在地理范圍。如搜索詞：北京市 海淀區 亞運村 華堂商場，以海淀區和/或亞運村對華堂商場進行空間搜索。通過對于不是父子關系的前后詞項“海淀區”、“亞運村”分別進行搜索或者對二者合并搜索，也能得到正確的結果?？梢钥闯鯠1 的關鍵手段中還是要依賴搜索詞前后詞項間的行政父子關系，其并不涉及詞項的空間數據以及空間歸并。因此D1 和該案解決問題的關鍵技術手段有本質不同。

但是有一種觀點認為：D1 中的根據父子級別關系獲取實體對象地理范圍的手段即相當于空間歸并。因為根據D1 的另外一個例子，對于搜索詞：北京市海淀區 中關村軟件園 漢王大廈，通過確定各前后詞項之間符合父子關系，最終確定中關村軟件園為漢王大廈的搜索范圍。而該申請中，根據各先后詞項間的空間關系均為包含關系，因此進行空間歸并得到漢王大廈的搜索范圍也是中關村軟件園，也就是說對于同一搜索詞二者確定的搜索范圍的結果是一致的，因此二者確定搜索范圍的手段也是一致的。

上述觀點的誤區在于，當對比文件存在和發明相同技術效果的個例時，便片面地認定二者產生該效果對應的技術手段相同，卻忽略了技術手段的實質不同。存在這種誤區的主要原因在于，未能客觀地判斷對比文件公開的實質內容和構思，僅從其公開的內容中“事后諸葛亮”地尋找“恰好”和本申請效果相同的個例，而不關注對比文件解決問題的關鍵技術手段實質上是什么，該技術手段放到其他的實例上是否會產生和發明不同的效果，僅僅淺顯片面地進行構思比對，導致得出不恰當的結論。

（三）將發明的技術效果確定為關鍵技術手段

【案例3】 發明要解決且能夠解決的技術問題是：等離子發生器電壓（等離子產生量，即凈化能力）與風機電壓（需要凈化的空氣量）大小不匹配導致凈化器能效較低。所采用的關鍵技術手段是：根據風機的工作電壓，按照預設對應關系調整凈化裝置的工作電壓。通過使凈化裝置工作電壓隨著風機工作電壓進行適應性調整，實現二者的匹配，進而解決因二者不匹配產生的能效問題。

但是一種觀點認為，“風機電壓和凈化裝置工作電壓二者大小匹配”是解決本發明上述技術問題的關鍵技術手段?；诖舜_定最接近現有技術D1，D1 能夠解決的技術問題為等離子發生器電壓與風機電壓大小不匹配導致凈化器能效較低，解決該問題的關鍵技術手段為：凈化器最高檔位時，風速為高風狀態，靜電發生裝置的電壓為18kV±1kV；空氣凈化器在最低檔位時，風速為低風狀態，靜電發生裝置的電壓為14kV±1kV。可見D1 中風機電壓與凈化裝置的工作電壓處于一種大小對應的匹配狀態，因此便認為其公開了本案的關鍵技術手段，進而認為二者構思相同。

上述觀點的誤區在于，將體現效果的特征認定為解決問題的關鍵技術手段。該案要解決因風機電壓和凈化裝置工作電壓大小不匹配導致的能效問題，只要二者能夠匹配便能夠解決上述技術問題?！帮L機電壓和凈化裝置工作電壓大小匹配”實際上是發明人為了解決上述技術問題，在進行發明創造時想要達到的一種效果，而具體如何實現“風機電壓和凈化裝置工作電壓大小匹配”才是解決技術問題的關鍵技術手段。該案中通過“根據風機的工作電壓，按照預設對應關系調整凈化裝置的工作電壓”使得凈化裝置工作電壓能夠隨著風機電壓而進行自適應動態調整，從而實現上述匹配，因此該特征才是解決技術問題的關鍵技術手段。而D1 僅僅公開了風機高風量、凈化裝置高電壓以及低風量、凈化裝置低電壓間的對應狀態，這種對應狀態是靜態的，其并沒有揭示風機電壓和凈化裝置電壓之間的控制與聯動，因此其并未公開該案解決技術問題的關鍵技術手段，二者構思也必然不同。存在這種誤區的主要原因在于，未能站位本領域技術人員客觀準確地把握解決問題的根本手段，而是僅僅關注該手段使得發明呈現出的一種效果，另外，在發現對比文件并未具體公開發明的關鍵技術手段之后，主觀地將發明的關鍵技術手段上位化效果化，進而“事后諸葛亮”地拉近對比文件與該發明構思之間的距離，而將解決問題的關鍵技術手段簡單地認定為公知常識。

五、結語

本文從發明構思在創造性評價中的重要地位、發明構思的確定方法兩個方面闡述了對發明構思的一點體會，并通過實際案例列舉了在實際審查中確定申請發明構思以及與對比文件進行構思比對過程中出現的誤區。關于如何能夠在創造性審查中避免以上誤區，筆者有如下幾點建議：

首先，在開始創造性審查之前應當先通過各種途徑接近本領域技術人員的水平，對申請和對比文件的事實進行準確認定，進而才可能準確把握發明構思，選取正確的對比文件，得出正確的結論。

其次，應明確發明構思應由發明要解決且能解決的問題以及解決該問題的關鍵技術手段來體現，而不應僅停留在技術效果的表面，應深入抓住產生相應技術效果背后所采用的技術手段。

另外，對發明構思的認定過程應當是客觀公正的，應當從發明人進行發明創造的角度獨立地進行構思還原，進而準確客觀地確定本發明的技術構思，避免在對比文件的影響下，曲解發明的技術構思。同樣，也應當客觀認定對比文件公開的事實，避免在申請文件的影響下，“事后諸葛亮”地理解對比文件的技術構思，或腦補出從對比文件中難以確定的內容。