淺析2019版美國專利客體適格性指南

汪 濤 唐田田 智 月

一、引言

2021 年2 月1 日出版的《求是》雜志發表了習近平同志題為《全面加強知識產權保護工作，激發創新活力推動構建新發展格局》的重要講話，講話指出中國市場主體應對知識產權糾紛能力明顯不足，中國企業在海外知識產權保護不到位。為解決上述問題，習總書記要求要形成高效的國際知識產權風險預警和應急機制，建設知識產權涉外風險防控體系，加大對中國企業海外知識產權維權援助。

中美日歐韓五局合作統計數據表明，1985-2019年，中國申請人向美日歐韓四局共申請專利36 萬余件，且申請量逐年遞增，尤其2019 年同比增長25%，由此可見，在經濟全球化的大趨勢下，中國企業加快了全球的專利布局。對上述統計數據進一步按國別分析發現，中國向美國提出的專利申請有23 萬余件，約占申請總量的65%。可見，美國已經成為中國創新主體向外申請的首要目的地國家。隨著中國大數據、人工智能和通信技術應用的蓬勃興起，與算法和商業模式等抽象概念相關的客體適格性問題尤其突出。為進一步落實習總書記的要求，幫助中國相關領域創新主體更好地在美國申請并獲得專利權，有必要全面深入了解美國專利制度，特別是美國專利制度的第一道門檻——專利客體適格性審查的要求。

美國專利客體適格性指南（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，以下簡稱PEG），隸屬于《美國專利審查指南》（Manual of Patent Examining Procedure）。自2014 年以來歷經多次修改，2019 年1 月和10 月美國專利商標局（USPTO）對其再次修改和完善，形成現行指南。2019 版PEG 的最新修改內容以及USPTO 審查員如何依據2019 版PEG 進行審查，國內尚未有深入充分的研究。

為彌補上述不足，本文首先簡述修改前Alice/Mayo 二分測試法的具體判斷流程及其存在的不足，接著介紹2019 版PEG 的修改背景及原因，然后具體論述2019 版PEG 的具體修改內容，最后，通過正反兩方面的示例闡述使用2019 版PEG 進行專利適格性判斷的流程。希望通過本文對2019 版PEG 的深入詳細分析，為中國創新主體在美國申請專利提供充分有效的參考。

二、2019 版PEG 修改背景

在美國，聯邦法典（United States Code）第35 編的第101 條（35 U.S.C.§101）用于專利客體的適格性判斷，即任何人發明或者發現任何新的且有用的方法、機器、產品或組合物，或其任何新的且有用的改進，均可在符合該法所定的條件和要求的情況下獲得專利。

但長期以來，USPTO 對可專利性客體的審查標準缺乏持續性和一致性。在司法判例上，美國最高法院和聯邦巡回上訴法院（CAFC）的態度也是左右搖擺，從未形成統一、明晰、持久的標準。

美國最高法院于2012 年作出Mayo v.Prometheus案判決和2014 年作出Alice v CLS Bank 案判決之后，設計了Alice/ Mayo 二分測試法，該測試法規定了發明是否具有適格性的指導原則，后續經過多次修改,2018 年形成如下圖1 所示的Alice/Mayo 二分測試法的流程圖。

圖1 2018年的Alice/Mayo二分測試法流程圖

專利客體適格性判斷步驟為：步驟1 判斷是否屬于方法、機器、產品或組合物四類法定類別；如果是，則步驟2 判斷權利要求是否落入司法排除對象（步驟2A），如果是,則判斷權利要求是否記載了司法排除對象之外的附加元素來構成發明構思（步驟2B）。

自廣泛使用Alice/Mayo 二分測試法以來，USPTO審查實踐表明，在某些案件中，對發明人、企業和其他利害關系人而言，難以穩定地預期客體的適格性。司法實踐數據也顯示，2014 年Alice 案之后到2018年，有超過300 個商業方法專利被法院無效，這表明司法程序與審查程序中關于專利適格性判斷結論明顯存在不一致的情況。可以說，提高35 U.S.C.§101 特別是Alice/Mayo 二分測試法適用的清晰度、一致性和可預測性，已經成為近年來美國發明人、企業和法官們的共同呼聲。

在這種背景下，USPTO 局長Andrei Lancu 于2018 年9 月提出將會針對35 U.S.C.101 的專利客體適格性指南進行修訂。2019 年1 月7 日，USPTO 正式發布2019 版PEG 并廣泛征集公眾意見，針對用戶反饋最為集中的問題，2019 年10 月對 PEG 作了再次修改和澄清，此次更新旨在提高審查專利適格性時的整體清晰度、一致性與可預測性。

三、2019 版PEG 的主要修改內容

（一）PEG 的法律效力

本質上，PEG 是USPTO 根據美國最高法院和CAFC 的相關判例，對35 U.S.C.§101 有關客體適格性的法律規定所作的內部行政解釋，因此PEG 不構成實體法規，不具備法律效力。實體法依據依然是35 U.S.C.§101。

（二）修改的主要內容

2019 年10 月17 日，USPTO 針對收集到的公眾意見，再度發布一份長達22 頁的更新版本（October PEG Update）。此更新版本主要涉及以下三方面的改變：1.細化Alice/Mayo 二分測試法的步驟2A；2.細化抽象概念的分組；3.判斷附加元素是否整合至實際應用。

1.細化Alice/Mayo 二分測試法的步驟2A

由于Alice/Mayo 二分測試法在步驟1 或步驟2 中判定適格主題，因此，需要能夠準確識別描述有抽象概念的權利要求的專利審查流程，從而提高客體適格分析的準確性和一致性。

如圖2 所示，相較2018 年的Alice/Mayo 測試法，步驟2A 進一步細分成二分支流程，即：

圖2 2019年10月的新版流程圖

分支一判斷權利要求是否描述了抽象概念、自然規律或自然現象。如果否，則該權利要求并不指向司法排除對象，因此是適格主題，結束適格分析；

如果權利要求描述了司法排除對象（分支一：是），則需在分支二進一步判斷所描述的司法排除對象是否整合到實際應用中。

如整合到實際應用中，則該權利要求不指向司法排除對象（分支二：否），因此是適格主題，結束適格分析。如未將該司法排除對象整合到實際應用中（分支二：是），需在步驟2B 中進一步分析。分支一和分支二共同構成Alice/Mayo 測試法的步驟2A，判斷權利要求是否指向一種司法排除對象。

2.細化抽象概念的分組

在審查實踐中，USPTO 審查員使用Alice/Mayo二分測試法進行審查時，通常使用“識別抽象概念的適格性主題快速參考表單”（也稱為“案例比較法”）來判斷抽象概念，該表單要求審查員在判定權利要求是否描述抽象概念時依賴于單個司法案例，這仍然會導致執行標準不一致。

2019 版PEG 牢牢植根于最高法院判例以及解釋該判例的聯邦巡回法院判決，提煉匯總了法院認定的抽象概念，并對其進行分組。具體而言，將抽象概念分成三個組別：（a）數學概念——數學關系,數學公式或等式，數學計算；（b）組織人類活動的方法——基本經濟原理或實踐，商業或法律互動，管理人與人之間的個人行為或關系或互動；以及（c）智力活動——在人腦中執行的概念。使用2019 版PEG 審查，審查員的關注點從依賴個案轉向普遍適用的涵蓋所有技術和權利要求類型的大量判例法，從而提高了客體適格性判斷的準確性和一致性。

3.判斷附加元素是否整合到實際應用中

附加元素（或其組合）是否將司法排除對象整合到實際應用中，一直是適格性評判中難以準確把握的步驟，2019 版PEG 強調判斷附加元素（或其組合）是否將司法排除對象整合到實際應用中時，需將權利要求作為一個整體來考慮，并給出了非排他性的正反兩方面的示例。

正面示例：

a.附加元素對計算機性能，或其它技術領域做出改進；

b.附加元素可結合特定機器或產品執行或應用司法排除對象，特定機器或產品與權利要求不可分割；

c.附加元素將一件特定物品變換或還原成另一種狀態或另一件物品；

d.附加元素應用或使用司法排除對象來對疾病或身體狀況實施特殊的治療或預防；

e.附加元素以超出通常司法排除對象使用方式的其它有意義的方式，來應用或使用司法排除對象。

反面示例：

a.附加元素中僅描述了詞語“應用”司法排除對象，或僅包括計算機執行抽象概念的指令，或僅將計算機作為實現抽象概念的工具；

b.附加元素將對解決方案而言無關緊要的活動添加到司法排除對象中；

c.附加元素不過是將常規的司法排除對象應用到特定技術環境或領域。

四、示例分析

下面將結合一個示例來說明如何依據2019 版PEG 對權利要求進行適格分析。

主題名稱：在圖形用戶界面上重新排列圖標

背景技術：通常，計算機用戶的顯示器上可能有大量圖標，有時難以找到最常用的圖標。傳統上圖標可按字母順序、文件大小和文件類型組織。如計算機用戶不想按照傳統方式排列圖標，則需要手動排列圖標。例如，傳統軟件不會自動將最常用的圖標放在容易被訪問的“開始”或“主頁”圖標附近。

要解決的技術問題：需要一種允許自動執行非傳統方式排列圖標的方法。

采用的技術手段：提供一種可在圖形用戶界面（GUI）上重新排列圖標的方法，該方法基于確定的使用量將最常用的圖標移動到GUI 上的一個位置，具體而言，是距離計算機系統的“開始”圖標最近的位置。

技術方案：由處理器追蹤在一段時間內,選擇每個圖標的次數或分配多少內存與每個圖標關聯的單獨進程，來自動確定每個圖標的使用量。

權利要求1.一種在計算機系統的圖形用戶界面（GUI）上重新排列圖標的方法，該方法包括：

基于特定的標準，通過GUI 接收用戶選擇來組織每個圖標，其中特定的標準是每個圖標的使用量；

由處理器確定在一預定時間段內每個圖標的使用量；以及

基于確定的使用量，將最常用的圖標自動移動到GUI 上距離計算機系統的開始圖標最近的位置處。

分析：依據2019 版PEG 進行適格性判斷時，具體分析步驟如下圖3 所示：

圖3 權利要求1的專利客體適格性分析流程

權利要求2.一種對計算機系統的圖標進行排序的方法，該方法包括：

由處理器確定在一預定時間段內每個圖標的使用量；以及

基于確定的使用量，由處理器對圖標進行排序。

分析：依據2019 版PEG 進行適格性判斷時，具體分析步驟如下圖4 所示：

圖4 權利要求2的專利客體適格性分析流程

由此可見，修改的2019 版PEG 提供了更加清晰明確的適格性判斷步驟。

五、結語

綜上，本文研究了2019 年之前適用的Alice/Mayo 二分測試法的判斷流程，基于其存在的不足，論述了2019 年修改PEG 的背景及原因，并具體研究了2019 版PEG 的具體修改內容，最后通過2019 版PEG 的專利適格性判斷流程對比分析了兩組權利要求的適格性。希望通過上述具體深入的分析，能夠幫助國內專利申請人了解美國最新的適格性要求，為在美國成功申請并獲得權利提供更好的支撐。