發明實質審查中關于重復授權常見情形的處理方式

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前言

專利權的基本含義是賦予專利權人禁止他人未經其許可實施其發明創造的權利。對于同樣的發明創造,無論是同一人提出兩件以上專利申請,還是不同人分別提出兩件以上專利申請,即使在符合授予專利權條件的情況下,也不能授予兩項以上專利權,否則在這些專利權之間就會發生沖突。這就是“禁止重復授權原則”[1]。禁止重復授權原則是各國專利法中的一項基本原則,體現專利獨占性的同時又是發明人與社會公眾間專利契約的對價。

《專利法》第九條規定了“同樣的發明創造只能授予一項專利權”“兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人”。在實質審查中,最常見的情況是同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利。審查指南規定,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的,在先獲得的實用新型專利權尚未終止,并且申請人在申請時分別做出說明的,可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權。但重復授權在實質審查過程中情況是千變萬化的,例如申請人的不同、申請日的不同、審查中著錄項目的變更、優先權等因素均會導致重復授權的處理方式會有所不同。

審查階段重復授權的幾種實際情形

1.同一申請人同日(指申請日,有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造申請發明專利申請A1、實用新型專利A2,但未在申請時分別做出說明

實際審查過程中經常會遇到該情形,即申請人在發明專利請求書或者實用新型請求書中忘記勾選了“同日申請”的聲明,該情形下,申請人只能通過修改或撤回發明專利的方式克服重復授權。

2.同一申請人同日(指申請日,有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造申請發明專利申請A1、實用新型專利A2,且在申請時分別做出說明,但實用新型專利處于終止狀態或者終止待恢復的狀態

如果構成同樣發明創造的實用新型已經處于終止狀態,權利無法恢復,則申請人不能通過放棄的方式克服重復授權,只能采用修改或撤回發明專利的方式。

如果構成同樣發明創造的實用新型雖然處于終止但尚處于恢復期,此時,在實質審查過程中,審查員可以發出審查意見通知書告知申請人,發明和實用新型存在的重復授權問題,同時明確告知申請人本案存在兩種處理方式,一是在實用新型專利權的上述恢復期內通過繳納恢復費和年費恢復實用新型專利權,同時或之后放棄實用新型專利權或者修改發明,以獲得發明的專利權;二是通過直接修改發明的方式獲得發明的授權。

3.不同申請人不同日就同樣的發明創造申請發明專利申請B1、實用新型專利B2,B1申請日在B2之前

對于不同日申請的重復授權,應根據先申請制原則,專利權授予最先申請的人。也就是說,即使在后申請B2已經授權,在先的專利申請B1也可以直接獲得授權,由此造成的重復授權或構成抵觸申請,可通過后續的無效程序解決。

4.同一申請人不同日就同樣的發明創造申請發明專利申請A1、實用新型專利A2,A1申請日在A2之前在申請日提交的文件中,A1的權利要求不同于A2,但是,A1的說明書與A2一致。

由于實用新型的審查周期較短,經初步審查A2獲得授權,但A1還未開始審查,當A1進入實質審查,經過“創造性”審查后,申請人修改的權利要求與A2相同。此時,A1是否應當授予專利權?

針對上述情況,《局級審查標準執行一致案例匯編2015》案例1給出了一種處理辦法:對于此種情況,應當發出審查意見通知書,告知申請人,發明專利申請不符合專利法第9條第1款的規定,如果希望獲得授權,則需修改發明專利申請的權利要求使之有別于實用新型專利,或者將實用新型專利宣告無效,否則發明專利申請將被駁回。

5.對于不同申請人同日(指申請日,有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造申請發明專利申請A1、發明專利申請A2

應當根據專利法實施細則第四十一條第一款的規定,通知申請人自行協商確定申請人,協商不成或者修改后仍不符合專利法第九條第一款的規定。

6.同一申請人同日(指申請日,有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造申請發明專利申請A1、實用新型專利A2,且分別作出說明,但在授權之前提交了著錄項目變更,更改了申請人,是否可以通過放棄實用新型的方式克服重復授權?

對于此種情況,專利法第9條第1款第2句對構成重復授權的一種條件給出了規定,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,該法條中出現的“同日”在專利法實施細則第41條第2款中進一步明確僅指申請日。因此,只要是在申請日當天,由同一申請人提交了內容相同的發明申請和實用新型,并且在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利,即符合上述情況。即使申請人提交了著錄項目變更,更改了申請人,這不會改變本申請“同一申請人同日”提交相同發明和實用新型的事實,因此,無論本申請的申請人是否發生變更,本申請和相關實用新型專利均構成了專利法第9條第1款第2句規定的重復授權。

因此,針對此種情況,仍然可以通過放棄實用新型的方式克服重復授權。

結論

本文對實質審查過程中涉及重復授權的幾種常見情形進行了分析,并從相關法條的立法目的、公平性、合理性等角度出發提出了傾向性的處理建議。重復授權在審查過程中,申請日的不同、申請人的不同、優先權、實用新型的狀態、是否分別作出聲明等因素均會對處理方式產生變化。因此,在實際審查過程中,應具體情況具體分析,以減少在后續程序出現不必要的權利沖突及防止專利權人對被訴侵權人或利益相關方的多重訴訟、騷擾或者其他方面的利益損害。