商標侵權中在先使用及反向混淆的認定

常寶堂

【關注焦點】

商標在先使用本質上是種抗辯權，可以對抗權利人的請求權。在先使用應當是在商標申請日前持續性、實質性的使用，并且已經在未注冊商標上形成了一定影響力，否則就不必限縮權利人的權利。在商標注冊制度下，商標在先使用人取得的是一種消極意義上的抗辯權，沒有積極的權能，因此一般不應當允許進行轉讓、許可使用等積極的行為。在網上進行銷售的行為完全覆蓋了注冊商標權人排他權的范圍，超出了在先使用的原使用范圍。商標侵權中的混淆不僅可能是正向混淆，也可能是反向混淆。商標反向混淆中的在后使用人往往具有更高的知名度，導致相關公眾有可能誤以為權利人提供的商品來自于在后使用人，進而損害權利人未來的期待利益。

【基本案情】

原告：西安衛爾康安市場營銷服務有限公司。

被告：西安飲食股份有限公司。

被告：西安大業食品有限公司。

西安衛爾康安市場營銷服務有限公司（以下簡稱衛爾康安公司）于2008年6月10日申請注冊“玉浮梁”商標，2010年4月14日經核準在酒、含酒精飲料等商品上取得“玉浮梁”注冊商標。涉案“玉浮梁”商標曾被案外人申請撤銷，國家工商行政管理總局商標評審委員會復審決定維持該涉案商標。西安飲食股份有限公司（以下簡稱西安飲食公司）于2014年6月向國家工商行政管理總局商標局申請注冊“玉浮梁”商標，該申請被駁回。西安飲食公司與西安大業食品有限公司（以下簡稱大業公司）的稠酒產品使用了“玉浮梁”或“玉浮粱”字樣及“西安飯莊”字樣，在西安飲食公司下屬單位西安飯莊各分店及淘寶網絡平臺進行銷售。在大業公司成立前，涉案“玉浮梁”稠酒由西安飲食公司的下屬單位聯合食品公司進行統一生產，2013年9月20日起，西安飯莊授權大業公司生產、銷售包括稠酒系列產品在內的多種食品。衛爾康安公司向西安飲食公司發函要求停止侵權，西安飲食公司于2013年9月20日復函稱，確認衛爾康安公司享有“玉浮梁”商標的客觀事實，并表示西安飲食公司及西安飯莊從未制造“玉浮梁”系列稠酒。衛爾康安公司一審請求法院判令西安飲食公司和大業公司停止侵犯其注冊商標專用權的行為，并在有關報刊刊登道歉聲明、消除影響，賠償損失200萬元和維權費用暫計10.59409萬元，予以罰款、收繳侵權產品和偽造商標標識等民事制裁并承擔訴訟費。二審中陜西高院將證明被控侵權產品銷量及銷售方式的舉證責任分配給了西安飲食公司和大業公司，在法院數次對舉證責任分配進行釋明并告知法律后果的情況下，西安飲食公司和大業公司并未提供相應證據證明涉案產品的銷量和銷售方式。

【裁判結果】

西安中院一審判決：駁回原告西安衛爾康安市場營銷服務有限公司訴訟請求。

陜西高院二審判決：一、撤銷西安市中級人民法院（2016）陜01民初953號民事判決。二、西安飲食股份有限公司、西安大業食品有限公司立即停止侵害西安衛爾康安市場營銷服務有限公司注冊商標專用權的行為。三、西安飲食股份有限公司、西安大業食品有限公司于本判決生效后十日內賠償西安衛爾康安市場營銷服務有限公司經濟損失20萬元。四、西安飲食股份有限公司、西安大業食品有限公司于本判決生效后十日內賠償西安衛爾康安市場營銷服務有限公司為制止侵權行為的合理開支105940.9元。五、駁回西安衛爾康安市場營銷服務有限公司的其余訴訟請求。

法院生效裁判認為：1.西安飲食公司證明其在維爾康安公司注冊商標申請日前存在在先使用行為的證據證明力較弱，且2013年西安飲食公司的復函確認衛爾康安公司享有“玉浮梁”商標的客觀事實，并表示西安飲食公司及西安飯莊均從未制造“玉浮梁”系列稠酒。復函內容與該公司在訴訟中的觀點明顯矛盾。由于西安飯莊的良好商譽，西安飲食公司生產的“玉浮梁”稠酒的影響力很大程度上來自于“西安飯莊”這一注冊商標，而非來自于該公司對于“玉浮梁”商標的使用。西安飲食公司未能充分舉證證明其在先實質性、持續性地使用了“玉浮梁”商標，并且形成了一定影響力。事實上，包括銷量在內的諸多因素都可以成為考量影響力的參照依據，但西安飲食公司在二審法院多次釋明的情況下，對此并未充分舉證證明。西安飲食公司與大業公司的在先使用抗辯不能成立。2.由于在先使用抗辯不能成立，故不必再對在先使用抗辯成立后的原使用范圍進行審理和認定。但由于上訴人在上訴中提出了這一問題，因此二審法院對此問題仍進行了分析。在商標注冊制度下，商標在先使用人基于在先使用標識獲得的并不是一種積極意義上的專用權和排他權，而是一種消極意義上的抗辯權，因此一般不應當允許進行轉讓、許可使用或者在網上進行銷售等積極的行為。因為如果允許在先使用人進行以上積極行為，則勢必會對商標權人的許可權、排他權等造成沖擊，限縮商標權人的主要權利，導致兩者權利失衡。本案中大業公司在注冊商標申請日后對使用“玉浮梁”商標的產品的生產、銷售行為，以及在互聯網上的銷售行為已經超出了在原使用范圍內善意合理繼續使用的范圍。3.如果在后商標使用人在類似商品上使用了與注冊商標專用權人相同或近似的商標，并且在后商標使用人具有更高知名度，足以使消費者誤認在先注冊商標專用權人的產品來源于在后商標使用人的，就構成反向混淆。商標反向混淆會對商標專用權人培育其注冊商標的商譽造成影響，妨礙該注冊商標的發展，減損權利人的期待利益。本案中，西安飲食公司與大業公司的行為構成反向混淆。綜上，二審判決撤銷原判，判令西安飲食公司與大業公司停止侵權，賠償損失及合理開支。

【裁判解析】

在侵犯商標權糾紛中，商標在先使用、在先使用的原使用范圍、反向混淆等方面的問題受到越來越多的關注。雙方之間的權利沖突客觀存在，要實現權利的平衡就必須在對保護和限制進行適當的取舍，并以此建立相應的標準和尺度。

一、在先使用抗辯權的認定標準

《中華人民共和國商標法》第59條第3款規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”在我國的商標注冊制度下，商標實行依申請的核準注冊制度，注冊商標的專用權以核準注冊的商標和核定使用的商品或服務為限。基于注冊商標專用權的法定財產權屬性，法律給予其較之未注冊商標更強的保護。為了保障商標專用權的實現，針對他人不合法、不正當使用商標的行為的禁用權當屬于商標專用權應有的、重要的權能，是商標專用權專屬性的體現。只有經過核準注冊的商標，才能在核定使用的商品上擁有專用權和排他權，法律并沒有從權利授予的角度規定在先使用的未注冊商標具有積極意義上的權利。盡管在先使用成立后，在先使用人有權在原有的范圍內繼續使用該商標，但是商標在先使用產生的僅僅是一種對抗注冊商標權人侵權指控的抗辯權，而非請求權。此種抗辯權不能轉讓或者許可他人行使，不能禁止第三人使用相同或者類似商標，無權因此要求第三人進行損害賠償。①參見杜穎：《商標先使用權解讀》，載《中外法學》2014年第5期。如果賦予未經核準注冊的在先使用商標請求權，意味著商標在先使用人可以許可、轉讓其商標，可以針對第三人行使停止侵害和損害賠償請求權，其結果相當于賦予了其專用權和排他權，并且很可能蠶食注冊商標權人的市場，形成與其直接競爭的局面，結果必然損害申請商標注冊的激勵，根本上沖擊商標權注冊主義制度。②參見李揚：《商標在先使用抗辯研究》，載《知識產權》2016年第10期。

在先使用抗辯作為一項抗辯權，旨在對抗權利人的請求權，既可以保護在先使用人因為商標的在先使用行為而已經成為事實的權益，也可以避免由于商標注冊制所引起的商標在先使用被忽略的法律風險，這樣的制度安排在商標專用權人與在先使用人之間確立了一種平衡。換言之，知識產權法律體系的核心是權利人的權利，而對在先使用人的保護實質上就意味著對注冊商標專用權人權利的限縮，因此必須在法律適用中對在先使用的適用確定一定的條件，以兼顧兩者間的平衡。在先使用人要獲得商標法保護，至少應當滿足以下條件：

1.商標申請日前已持續地實質性使用。基于我國商標注冊制度，以“申請日”作為在先使用行為的起算點，更有利于維護注冊商標權利人的合法預期利益。并非只要有在先使用的行為存在——該行為可能是臨時性或間斷性的——就能得到商標法的保護，在先使用應具備商標性使用的識別來源的作用。從保護價值來看，先用權的本質目的就在于已經存在在先使用人的市場利益，所以才需要對該未注冊商標進行一定的保護。只有實質性、持續性的使用行為，才有可能在該未注冊商標上形成具有一定影響力的商譽，并由此實現識別來源的功能，產生相應的市場利益。因此，在先使用人的使用應當是實質性、持續性的使用而非象征性、間歇性使用。

2.在先商標的使用具有一定影響力。我國商標權的取得以注冊制為主，使用制為輔，對未注冊商標的保護弱于已注冊商標，只保護有一定影響力的未注冊商標，且對于未注冊的馳名商標只能在相同或類似的商品或服務上提供保護（同類保護），而不能跨類保護。在先使用制度實質上是為了保護具有一定商譽的未注冊商標，而在權利人與在先使用人之間形成的一種平衡。這種有一定影響的商譽意味著在市場上的相關公眾對該未注冊商標是認可的，這樣的商譽會給在先使用人帶來實質的利益。如果在未注冊商標上未形成影響力，則意味著并無相關的市場利益，因此就不必限縮權利人的權利。有一定的影響力是指在特定地域范圍內的相關公眾對該未注冊商標較為熟知，有一定的知名度。在認定影響力程度時可以參考的因素很多，在審判實踐中大多會考慮在先使用商標的使用時間、使用地域、使用程度、產品銷量、廣告宣傳、媒體報道、榮譽獎項等。在舉證責任的分配上，證明在先使用行為是持續、實質性的使用，并且已經具有一定影響力的舉證責任應當歸于在先使用人。

本案二審法院認為西安飲食公司未能充分舉證證明其在先使用“玉浮梁”商標的行為是實質性、持續性使用，且已經在“玉浮梁”商標的使用上形成一定影響力，因此在先使用抗辯不能成立。

二、在先使用中原使用范圍的認定

如果在先使用抗辯成立，則在先使用人有權在“原使用范圍”內繼續使用未注冊商標。而對于在先使用的原使用范圍的具體內容理論上仍存在著爭議。有的觀點認為其使用的范圍僅限于原來使用的商品和服務，不得擴大到類似的商品和商標上，也不能超出原來的特定地區。也有觀點認為商標在先使用人可以擴大生產規模、擴大經營地域，如果商標注冊權人限制在先使用人的生產規模，則構成商標權的濫用。應當注意的是，在先使用人只有在構成在先使用之后才有權在原使用范圍內繼續使用，這是抗辯成功的結果。在權利人擁有注冊商標專用權的情況下，既然法律已經通過在先使用抗辯制度保護了在先使用人的市場利益與商譽，那么就應當對“原使用范圍”進行相應的限制，保持權利人與在先使用人之間的平衡，以達到法律所追求的公平正義。商標的使用范圍包含了商標標志、商品或服務的類型、地域范圍、使用主體等方面，因此對原使用范圍進行限制應考慮以上因素，才能在商標專用人與在先使用人之間實現權利的平衡。比如，標志限制為原在先使用的標志，不得擅自變更使用。商品或服務類型限制在在先使用的類型上，不得跨類使用。

對于在先使用人的原有生產規模是否可以擴大的問題，需要考慮該因素是否會對權利人的利益造成損害。對相關公眾而言，選擇一件商品時需要考慮的因素包括質量、價格、性能、外觀等等，商品來源只是相關公眾選擇商品時的一個重要要素，但并非唯一。先使用人的商品和注冊商標權人的商品彼此之間并不能完全替代，即使商標先使用人擴大了自己的生產規模，也不會必然影響注冊商標權人自己商品的銷售。對于在先使用人的保護應該是實質性的保護，而非僅僅是形式保護。如果對在先使用行為的使用規模進行限制，意味著限制了在先使用人的市場規模，將會影響在先使用人的正常發展，實質上削弱對在先使用人的保護，使法律的規定失去本來要達到的目的。

而在“原使用范圍”的地域方面，商標在先使用人只有在原使用的具有一定影響的地域范圍內，才會形成需要法律保護的商譽。因此地域范圍應當限制在已產生一定影響的區域內，一般不應任意擴大銷售范圍，但在該范圍內的銷量則不應受到限制。而如果采取了網銷的模式，銷售地域已經不限于本地區，全國乃至世界范圍內都可能即時地接觸到該商品，這也就意味著未注冊商標的使用地域范圍可以達到全國甚至全世界，完全覆蓋了注冊商標權人排他權的范圍。如果允許在先使用人進行網絡銷售，可能會出現在先使用人快速侵占注冊商標權利人市場的局面，實際上起不到限制在先使用范圍的作用，導致對商標注冊權利人的保護范圍與力度大為減弱。

至于是否可以許可其他主體使用未注冊商標，如前所述，在先使用是種抗辯權，不能轉讓或者許可他人行使。如果從雙方權利平衡的角度考量，對于在先使用人而言，擴大自身經營規模相對較慢，而許可他人使用則容易的多，經營規模的擴張將難以預料。為了保護商標注冊人的利益，應當限制在先使用人的許可行為。使用主體應當限定為只能由在先使用人本人或在申請日前已有的被許可人使用，不得再次許可他人使用。

三、反向混淆的構成

商標是識別、區分商品或服務的標記，商標一旦注冊，理論上會產生全國性的排他使用的權利，商標注冊制度為注冊商標權利人在全國范圍內擴展自己的市場交易活動奠定了堅實的基礎。商標的一個重要作用是可以讓消費者借以識別和選購商品，因此必須保障商標功能的正常發揮，避免他人運用商標誤導消費者。①參見《中華人民共和國商標法解讀》，中國法制出版社2013年版，第3頁。

混淆是判斷侵犯商標權行為的基礎，商標混淆最初表現為正向混淆，或者叫直接混淆，隨著商標侵權類型的多樣化、復雜化，又出現了與之相對的反向混淆。1918年，霍姆斯法官首次提出反向混淆的概念，他指出，“通常的情況是被告假冒原告產品，然而相反方向的誤解也會導致同樣惡果，即通過某種表述或暗示讓人們誤以為原告產品源于被告”。反向混淆表現為，由于在后商標的使用，使得相關公眾可能誤以為在先使用商標的商品來源于在后使用者或者與在后使用商標的經營者之間存在某種經營上的聯系。正向混淆中的侵權人通過其使用被控侵權標識的行為，積極追求造成相關公眾誤以為使用被控侵權標識的產品來源于商標權人或者與其具有某種聯系，以達到攀附商標權人商標商譽的目的。反向混淆中侵權人使用與在先商標權人的商標相同或近似的商標，但由于特定的使用情形客觀上強化了侵權標識與侵權人的聯系，弱化或割裂了商標與商標權人的聯系，淡化了商標權人商標的顯著性，破壞了商標商品來源于商標權人的唯一指向性。大多數情況下反向混淆中商標在后使用者的市場地位會強于在先使用者，消費者很可能對商品來源等問題發生混淆。

商標的正向混淆和反向混淆，都會在不同程度上損害在先商標專用權人的權利，但兩種商標混淆形式在事實構成、損害后果以及對市場和消費者的影響等諸方面都存在區別。商標反向混淆會對商標專用權人培養其注冊商標的商譽造成影響，由于在后使用者在市場上一般處于強勢地位，消費者會越來越熟悉在后使用人，對真正的商標權人反而缺乏認知，這樣會妨礙到該注冊商標的發展，并影響到注冊商標的識別性的基本功能，對權利人未來圍繞商標商譽所形成的期待利益造成減損，而消費者也可能會被誤導以至于購買到與商標不符的商品而損害消費者合法權益。反向混淆理論的出現在很大程度上就是為了阻止強大的后使用人掠奪較弱的權利人的商業標識。

在判斷反向混淆是否成立時，應當考慮雙方之間的競爭關系。只有當雙方之間存在競爭關系時，才會有較大可能發生反向的混淆。這是因為如果雙方存在于不同的市場之上，則所針對的相關客戶是不同的。在先使用者的客戶，在通常情況下，不會注意在后使用者的廣告和促銷活動，因而不太可能熟悉在后使用者的標識。在少數在先使用者的客戶接觸在后使用者的標識時，不會對在先使用者的標識和商譽產生“覆蓋”或“淹沒”效果。①參見黃武雙：《反向混淆理論與規則視角下的“非誠勿擾”案》，載《知識產權》2016年第1期。可見如果雙方存在于不同市場之中的時候，反向混淆的情形實質上是較難發生的。

有別于一般侵權行為以主觀過錯為構成要件的情形，在混淆認定中主觀意圖不是判斷商標混淆的必要條件，但混淆意圖的確定有助于混淆可能性的判定，仍是混淆可能性的判定因素之一。正向混淆中主觀上的混淆意圖一般意味著存在利用他人商譽、“搭便車”或者仿冒的意圖等。但需要注意的是，在反向混淆的情形下商標在后使用者的主觀意圖并不是引發對商標權人的混淆進而利用商標在先使用者的商譽，而是以一個相同或相似的商標對市場進行滲透，最終將商標在先使用者擠出市場。②參見李明德：《知識產權法》（第二版），法律出版社2014年版，第252頁。這與正向混淆中對主觀意圖的判斷不同。

本案中，衛爾康安公司與西安飲食公司生產類似商品，西安飲食公司下屬西安飯莊在餐飲市場上有較高知名度，該銷售行為完全可能導致消費者誤認為在先注冊商標產品來源于在后商標使用人，弱化了其商標使用價值，構成反向混淆。

四、小結

本案的審理及對以上法律問題的分析，提供了時下商標侵權審判領域的實踐經驗。本案對上述法律問題的厘清，再次強調了知識產權法律體系的核心是權利人的權利，這也是進行商標侵權判斷的邏輯起點。被控侵權人的抗辯實際上是對權利人權利的限縮，對抗辯能否成立必須嚴格審查事實并進行法律適用，這樣才能兼顧到兩者間的平衡。本案的當事人一方是名不見經傳的民營企業權利人，一方是省內著名餐飲上市企業，商標在后使用者實力強大，其大規模的使用涉案侵權商標，導致在先商標被在后使用的商標湮沒，發生商標的反向混淆。本案的二審裁判體現了法院著力優化營商環境，切實加大產權保護力度的態度，同時也對民營企業的保護起到了積極的示范作用。