淺析權利要求“劃界”在專利審查中的作用

曹 燕

國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100160

“三性”審查是專利實質審查工作的核心。審查員通常所關注的“三性”審查即根據專利法第22條的規定對申請的新穎性、創造性和實用性進行審查，然而，根據專利法實施細則第21條第1款對發明的獨立權利要求的“劃界”審查也是“三性”評判過程的重要體現。將專利法實施細則第21條第1款與“三性”審查緊密結合，引發了實審員對于該法條的進一步關注。本文擬從該法條的立法宗旨入手，探討該法條的國內外現狀及其在實質審查階段的潛在價值。

一、專利法實施細則第21條第1款的立法宗旨及國外相關法條

根據《專利法實施細則》第21條第1款的規定發明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特征部分。采用這種撰寫方式的好處在于能夠清楚地反映申請專利的發明與最為接近的現有技術之間的區別，既便于國家知識產權局對專利申請進行審查，也便于公眾理解發明對現有技術作出的創新貢獻。

劃分獨立權利要求的前序部分和特征部分的依據是“一份最為接近的現有技術”。申請人申請專利時是根據自己認為的最接近現有技術來撰寫其獨立權利要求，劃分前序部分與特征部分的界限。由于申請人對現有技術的了解不一定全面，國家知識產權局的審查員在實質審查過程中常常會發現比申請人認為的最接近的現有技術更為接近的現有技術。在能夠授予專利權的情況下，審查員有可能要求申請人在說明書的背景技術部分補充引證該現有技術，并重新劃分其獨立權利要求的前序部分和特征部分[1]。

根據美國專利法實施細則1.75(e)的規定，獨立權利要求的結構為：(1)前序(a preamble)(2)一短語(a phrase)和(3)構成要求組合的。其他大多數國家和地區專利法(如歐、日、中)中對權利要求的撰寫只規定為兩部分：(1)前序部分(a preamble)，包括發明的主題名稱，指明對確定要求保護的主題所必要的技術特征，但這些技術特征的結合是現有技術的一部分，和(2)特征部分(a characterizing portion)，以“其特征是(characterized in that)”或者類似的用語開頭，簡潔寫明區別于現有技術的技術特征，即發明對現有技術作出貢獻的那些技術特征，這些特征和(1)中所述特征一起，是請求保護的技術特征。綜上，雖然美國專利法對權利要求撰寫的規定與大多數國家的規定略有不同，但其主題思想和我國專利法實施細則第21條第1款是基本一致的。在歐洲專利局審查指南C部分第Ⅲ章第2.2中規定，如果審查員根據一份現有技術文件，能夠確定獨立權利要求特征部分的一個或多個特征與前序部分的所有特征結合在一起是已知的，則申請人應將這些特征移入前序部分[2]。由此可見，國際主流規定的初衷與我國基本一致，可見“劃界”具有特定價值，不應被忽視。

二、“劃界”法條在實審階段的應用現狀及潛在價值

“三性”評判是發明專利實質審查工作的重點和難點，這個環節是體現審查水平和結案質量的關鍵。通常來講，審查員對于“三性”的判斷主要圍繞于新穎性、創造性和實用性的審查，其中應用最多的是創造性審查，按照經典“三步法”的思路，對于檢索到X、Y類文獻的申請而言，以上“三性”判斷的審查過程能夠具體體現在通知書中對于創造性的評述中，而對于未檢索到X、Y文件的申請，實審員則會根據全面審查的情況采用其他發表意見，并且，這類通知書的內容中通常都不體現出“三性”判斷的過程。盡管實質審查員實際已通過檢索、特征對比等一系列工作進行了“三性”判斷，甚至通過檢索已經發現了比申請人認為的最接近的現有技術更為接近的現有技術，就目前而言，如果此類文件不能作為X、Y評述本申請創造性，實審員通常不會在通知書中對此類文件投入過多關注。如果我們利用“中間過程的成果”——比申請人認為的最接近的現有技術更為接近的現有技術—要求申請人對獨立權利進行重新劃界，那么，既體現了我們以“三性”判斷為主線的審查工作，又使授權后的專利最大程度向公眾明確其貢獻，這種情況下對于專利法第21條第1款的運用，就屬于審查工作中的智慧貢獻。

三、結論

專利法實施細則第21條第1款并不僅是申請人在撰寫獨立權利要求時對其撰寫形式的一個指導性條款，其在“三性”判斷過程中也起著較為重要的作用，在發明專利實質審查過程中，實質審查員適時應用實施細則第21條第1款對擬授權申請重新劃界，可以更加充分的體現審查工作中“三性”判斷過程；準確適當的劃界在授權后的審理過程中也可以起到一定輔助作用。鑒于目前該條款并非駁回條款，其法律效力較弱，建議倡導審查員在遇到此類問題時適用專利法實施細則第21條第1款，在細則修改時考慮將該條款納入駁回條款。綜上，本文通過分析加深了申請人、實審審查員對于專利法實施細則第21條第1款作用的理解，對于促進該法條在實審中的廣泛應用具有借鑒作用。