關(guān)于實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)日后合案申請(qǐng)的討論

申 健 劉 苗

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100081

專利法第9條第1款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。而同樣的外觀設(shè)計(jì)，是指外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。作為外觀設(shè)計(jì)初步審查和無效宣告的條款，在審查實(shí)踐中，發(fā)現(xiàn)一定比例的案件由于不符合該規(guī)定在初審階段被駁回，在無效宣告中被無效。

這種情況，大多是因?yàn)樯暾?qǐng)人忽視了外觀設(shè)計(jì)合案申請(qǐng)制度的運(yùn)用，而這些設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同，屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)。現(xiàn)行的處理方式是要求同一申請(qǐng)人自己選擇或者不同申請(qǐng)人間協(xié)商決定保留一件申請(qǐng)，主動(dòng)撤回其他申請(qǐng)，沒有可以同時(shí)保留多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的救濟(jì)方式。

專利法第59條規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。即使是實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)，相互之間也有一定的區(qū)別，其保護(hù)的外延并不完全相同，一項(xiàng)設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍明顯小于兩項(xiàng)。

也有部分申請(qǐng)人也會(huì)選擇放棄之前的兩件或多件申請(qǐng)，重新提交一件合案申請(qǐng)，但這導(dǎo)致申請(qǐng)日后延。

那么，在現(xiàn)行的法律制度下，不符合專利法第9條第1款規(guī)定的案件是否只能按照上述方式進(jìn)行處理，是否可以在審查過程中進(jìn)行合案，筆者將在下面進(jìn)行討論。

一、中國現(xiàn)行有關(guān)合案申請(qǐng)的法律規(guī)定

專利法第31條第2款和實(shí)施細(xì)則第35條規(guī)定了多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)可以合案申請(qǐng)的條件，也就是常說的套件申請(qǐng)和相似設(shè)計(jì)申請(qǐng)。如果申請(qǐng)人按照套件或者相似設(shè)計(jì)提交了申請(qǐng)，但實(shí)質(zhì)上不符合上述規(guī)定，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則42條和43條的規(guī)定，申請(qǐng)人可以主動(dòng)提出分案，將一件申請(qǐng)分成兩件或多件，專利局也可以發(fā)出通知書要求申請(qǐng)人進(jìn)行分案。

對(duì)于申請(qǐng)人主動(dòng)提出分案的情況，即使其符合套件申請(qǐng)的構(gòu)成條件，也可以就原申請(qǐng)中的一項(xiàng)或者多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行分案，充分尊重請(qǐng)求原則。例如，申請(qǐng)人將設(shè)計(jì)風(fēng)格相同的一個(gè)碗和一個(gè)湯匙作為套件提交一件申請(qǐng)，在該申請(qǐng)被授予專利權(quán)之前，申請(qǐng)人可以提交分案請(qǐng)求，將碗和湯匙在兩件申請(qǐng)中分別進(jìn)行保護(hù)，兩件申請(qǐng)享有相同的申請(qǐng)日，其既沒有擴(kuò)大也沒有縮小申請(qǐng)人請(qǐng)求保護(hù)的范圍。

合案申請(qǐng)進(jìn)行分案是一個(gè)流暢的過程，不管是申請(qǐng)人發(fā)起還是專利局發(fā)起，最終的保護(hù)范圍都與申請(qǐng)日提交的視圖中表示的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍相同。從理論上講，一件申請(qǐng)分成多件申請(qǐng)的逆流程，即同日提交的多件申請(qǐng)合并為一件申請(qǐng)，若其滿足上述合案申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定，也沒有擴(kuò)大申請(qǐng)人的保護(hù)范圍，符合專利法的立法初衷。

二、其他國家相關(guān)法律規(guī)定

在世界各國(地區(qū))的外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)制度中，“一設(shè)計(jì)一專利”是各國都遵循的單一性原則，合案申請(qǐng)制度作為單一性原則的例外情形而設(shè)定，其目的均是便于專利管理機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)專利的管理。

歐盟、WIPO有較為寬松的復(fù)數(shù)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)制度，可以將屬于洛迦諾分類表中同一大類的產(chǎn)品注冊(cè)在一件申請(qǐng)中，合案申請(qǐng)的項(xiàng)數(shù)最多100項(xiàng)。日本、韓國有嚴(yán)格的成套產(chǎn)品申請(qǐng)制度，規(guī)定特定類別的產(chǎn)品可以在一件申請(qǐng)中提交；美國允許將設(shè)計(jì)風(fēng)格一致的同一個(gè)產(chǎn)品的不同設(shè)計(jì)合案申請(qǐng)[1]。

但是，上述規(guī)定均要求申請(qǐng)日即在同一件申請(qǐng)中提出，并沒有關(guān)于申請(qǐng)日后兩件申請(qǐng)直接合案為一件申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定，但可以利用一些現(xiàn)有的制度實(shí)現(xiàn)相同的目的。

(一)本國優(yōu)先權(quán)制度

對(duì)于可以要求外觀設(shè)計(jì)本國優(yōu)先權(quán)的國家，在滿足該國其他有關(guān)合案申請(qǐng)相關(guān)法律的情況下，可以放棄在先提交的多件申請(qǐng)，要求在先多件申請(qǐng)的本國優(yōu)先權(quán)，重新提交一件申請(qǐng)。

利用本國優(yōu)先權(quán)制度，既能享有原申請(qǐng)的申請(qǐng)日，又能將多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)合成一件申請(qǐng)，避免前文所述情況的發(fā)生，但是外觀設(shè)計(jì)本國優(yōu)先權(quán)一般要求自在先申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)提交再后申請(qǐng)，超出期限要求，則不能享有優(yōu)先權(quán)。

(二)關(guān)聯(lián)申請(qǐng)制度

日本和韓國具有關(guān)聯(lián)申請(qǐng)制度，在一件外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)日之后、授權(quán)公告日之前，申請(qǐng)人可以就與該外觀設(shè)計(jì)相似的其他外觀設(shè)計(jì)提交關(guān)聯(lián)申請(qǐng)，關(guān)聯(lián)申請(qǐng)的數(shù)量不限，關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)與在先的主外觀設(shè)計(jì)具有相對(duì)獨(dú)立的保護(hù)范圍，關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)不會(huì)因?yàn)榕c主外觀設(shè)計(jì)相近似而被無效，二者需要共同許可和轉(zhuǎn)讓，同時(shí)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)的保護(hù)期限與主外觀設(shè)計(jì)相同[2]。

關(guān)聯(lián)申請(qǐng)是在主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)日之后、授權(quán)公告日之前提出的與主外觀設(shè)計(jì)相似的申請(qǐng)，在一定的時(shí)間范圍內(nèi)，有助于申請(qǐng)人保護(hù)其同系列近似的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。若申請(qǐng)人同日提交了兩件相似的外觀設(shè)計(jì)，需撤回一件，之后以關(guān)聯(lián)申請(qǐng)的形式提交，即可同時(shí)獲得保護(hù)。

三、中國可采用的處理方式

在專利法第四次修改中，外觀設(shè)計(jì)將引入本國優(yōu)先權(quán)制度，其在一定程度上可以解決前文所述問題，但其時(shí)間窗口期僅為自申請(qǐng)日起6個(gè)月，超過6個(gè)月，申請(qǐng)人就無法獲得救濟(jì)。

采用關(guān)聯(lián)申請(qǐng)制度，只要在主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)日之后授權(quán)公告日之前，申請(qǐng)人均可以提交關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)，不限數(shù)量。申請(qǐng)人采用該種救濟(jì)途徑時(shí)，只能保留在先申請(qǐng)的一件申請(qǐng)，撤回其他申請(qǐng)并以關(guān)聯(lián)申請(qǐng)的形式重新提交。引入關(guān)聯(lián)申請(qǐng)制度，涉及到法律框架的修改，需要專題研究、理論論證、其他法條的適應(yīng)性修改等一系列工作，耗時(shí)長，難度大。

除了上述兩種救濟(jì)途徑，我們是否可以在不違反現(xiàn)有法律規(guī)定的情況下，允許申請(qǐng)人在提出申請(qǐng)后將兩件實(shí)質(zhì)相同的申請(qǐng)合并為一件申請(qǐng)？

在滿足其他授權(quán)條件的情況下，將兩件申請(qǐng)合并為一件申請(qǐng)，要面臨兩個(gè)問題，首先是其是否滿足單一性的要求，其次是是否超范圍。

專利法第9條第1款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，同樣的外觀設(shè)計(jì)，是指外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。相同的外觀設(shè)計(jì)當(dāng)然只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，而實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)是否滿足相似外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)呢？審查指南中對(duì)實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了窮舉，對(duì)相似外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了列舉，通過對(duì)比可知，實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)的判斷標(biāo)準(zhǔn)較相似設(shè)計(jì)的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，若因?qū)嵸|(zhì)相同違反專利法第9條第1款的規(guī)定，則其應(yīng)該可以作為相似設(shè)計(jì)提交申請(qǐng)。

對(duì)于超范圍的問題，從狹義上講，不管將原申請(qǐng)A合入B中，還是將B合入A中，均超出了原申請(qǐng)視圖表示的范圍；但從廣義上講，設(shè)立超范圍制度的初衷在于通過限定申請(qǐng)人的修改范圍，維護(hù)先申請(qǐng)?jiān)瓌t、平衡申請(qǐng)人和社會(huì)公眾之間的利益。對(duì)于同日提交的兩件實(shí)質(zhì)相同的申請(qǐng)，合并為一件申請(qǐng)后其保護(hù)范圍與原來兩件申請(qǐng)相同，并沒用擴(kuò)大申請(qǐng)人的權(quán)利范圍，自然也沒有侵犯到社會(huì)公眾的利益，只是對(duì)申請(qǐng)人因不了解專利法規(guī)定造成的問題的一種救濟(jì)，有助于幫助申請(qǐng)人保護(hù)自己的智力勞動(dòng)成果，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造。

通過上述分析可知，將實(shí)質(zhì)相同的兩件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)合為一件申請(qǐng)，其滿足相似設(shè)計(jì)合案申請(qǐng)的要求，從廣義上講也未擴(kuò)大申請(qǐng)人的保護(hù)范圍，侵犯社會(huì)公眾的利益，在不改變現(xiàn)行法律制度的情況下，能夠幫助申請(qǐng)人解決申請(qǐng)日沒有正確使用合案申請(qǐng)制度的問題，在具體的審查實(shí)踐中較為容易執(zhí)行，可以允許申請(qǐng)人將同日提交的多件實(shí)質(zhì)相同的申請(qǐng)合并為一件申請(qǐng)，主動(dòng)撤回其他申請(qǐng)。

四、小結(jié)

對(duì)于申請(qǐng)人沒有按照合案申請(qǐng)的方式提交專利申請(qǐng)，導(dǎo)致其不符合專利法第9條第1款的規(guī)定，本文對(duì)我國可以采取的救濟(jì)方式進(jìn)行了討論。第一，可以采用本國優(yōu)先權(quán)制度，但是時(shí)間窗口較短；第二，采用日韓的關(guān)聯(lián)申請(qǐng)制度，但其涉及專利法修改，時(shí)間長難度大；第三，通過廣義解釋外觀設(shè)計(jì)超范圍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，允許申請(qǐng)人將同日提交的多件實(shí)質(zhì)相同的申請(qǐng)合并為一件申請(qǐng)，其他申請(qǐng)主動(dòng)撤回，在不改變現(xiàn)有法律的情況下僅改變具體審查方式，給予申請(qǐng)人有利的保護(hù)。