專利申請日后提交的補充實驗數(shù)據(jù)在中國的認定

摘 要 在專利申請的實質(zhì)審查程序和復審程序中，以及專利權(quán)授權(quán)后的無效程序中，作為一種重要的爭辯方式，專利申請人或者專利權(quán)人通常會提交補充的實驗數(shù)據(jù)（即，申請日后補交實驗數(shù)據(jù)）。這種爭辯方式在化學、醫(yī)藥等實驗科學領域中尤其常用。特別是在有關發(fā)明創(chuàng)造性方面，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人往往通過提交補充實驗數(shù)據(jù)證明本發(fā)明的優(yōu)異效果來說明本發(fā)明的創(chuàng)造性。本文將介紹目前中國國家知識產(chǎn)權(quán)局以及各級法院對上述補充實驗數(shù)據(jù)的審查/審判原則和標準，并簡單介紹歐洲、美國、日本、韓國的相關規(guī)定，最后通過比較研究對中國關于補充實驗數(shù)據(jù)的審查/審判提出一些建議。

關鍵詞 補充實驗數(shù)據(jù) 審查標準 創(chuàng)造性

作者簡介：劉洪巖，中國人民大學法學碩士，研究方向：民商法學。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.247

在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序和復審程序中，以及在發(fā)明專利權(quán)授權(quán)后的無效程序中，“發(fā)明不能得到說明書的支持”（《專利法》第26條第4款）、“發(fā)明沒有被說明書充分公開”（《專利法》第26條第3款）以及“發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性”（《專利法》第22條第3款）是經(jīng)常被審查員、合議組或請求人指出的缺陷。作為一種重要的爭辯方式，專利申請人或者專利權(quán)人通常會提交補充的實驗數(shù)據(jù)（即，申請日后提交的實驗數(shù)據(jù)）以證明專利申請或?qū)＠胁淮嬖谏鲜鋈毕荨＿@種爭辯方式在化學、醫(yī)藥、生物、材料等實驗科學領域中尤其常用。特別是在有關發(fā)明創(chuàng)造性方面，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人往往通過提交補充實驗數(shù)據(jù)證明本發(fā)明的優(yōu)異效果來說明本發(fā)明的創(chuàng)造性。

對于專利申請人、專利權(quán)人通過提交補充實驗數(shù)據(jù)證明創(chuàng)造性的爭辯方式，包括歐洲、美國、日本、韓國在內(nèi)的主要國家和地區(qū)的專利審查機構(gòu)基本都持考慮的態(tài)度。然而在中國，對于補充實驗數(shù)據(jù)長期以來采取較為嚴苛的審查標準，特別是對用于證明本發(fā)明優(yōu)異效果的補充實驗數(shù)據(jù)基本上不予認可。雖然2017年4月1日版本的《專利審查指南》規(guī)定“對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應當予以審查”，但從審查實踐中并未看到中國對于補充實驗數(shù)據(jù)的態(tài)度有任何實質(zhì)性的變化。

一、補充實驗數(shù)據(jù)在中國的認定

（一）現(xiàn)行法律規(guī)定

2017年4月1日，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱“國知局”）修改了《專利審查指南》（以下簡稱 “審查指南”），規(guī)定“對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應當予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。”本次修訂刪除了前版審查指南中“申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)不予考慮”的內(nèi)容，規(guī)定審查員應當接受并審查申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)。

（二）國知局的現(xiàn)行實際審查標準

國知局通常要求補充實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果應當針對所屬領域技術(shù)人員能夠從原申請文件以及現(xiàn)有技術(shù)中獲知發(fā)明在申請日時實現(xiàn)的技術(shù)效果。而對于本領域普通技術(shù)人員是否能夠在申請日獲知該技術(shù)效果，國知局通常是以在原申請文件中是否有明確記載的原始實驗數(shù)據(jù)來判斷。也就是說，只有在原始申請文件中明確記載有某技術(shù)效果的原始實驗數(shù)據(jù)的情況下，才考慮專利申請人或?qū)＠麢?quán)人針對該技術(shù)效果補交的與現(xiàn)有技術(shù)相比的對比實驗數(shù)據(jù)。如果說明書中對于某技術(shù)效果沒有給出原始實驗數(shù)據(jù)，即使說明書中對該技術(shù)效果給出了明確的描述，且申請人在申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)或效果實施例能夠證明上述技術(shù)效果，國知局通常也不認為該補充實驗數(shù)據(jù)可以證明發(fā)明在提出申請時具備創(chuàng)造性。

（三）中國法院的認定標準

對于申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)，中國法院也制定了一些審理標準。例如，北京市高級人民法院發(fā)布的《當前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題（2017）》認為最新審查指南中的上述修訂“改變了以往保守僵硬的做法，較好地平衡了先申請原則與保護專利權(quán)人利益兩者之間的關系”，并對上述修訂內(nèi)容進一步進行了如下解釋：“第一、補充提交的實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果在原專利申請文件中有明確的記載，并且其證明的事實不能超過原始申請文件公開的范圍，不能用于證明新的技術(shù)事實;第二、無論權(quán)利人提交補充實驗數(shù)據(jù)是用于克服說明書未充分公開，還是用于證明本專利具備創(chuàng)造性，該補充證據(jù)的采信標準是一致的;第三、補充實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容雖然規(guī)定在專利審查指南關于化學領域?qū)彶檎鹿?jié)，也適用于其他技術(shù)領域;第四、該實驗數(shù)據(jù)應當是采用專利申請日前的實驗條件、設備和實驗手段所獲得的。”

另外，最高人民法院在（2014）行提字第8號判決中指出：在專利申請日后提交的用于證明說明書充分公開的實驗性證據(jù)，如果可以證明以本領域技術(shù)人員在申請日前的知識水平和認知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實現(xiàn)該發(fā)明，那么該實驗性證據(jù)應當予以考慮，不宜僅僅因為該證據(jù)是申請日后提交而不予接受。在考慮實驗性證據(jù)是否采納的時候應嚴格審查時間和主體兩個條件。首先，實驗性證據(jù)涉及的實驗條件、方法等在時間上應該是申請日或優(yōu)先權(quán)日前本領域技術(shù)人員通過閱讀說明書直接得到或容易想到的;其次，在主體上，應立足于本領域技術(shù)人員的知識水平和認知能力。

從上述法院的相關規(guī)定和判決來看，似乎法院認為國知局（復審委）對后補交實驗數(shù)據(jù)的審理過于保守僵化，其認為在滿足一定條件的情況下所述補交實驗數(shù)據(jù)應予采納。

二、其他國家的相關規(guī)定

對于申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)的審查，在其他國家和地區(qū)也有相關規(guī)定以及判例。

美國專利審查指南（MPEP）規(guī)定，審查員在確定權(quán)利要求在可專利性方面的顯而易見性問題時，必須考慮適時提出的宣誓證言或聲明（包括補充實驗證據(jù)）。

歐洲審查指南規(guī)定，補充實驗證據(jù)證明的效果由原始提交的申請中最初建議的技術(shù)問題暗示或者至少與該技術(shù)問題相關時，應該考慮該效果。

日本審查指南規(guī)定，下述（i）和（ii）的情況下，審查員應該考慮意見陳述書（例如提交的補充實驗數(shù)據(jù)）等中主張、佐證的優(yōu)于對比文件的技術(shù)效果，（i）原始說明書中記載了其效果;（ii）說明書中沒有明確記載其效果，但本領域技術(shù)人員基于說明書或附圖的內(nèi)容能夠推論其效果。

韓國的判決指出，如果發(fā)明的改進效果在說明書中沒有被明確記載，但可被本領域技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述推斷得出，這樣的應用效果在確定本發(fā)明的創(chuàng)造性時仍應被考慮。

三、與其他國家相關規(guī)定的比較

由前述內(nèi)容可知，各國（包括中國）對于補充實驗數(shù)據(jù)的審查規(guī)定在字面上似乎沒有太大區(qū)別，都規(guī)定只要技術(shù)效果是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠從原始申請文件公開的內(nèi)容中得到的，用于證明該技術(shù)效果的補充實驗數(shù)據(jù)就能被考慮。

但是，從審查/審判實踐來看，與美國、歐洲、日本和韓國相比，中國很難考慮補充實驗數(shù)據(jù)。特別是對于原始說明書中有明確記載但沒有相關實驗數(shù)據(jù)的效果以及可以由原始說明書記載的內(nèi)容推定但沒有相關實驗數(shù)據(jù)的效果，在中國幾乎不可能考慮用于證明這些效果的申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)。與此相對，在美國、歐洲、日本和韓國，這兩種情況下的申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)均可以被考慮。造成這種現(xiàn)象的原因在于中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和法院對于審查指南中“所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”規(guī)定進行了過分嚴苛地解釋。國知局和法院認為，如果在原始說明書中沒有提供相關實驗數(shù)據(jù)，就不能認為該效果的確認在申請日前已經(jīng)完成，由于該效果的確認在申請日前并未完成，按照先申請原則，就不能認為該效果是可以從原始申請文件中得到的內(nèi)容。也就是說，在中國，即使原始說明書中明確記載了某種技術(shù)效果，或者該效果能夠從原始說明書的內(nèi)容推定得到，但由于原始說明書中沒有公開相關用于確認該效果的實驗數(shù)據(jù)，則該效果不認為屬于“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。從而，即使申請人在申請日后補交用于證明該效果的實驗數(shù)據(jù)，也不會被考慮。的確，先申請原則和公開換保護原則是專利法的基本原則。但是，按照國知局和法院目前的審查/審理標準，其顯然忽視了原始申請文件已經(jīng)明確文字公開了所述效果或者該效果能夠由原始申請文件記載的內(nèi)容推定這一客觀事實。原始申請文件是用于闡述發(fā)明技術(shù)的法律性文件，既然該客觀事實在申請日時已經(jīng)存在于該法律文件之中，那么用于佐證該客觀事實的補充實驗數(shù)據(jù)當然應該可以被考慮。

這樣嚴苛的審查/審理可能會導致中國國家知識產(chǎn)權(quán)局與其他美、歐、日、韓四局的標準不一致，給申請人帶來過重的、不合理的負擔，可能會影響中外醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展和研發(fā)新藥的積極性，進而不利于公眾健康。

鑒于上述問題，建議在審查/審理專利申請時，對于原始說明書中有明確記載但沒有相關實驗數(shù)據(jù)的效果以及可以由原始說明書記載的內(nèi)容推定但沒有相關實驗數(shù)據(jù)的效果，申請日后補交的用于證明這些效果的實驗數(shù)據(jù)應該持“考慮”的態(tài)度。

中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和法院可能會擔心，如果考慮申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)可能會對第三人造成不公，妨礙了第三人進一步進行發(fā)明創(chuàng)造。但是，由于本發(fā)明的原始申請文件已經(jīng)明確公開了所述效果或者能夠由發(fā)明的原始申請文件記載的內(nèi)容推定所述效果，在這種情況下可以認為原始申請文件已經(jīng)對于該效果給出了充分的技術(shù)啟示，第三人已經(jīng)不可能對該效果獲得專利權(quán)。相反，如果允許申請人補交用于證明該效果的實驗數(shù)據(jù)，第三人反而能夠充分理解本發(fā)明的技術(shù)。

因此，相信采用上述審查標準，不僅使中國與其它主要國家和地區(qū)的標準一致，而且能夠使發(fā)明創(chuàng)造在中國確實得到保護，以促進中國科學技術(shù)的發(fā)展。

參考文獻：

[1]呂德軍，等.關于專利審查指南最新修改的專家解讀[J].中國專利與商標，2017（2）：14.

[2]最高人民法院（2014）行提字第8號。

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[4]歐洲專利審查指南G-VII，5.2以及H-V，2.2和2.4。

[5]知名跨國藥企掀起撤離潮？調(diào)整背后各有苦衷[J].財經(jīng)雜志，2017年12月4日.