專利無效宣告程序中權利要求修改問題研究

劉迎春

關鍵詞專利 無效宣告 發明 實用新型 權利要求修改

中國專利法規定，專利授權后，任何單位或個人認為授權不符合專利法規定的，可以請求中國國家知識產權局專利局復審和無效審理部宣告該專利權無效。根據中國專利法實施細則的規定，在無效宣告程序中，發明或實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，但在不擴大原專利保護范圍的條件下可以修改權利要求書。對于無效宣告程序中權利要求書的修改，《專利審查指南2010》給出了更詳細的規定。

根據2010年2月1日起施行的《專利審查指南2010》的規定，在無效宣告程序中，對于發明或實用新型專利的權利要求書，在不得改變原權利要求主題名稱、與授權權利要求比不得擴大原保護范圍、不得超出原說明書和權利要求書記載范圍、一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征的基礎上，修改的具體方式一般限于權利要求或技術方案的刪除、權利要求的合并。刪除方式很好理解，對于權利要求的合并，指南中給出的規定是指合并兩項及以上相互無從屬關系但在授權公告文本中從屬于同一獨立權利要求的權利要求，且在獨立權利要求未作修改時，不允許對其從屬權利要求進行合并式修改。

由于上述合并修改方式過于嚴苛，專利權人在無效宣告程序中修改的余地非常小，一旦專利權人在申請過程中未確定有效保護層級，在無效宣告階段可能會損失慘重。雖然這樣保護了公眾的信賴利益，但是不利于保護專利權人的權益和積極性。2017年2月28日發出的國家知識產權局令第74號刪除了這部分內容，放寬了修改方式，特別增加了“權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”的修改方式，并具體解釋為“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍”。該局令于2017年4月1日起施行。

由于之前法律法規規章中沒有對無效宣告程序中權利要求明顯錯誤修正的修改方式，針對無效宣告請求人關于權利要求書不清楚或得不到說明書支持的無效理由，很多專利權人只能結合原申請文件記載的內容進行陳述而不能對權利要求書的明顯錯誤進行更正。當然也有專利權人成功申請國家知識產權局以B9專利文獻全文再版糾正錯誤的案例，但非常少。允許在無效宣告程序中修改權利要求中的明顯錯誤無疑對于專利權人是利好的。

在實踐中，有些案例專利權人提交的明顯錯誤修改被接受，有些則未被接受。通過案例來看看哪些情況能夠被接受。在第33828號無效宣告審查決定中，專利權人在規定期限內將權利要求1中的氣缸頭套的“內環”改為“外環”。請求人認為該修改不屬于明顯錯誤。該案合議組經審理認為，現有技術中確實存在內環、外環兩種可能，但據涉案專利ZL201410062849.1說明書附圖所示及說明書文字記載可知氣缸頭套6位于氣缸上部，圖示蓄熱交換片4應設于氣缸頭套6的外環，這里不存在其它合理解釋，由此說明書文字部分根據圖1、2所示實施例給出的文字說明中關于“蓄熱交換片4套設于氣缸頭套6的內環”的記載均存在明顯錯誤，故權利要求中的內環亦屬于明顯錯誤，專利權人對明顯錯誤的修改應予接受。再比如，在第32665號無效宣告審查決定中。，專利權人在規定期限內將權利要求2“w為時間片直接的重疊部分”中的“直接”修改為“之間”，合議組認為涉案專利ZL200510096847.5的圖4示出了“w為時間片之間的重疊部分”，且w在說明書中的含義也是唯一確定的，因此接受該明顯錯誤的修改。從以上案例中所表述的“這里不存在其它合理解釋”“含義也是唯一確定的”來看，可以糾正的明顯錯誤是那些可以從原始說明書、權利要求書中毫無疑義地確定的內容。

如果存在疑義，則無法認定為明顯錯誤修改，例如第33002號無效宣告審查決定中指出的將涉案專利ZL98808061.3權利要求3中的“B”修改為“B.2”，盡管說明書中僅關注接枝基體B.2的平均粒度而未關注并記載B的平均粒度，但作為B組分的接枝聚合物必然也是具有一定平均粒度的組分，權利要求3中對其限定并不能被明顯地確認是錯誤，故該修改不予接受。此外還有第33254號決定中對于明顯錯誤修改和刪除方式修改均不予接受的案例。因此，在提交這種明顯錯誤修改時，專利權人必須強調從涉案專利的原始申請文件能夠毫無疑義、唯一確定修改后的內容。

相較以前，無效宣告程序中發明或實用新型專利的“權利要求的進一步限定”修改方式無疑更為靈活寬松。但由于指南修改僅僅只有簡單的幾句限定，公眾對“權利要求的進一步限定”的理解并不完全相同。筆者在該局令實施后的幾個月內代理的多件無效宣告請求案件就遇到了問題：有的專利權人將從屬權利要求中的一些技術特征分別加入獨立權利要求中，將原來幾十條的權利要求擴展成數百條權利要求;有的專利權人在未改變原獨立權利要求的情況下，將多條從屬權利要求上升為并列獨立權利要求。那段期間，復審和無效審理部收到的無效宣告請求修改五花八門，確實需要對“權利要求的進一步限定”修改方式作出具體解釋。

2017年11月3日，專利局復審和無效審理部以指導文章的方式，對無效宣告程序中發明和實用新型專利的“權利要求的進一步限定”從文義、體系、目的幾方面作出了解釋，認為“權利要求的進一步限定”是指“通過在所要修改的權利要求中補入原權利要求書中其他權利要求的一個或多個技術特征，形成一個新的保護范圍更小的權利要求，以代替原來的權利要求，原來的權利要求不再保留;修改后的權利要求數量相對于原權利要求書不發生超出預期的變化;并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系”。這種解釋從根本上解決了修改亂象問題，既保護了公眾信賴利益，也維護了專利權人的權益，還保證了無效宣告程序的快速有效審理。

一個典型案例是第32784號無效宣告決定。專利權人在規定期限內將原權利要求3的部分附加技術特征“碎填料是碎結晶成分”、原權利要求5的附加技術特征補入原權利要求1、10中，將保留原權利要求3其余附加技術特征的權利要求重新編號為權利要求2，刪除原權利要求5，增加權利要求3_8對修改后的權利要求2的引用。請求人對此修改不認同，認為原權利要求3中的“碎填料是結晶成分，其選自食鹽、谷氨酸鹽和/或糖”整體構成單一技術特征，不能拆分后獨立補入權利要求1中，而原權利要求2改為3并將原權利要求3修改為新權利要求2導致在前權利要求引用在后權利要求，使權利要求的保護范圍發生了一系列變化。

該案合議組經研究認為：原權利要求3從碎填料的存在形式和化學組成兩者進行限定，兩者雖存在一定聯系，但無證據顯示兩者屬于緊密關聯的必須同時存在的不可拆分的一個技術特征，故將“碎填料是結晶成分”補入權利要求1的修改屬于在權利要求中補入其他權利要求中的特征以縮小保護范圍的情形。而權利要求引用關系的變化相當于在一個權利要求中補入其他權利要求的技術特征進行重新組合以對權利要求做進一步限定的情形，對權利要求進行進一步限定并不要求重新組合的兩個或多個權利要求必須存在引用關系，由此接受所做修改。

專利權人在無效宣告程序中對發明或實用新型專利的“權利要求的進一步限定”的修改一定要注意以上文義、體系、目的幾方面解釋，以避免修改不予接受的情況出現。

另外，還要注意的是無效宣告程序中修改的時機，對于權利要求或技術方案的刪除修改方式，在專利局復審和無效審理部作出審查決定之前均可進行;而對于以刪除以外的修改方式的時機則非常嚴格，僅在以下三種情形的答復期限內：一是針對無效宣告請求書;二是針對請求人增加的無效宣告理由或補充的證據;三是針對專利局復審和無效審理部引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。如果錯過時機，基本都不被接受，例如第32853號無效宣告決定中合議組就未接受專利權人超期以刪除以外方式所做修改。

綜上所述，專利權人需要對無效宣告程序中發明和實用新型專利的權利要求書的修改方式和時機加以注意，以更好地保護自己的權益。