關于重復授權的若干概念的認定探討

摘 要：從禁止重復授權原則的立法本意探討了重復授權的認定，并試圖從專利所處的法律狀態角度去理解專利法第九條第一款，對相關的概念進行了分析認定，同時結合發明實質審查階段中典型案例，對其處理方法提出個人觀點及建議。

關鍵詞：重復授權 同樣的發明創造 先申請原則

專利權具有獨占性、排他性，即專利權是在一定時間和地域范圍內授予專利權人對其專利的獨占權和排他權，因而一項發明創造只能授予一項專利權。專利法第九條第一款規定了禁止重復授權原則，本文將對重復授權的相關概念，結合具體案例進行分析認定。

案例研究

1、同一申請人在先申請了發明，在后申請了實用新型，發明與實用新型為同樣的發明創造，且滿足授權的其他條件，其中在后申請的實用新型已被授權。

相關專利申請案例：案例1：發明200910186850.4，實用新型201020061312.0；案例2：發明201210040310.7，實用新型201220057328.3。

根據專利法九條一款第一句關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定，對于同一申請人的兩項同樣的發明創造，已授予實用新型專利權，因此，不能夠再授予發明專利申請專利權，否則，將造成重復授權。

對于上述案件的處理，目前有兩種觀點：觀點一，按照“先申請原則”，授予發明專利申請專利權，以此所造成的重復授權可通過后續無效程序解決，以發明專利構成實用新型的抵觸申請無效掉實用新型專利；觀點二，按照專利法第九條第一款的規定的同樣的發明創造只能授予一項專利權，通知申請人對發明專利申請的權利要求進行修改或放棄實用新型[1]-[3]。

筆者認為，首先“先申請原則”針對的是不同的申請人，因而對于同一申請人的在先發明申請和在后實用新型授權情況，其涉及的重復授權方面的具體操作處理不適用于專利法第九條第二款對發明申請進行授權，也就是不應采用觀點一的作法；另外，針對觀點二，雖然發明專利申請允許申請人修改，但是針對某些個案，若需要修改為與實用新型不屬于同樣的發明創造則需要進行超范圍的修改，或是在修改后，申請人難以獲得其預想的權利要求保護范圍。因而修改發明專利申請對申請人來說也是不公平的。同時由于發明申請與實用新型并不是同日申請，因而該情況也不適用于專利法第九條第一款的規定，可放棄實用新型。因此，針對上述的進退兩難之處，筆者認為，從合理合法的角度處理上述情況，較理想的處理方式為：由于實用新型當發明申請發布之后則可因為抵觸申請而被無效，實用新型被無效后，其專利權就自始不存在。因而在發明專利申請結案前，對實用新型提出無效，則該實用新型就自始不存在，從而就能夠滿足專利法第九條第一款的規定而授予發明利專利權。如此審查處理方法，不僅不違反專利法第九條進行重復授權，而且更重要的是規避了發明與實用新型專利權同時存在而可能發生的沖突，防止后續程序的復雜化。

2、不同申請人在同日對同樣的發明創造分別提出了發明和實用新型的申請，且滿足授權的其他條件，其中實用新型已經授權。

相關的專利申請案例，發明申請：201310008540X；申請人：陳軍彪；實用新型：2013200118517；申請人：某保險箱有限公司。

上述發明申請案例的處理也是一個處理法律兩難的境地。由于發明申請與實用新型為同樣的發明創造，而實用新型已授權，因此發明不符合專利法九條一款同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定。另外由于該案屬于“不同的申請人同日提交了相同的發明”的情形，不屬于“同一申請人同日提交了相同的發明創造”的情形，因此發明也不符合專利法九條一款及細則四十一條所規定的放棄實用新型的條件。發明與實用新型同日申請，兩者均滿足授權條件時，由于我國的專利體制中實用新型的審批周期較短，實用新型較發明更快被授權。此時若以專利法第九條第一款的規定來駁回尚處于審查階段的發明，這顯然對發明的申請人是非常不公平的。若為了維護雙方申請人的利益，而對發明申請授權，雖然是體現了專利法的客觀公正，但是卻又一次地踐踏了禁止重復授權的原則。

筆者認為，若直接對發明申請授權，而授權的發明與實用新型則會同時存在因重復授權而被無效的風險，并且還有可能會發生發明與實用新型專利權間的沖突。同樣若直接要求發明申請人對發明進行修改以規避重復授權，對申請人來說也是不公平的，因為針對某些個案，若需要修改為與實用新型不屬于同樣的發明創造則需要進行超范圍的修改，或是修改后的發明申請并不是申請人所預想的權利要求保護范圍。告知申請人發明現所處的法律兩難境地，建議申請人間雙方協商，對發明的申請人或實用新型的專利權人進行變更，以符合細則四十一條所規定的放棄條件，提交放棄聲明，對實用新型進行放棄。若雙方協商不成，才建議申請人對發明進行修改以規避重復授權。并告知申請人，若直接對發明授權，發明與實用新型則會同時存在因重復授權而被無效的風險。

3、結語

禁止重復授權的立法本意主要是為了防止專利權產生沖突，而該專利權產生沖突又主要體現在專利侵權階段，因而在認定專利申請是否重復授權的時候，筆者認為重復授權的認定中引用侵權的概念能更準確的把握重復授權的含義。立法禁止重復授權的目的是為了避免兩項權利發生沖突，因而只有兩項權利同時存在而且都有效時，才有發生沖突的可能。無論如何，審查處理過程中仍需注重依法處理并平衡申請人與公眾的利益，同時還要考慮后續專利權發生沖突的可能。

參考文獻

[1] 丁德寶，蘭瑾耀，代玲莉. 對重復授權判斷的一點思考[C]. 2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇，第三部分，2014.

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[3] 朱紅霞，王曉明，扈娟，高天柱. 關于同一申請人“一件在先申請和一件在后專利權”在涉及重復授權方面的思考[J]. 審查業務通訊，2013（1）：46-49.

作者簡介：葉嘉欣，1988年8月，女，廣東省惠州人，碩士，專利審查員，審查水處理領域專利。