美國專利訴訟中事實問題和法律問題二分的研究

徐 薇 劉 影

一、引 言

美國作為普通法國家，其專利法律體系隨著各種判例的更新而不斷演進，體現了判例法的特別之處。美國與我國訴訟一個顯著區別在于美國訴訟中存在陪審團制度①王學棉. 美國民事訴訟陪審權利適用標準演變[J]. 北方法學，2012（4）: 113-119。在美國民事訴訟中，除非在一個純粹衡平訴訟的請求（equitable claim）的案件中，原告和被告中的任何一方都有權要求陪審團針對某些問題進行審理②理查德.D.弗里爾. 美國民事訴訟法[M]. 張利民等，譯. 北京:商務印書館，2013: 504-521。與美國陪審團制度密切相關的一個法律概念是法律問題（matter of law）和事實問題（matter of fact）的二分③ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials. 3rd edition [M]. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184。一般而言，在美國專利訴訟中，陪審團負責審理事實問題，而法官負責審理法律問題。然而在我國專利訴訟中，法官既負責法律適用，也負責事實認定④陳杭平. 論事實問題與法律問題的區分[J]. 中外法學，2011，23（2）: 322-336.。大量美國司法判例表明，事實問題和法律問題的區分會直接影響原被告雙方的程序和實體利益，進而影響案件最終審判結果。因此，事實問題和法律問題的區分通常會成為美國專利訴訟雙方的爭議焦點。

二、事實問題與法律問題的基本規定

一般而言，事實問題涉及到案件的基本事實要素，包括侵權的主體、是否構成侵權行為、侵權行為發生的時間、范圍以及侵權主體的主觀狀態，比如是否存在故意或者重大過失。而法律問題則涉及到法官對于法律解釋以及統一適用等方面，包括對法律以及權利要求的解釋、各種衡平法抗辯（equitable defense），比如不當行為抗辯（equitable misconduct defense）、懈怠抗辯（laches defense）或者專利濫用抗辯（right misuse defense），以及是否給予懲罰性賠償等量刑問題。在美國專利訴訟中，通過大量司法判例逐步確定了專利訴訟程序中事實問題和法律問題的具體范疇。具體而言，專利新穎性（novelty）、書面描述（written description）以及侵權訴訟中是否構成等同侵權（doctrine of equivalent）以及侵權損害賠償等問題都被認為是事實問題⑤ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials [M]. 3rd edition. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184.。而專利適格性（eligibility）、可實施性（enablement）、非顯而易見性（non-obviousness）、優先權是否成立（entitlement to benefit of earlier-filed application）以及權利要求的解釋（claim construction）等則被認為是法律問題。當然對于一些法律問題，其中也可能存在一些附帶的事實認定，因此這些問題也通常被稱之為法律與事實的混合問題（mixed matter of law and fact）。在美國訴訟實踐中，事實問題一般是由陪審團依據陪審團指示（jury instruction）進行審理。在陪審團對案件基本事實做出審理之后，法官基于陪審團的事實認定對法律問題進行審理。

美國專利訴訟中事實問題和法律問題的二分，除了影響專利訴訟審理過程中法官與陪審團的分工之外，還使得二審法官在面對不同問題時會采取不同遵從或謙抑程度（deference level）⑥陳維國. 美國專利訴訟：規則、判例與實務[M]. 北京: 知識產權出版社，2014:242-250.。這與我國法院二審的全面審查標準明顯不同，即國內二審一般不區分事實問題和法律問題，而是對所有問題進行全面審查。另外，在我國訴訟的二審程序中，法官也不會針對事實問題和法律問題的不同而采用不同的審理標準。具體而言，在美國訴訟實踐中，對于一審法官審理的法律問題，在二審中可以完全重新審理（de novo review），而不需要對一審法官審理的法律問題有任何謙抑。這主要是為了統一各級法院的法律適用尺度。而在沒有陪審團審理事實問題的案件中，對于一審法官審理的事實問題，在二審中采取明顯錯誤標準（clear error）來進行重審，即除非一審法官在認定事實問題的過程中存在明顯錯誤，否則二審對上述事實問題的認定要予以遵從。對于一審中由陪審團審理的事實問題，則在二審中采用更嚴格的充分證據標準（sufficient evidence）進行審理。也就是說，法官會站在理性人角度，只要認為已有的證據足夠支持陪審團所做出的事實認定，則二審法官就需要維持該事實認定結論。

需要注意的是，盡管在美國專利審查和雙方重審（Inter Partes Review，IPR）中沒有陪審團的存在空間，但是同樣也存在事實問題和法律問題的區分。例如對于美國IPR程序中，針對美國專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）審查員做出的法律適用，美國聯邦巡回上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）會按照de novo 標準進行重新審理，而對于PTAB審查員認定的事實問題，CAFC會按照充分證據原則進行審理，也就是通常會對PTAB審查員做出的事實認定給予更多尊重。

下面結合兩個美國最新專利案件，討論事實問題和法律問題的區分如何在程序和實體上影響美國專利侵權訴訟以及IPR程序的審理。

三、Teva Pharm. USA Inc. v. Sandoz Inc.案⑦ Teva Pharmaceuticals USA，Inc. v. Sandoz，Inc.，No. 13-854，574 U.S.，2015.

Teva Pharm. USA Inc.（以下稱之為“Teva”）是一家美國制藥公司，致力于藥品和活性藥物成分的研發。2008年8月，Teva公司在紐約南區法院起訴Sandoz Inc.（以下稱之為“Sandoz”公司）侵犯其7件美國專利（包括美國專利No. 5，981，589，以下稱之為“589專利”），要求法院判決被告停止侵權并賠償損失。589專利的獨立權利要求如下。

1. 一種共聚物-1，其具有約5至9道爾頓分子量，所述共聚物-1通過過程制備，所述過程包括以下步驟： 將受保護的共聚物-1與氫溴酸反應以形成三氟乙酰基共聚物-1，利用水性哌啶水溶液處理所述三氟乙?；簿畚?1，以形成共聚物-1，以及純化所述共聚物-1，以生成具有約5至9道爾頓分子量的共聚物-1。

雙方爭議焦點在于，權利要求1中的術語“分子量”（molecular weight）是否符合美國專利法112（b）要求的清楚性（indefiniteness）。在一審中，Sandoz公司以術語“分子量”不清楚為由挑戰專利的有效性。法官依據外部專家的證人證言，認定該術語足夠清楚。具體而言，法院認定對于本領域普通技術人員而言，術語“分子量”就是指通過說明書中第一方法計算得到的分子量，即峰值平均分子量。因此，地區法院維持該專利有效。

Sandoz公司不服該判決，上訴到CAFC。CAFC做出了不同于一審的判決，即認定術語“分子量”不清楚并判決專利無效。在二審判決書中，CAFC認為權利要求的解釋屬于法律問題，即二審應該以de novo準則重新審理地區法院做出的權利要求解釋。特別地，CAFC認為針對地區法院在權利要求解釋中涉及的一些事實問題，CAFC也應該重新進行審理，而不必對地區法院的事實認定有任何遵從。

Teva公司不服CAFC的判決，向美國最高院申請再審。最高院在判決中指出，盡管權利要求的解釋是一個法律問題，但是對于其中附帶的事實問題，二審應該采取明顯錯誤標準，而不能完全重新審理，這意味著二審應該對一審做出的針對附帶事實問題的認定給予更多尊重。因此，最高院推翻了二審判決并發回CAFC重審。

長期以來，在美國專利訴訟中，權利要求的解釋一般是在證據開示完成之后、陪審團審理之前由聯邦地區法院的法官在馬克曼聽證（Markman hearing）中進行審理，而該聽證程序中沒有陪審團存在的空間，所以權利要求的解釋一直都被認為是只能由法院審理的法律問題。但是，在本案判決書中，最高院的多數意見認為，如果地區法院在進行權利要求解釋時僅僅依據涉案專利的內部證據，即專利權利要求、說明書以及審查歷史，則法官做出的權利要求解釋屬于純粹的法律問題，相應上訴法院應該進行重新審理。但是，如果地區法院依據外部證據（例如：專家證言、字典、工具書等）解釋權利要求，在這種情況下與權利要求解釋有關的事實爭議則被認為是附帶的事實問題。地區法院需要就這些附帶事實問題做出認定之后，再依據認定結果進行權利要求的解釋。所以，權利要求的最終解釋是一個法律結論，相應在二審中應該被重新審查，但是如果二審法院要推翻地區法院做出該法律結論所依據的事實認定，則二審法院必須指出地區法院在事實認定中犯有明顯錯誤才可以。也就是說，如果一審法官在上述事實認定過程中沒有明顯錯誤，則二審必須維持地區法院的認定結果。

從Teva案我們可以發現，美國聯邦法院對于權利要求的解釋屬于事實還是法律問題的認定，采取了更加靈活和務實的途徑。在一定程度上表明，美國司法實踐調整了之前以非黑即白的方式來區分事實問題和法律問題，而是在具體案件中對事實和法律問題采用更為靈活的劃分。通過這種調整，美國最高院可能試圖平衡事實和法律問題的區分對案件最終審理結果的影響。在某種程度上，這一轉變也證明了在本體論或認識論意義上區分事實問題和法律問題是很難做到的⑧陳杭平. 論事實問題與法律問題的區分[J]. 中外法學，2011，23（2）: 322-336.。

四、Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.案⑨ Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.，2017-2220（Fed. Cir. Dec 20，2018）

Vivint，Inc.（以下簡稱“Vivint”）是一家智能家居解決方案提供商。2015年6月，Vivint公司在美國猶他地區法院起訴Alarm.com（以下簡稱“Alarm”）侵犯其6件美國專利（包括美國專利No. 6，147，601，以下簡稱“601專利”），要求法院判決被告成立故意侵權，要求被告三倍賠償原告損失。作為反制，被告Alarm在PTAB發起了IPR程序⑩IPR2016-00116，其中601專利的從屬權利要求26如下。

26. 根據權利要求22所述的系統，所述系統監視多個設備，每個設備具有識別碼，所述服務器還包括：

第一存儲器，其上存儲有所有被監視設備的設備識別碼;

第二存儲器，其中存儲所有所述用戶定義的通信遠程設備的通信設備標識碼，所述通信設備標識碼被配置在多個所述用戶定義的消息簡檔中。

在PTAB審理中，雙方爭議焦點在于權利要求26中術語“通信設備標識碼”的解釋，專利權人主張“通信設備標識碼”僅包括設備ID以及設備序列號，而對比文件Shetty（即，美國專利No.5，808，907）中的電話號碼或者電子郵件地址不與特定設備相關聯，因此對比文件Shetty沒有公開權利要求中的“通信設備標識碼”。然而，IPR請求人Alarm認為專利權人關于“通信設備標識碼”的解釋不符合IPR程序的權利要求解釋規則，即最寬合理解釋原則（Broadest Reasonable Interpretation，BRI），認為“通信設備標識碼”應該包括電話號碼或者電子郵件地址。PTAB最終認可了專利權人Vivint做出的解釋，并且認可了專家證人Denning的證言，即在對比文件Shetty中，通過電話號碼或者電子郵件的方式無法確定一個特定設備。

隨后IPR請求人Alarm上訴到CAFC。CAFC推翻了PTAB關于“通信設備標識碼”的解釋。在審理過程中，專利權人主張術語“通信設備標識碼”的解釋是根據專家證言的外部證據做出的，因此應該屬于事實問題，進而CAFC應該采用充分證據標準進行重審，即只要有充分的證據支持PTAB的認定，CAFC就應該遵從PTAB做出的事實認定。但是，CAFC認為涉案專利文件中教導了電話號碼可以唯一確定通信設備，因此PTAB關于“通信設備標識碼”的解釋與涉案專利文件中記載不符。此外，CAFC不認為PTAB的認定應該被遵從，因為PTAB關于上述權利要求術語的解釋并沒有參考外部證據。具體而言，雖然PTAB認可了專家證人Denning的證言，但是該外部專家證言僅僅是用來解釋對比文件Shetty中公開內容，而并不是用來解釋權利要求中的術語。因此，在本案中，審查員對于權利要求中“通信設備標識碼”術語的解釋并不屬于事實問題，而屬于法律問題。所以，CAFC可以采用de vono原則來重新審理PTAB的結論，而不必遵從PTAB的認定?；谝陨峡紤]，CAFC推翻了PTAB的認定。

從Alarm案可以發現，在PTAB的IPR程序中，只有那些用來支持權利要求術語解釋本身的外部專家證言所對應的事實爭議才有可能構成二審中需要審理的事實問題，而用來解釋權利要求與對比文件關系的專家證言可能不會被認為屬于事實問題，相應地二審也不會對一審做出的認定給予更多遵從。通過這個判例可以發現，在訴訟中爭議雙方可以更多考慮借助專家證言之類的外部證據來解釋權利要求中相關術語的事實爭議，而不要僅僅使用專家證言來解釋對比文件的公開內容。只有通過這種方式，二審法官才有可能認定該事實爭議屬于二審中需要解決的事實問題，從而在PTAB中一方獲得的有利判決才不容易被CAFC推翻。

五、結 語

通過以上判例可以發現，在美國專利訴訟中事實問題和法律問題的區分除了直接影響一審（事實審）中法官以及陪審團的分工之外，還會影響二審（法律審）中到底采取何種重審標準。因此，事實問題和法律問題的區分深刻影響了整個美國專利訴訟程序。一些具有美國特色的訴訟程序，比如馬克曼聽證、陪審團審理以及大量運用專家證人也正是源自于此。特別地，在馬克曼聽證程序中，對于權利要求的解釋，盡管內部證據通常優先于外部證據，但是原被告雙方仍可以嘗試使用專家證人證言以及外部證據資料對其中附帶的事實爭議進行解釋。通過這種方式，這些一審中附帶的事實爭議可能在二審中被認定屬于事實問題，而非法律問題。相應地，二審也會以明顯錯誤等更嚴格的重審標準來審查這些事實問題，從而一方當事人可能更容易獲得穩定的一審判決。因此，在美國專利訴訟中，當事人需要對相關爭議點屬于事實問題還是法律問題的定性做出梳理和預判，并基于此制定整體訴訟策略以及搜集內外部證據。而對于一審裁判結果不利于己的一方，也可以考慮從事實問題和法律問題定性的角度出發提出上訴理由，以期獲得更大的改判機會。本文代表筆者個人觀點，不代表本單位的立場和觀點。