淺談PCT申請在國際階段的檢索和實質審查

馬 彥

在PCT申請的國際階段中，申請人會面臨很多關于檢索和審查的選擇。例如，需要請求進行國際審查報告嗎？是否還需要請求補充檢索報告？已經收到國際審查報告了，還需要請求初步審查嗎? 目前進行的如火如荼的五局協作檢索試點和其他檢索審查有什么區別？本文就以上這些常見疑問，結合申請的實際情況和國家階段專利戰略，對PCT國際階段的各種檢索和實質審查做詳述說明。

一、國際檢索報告

請求國際檢索是PCT國際申請的必要環節。在提交PCT國際申請的同時，需要在請求表上指定國際檢索單位。如向中國受理局提交的PCT申請，必須指定中國國家知識產權局作為國際檢索單位，并繳納國際檢索費。

【期限】國際檢索報告由國際檢索單位作出，期限是自國際檢索單位收到檢索本（即國際檢索單位的國際申請副本）起3個月內，或者自優先權日起9個月作出，以后到期者為準。

【內容】國際檢索報告包含多項內容，包括對任何被認為與發明有關的文件的引證、發明技術主題的分類號（按國際專利分類）、已檢索技術領域，及任何已檢索的電子數據庫。國際檢索報告標明引用的對比文件所涉及的權利要求，以及所引用文件的類別，以及與新穎性和創造性評價有關的相關程度。此外，國際檢索報告會標明國際檢索單位同意申請人所提交的發明名稱和摘要。如果國際檢索單位不同意其一項或均不同意，那么國際檢索報告將附有由國際檢索單位所確定的發明名稱和/或摘要的文本。值得注意的是，國際檢索報告不包括任何意見、理由、論證或解釋。

【公布及修改機會】國際檢索報告一經作出，國際檢索報告就會發送給申請人和國際局。國際局在國際申請公布的當天在PATENTSCOPE上公布國際檢索報告，除非國際局在國際公布技術準備工作完成之后3收到國際檢索報告。這種情況下國際局會在收到報告后盡快公布。PCT并未允許申請人對國際檢索報告提出意見。但根據PCT條約第19條，申請人可以在收到報告后有權享受一次機會修改國際申請的權利要求書。

國際檢索報告是國際檢索單位的書面意見、任何專利性國際初步報告和國際初步審查單位或指定（或選定）局對國際申請作出任何審查的基礎。

二、國際檢索單位的書面意見

國際檢索單位在制作國際檢索報告的同時制作書面意見，是對發明專利性的初步無約束力的意見，并且包含在國際檢索單位審查范圍內關于國際申請是否符合條約和實施細則要求的意見。國際檢索單位的書面意見包含對國際檢索報告參考文件相關性的詳細解釋，并分析這些參考文件如何影響發明的潛在專利性。這里的專利性即發明是否具備新穎性、創造性（非顯而易見性）和工業實用性。該書面意見在范圍上與國際初步審查單位在國際初步審查階段所作出的書面意見十分相似。

需要注意的是，在國際檢索單位的書面意見當中，相關現有技術的日期為優先權日，而在國際檢索報告當中，現有技術的日期為國際申請日。

國際檢索單位的書面意見與國際檢索報告同時發送至國際局和申請人，同樣在國際申請公布的當天在PATENTSCOPE上公開發布，除非國際局在國際公布技術準備工作完成之后收到國際檢索單位的書面意見，這種情況下國際局會在收到書面意見后盡快發布。 雖然PCT實施細則中沒有特殊條款規定允許申請人對國際檢索單位的書面意見作出評論，但是申請人如果對書面意見并非完全滿意并且希望提交任何評論、爭辯或意見的，在未要求國際初步審查的情況下，仍可向國際局提交“非正式意見”。

三、補充國際檢索報告

在“主”國際檢索之外，申請人可以在支付額外費用后選擇請求提供補充國際檢索服務的國際檢索單位進行補充國際檢索。這些單位包括歐洲專利局、奧地利專利局等。被指定進行補充檢索的單位在對提交的國際申請進行檢索時，如果在補充國際檢索開始之前能夠獲取由國際檢索單位作出的國際檢索報告和書面意見，則會考慮國際檢索報告和書面意見。

【期限】補充國際檢索報告應在優先權日起28個月內作出，并在國際局收到后立即發布于PATENTSCOPE上。

【內容】補充國際檢索報告（SISR）不會伴隨書面意見，但是可能包含書面意見中可能出現的關于引證文件及檢索范圍的說明。該服務完全是可選項目，但在申請人需要對在先技術有更全面的了解時，尤其是涉及特殊語言時，可能對申請人有益。

目前，向中國受理局提交的PCT申請人，被請求做出補充檢索報告頻率較高的檢索單位為歐洲檢索局。與進入中國的專利申請的審查不同的是，根據PCT進入歐洲階段的專利申請包括兩個階段，即檢索階段和實質審查階段。一般而言，中國申請人提出的PCT申請在國際階段的檢索單位是中國國家知識產權局，而EPO對于國際階段檢索單位為非EPO的Euro-PCT專利申請，會發出補充檢索報告并附有關于專利性的補充檢索書面意見。具體流程可見圖1。

圖1 歐洲區域階段概述

由圖1可見，國際階段檢索單位為非EPO的Euro-PCT專利申請會額外增加等待歐洲局發出補充檢索報告的流程。不過，根據《Euro-PCT指南》第574-576條規定，凡是國際階段申請EPO做出補充檢索報告的Euro-PCT專利申請，便和國際階段檢索單位為EPO的申請等同，無需在進入歐洲階段重復做出補充檢索報告。這對于將中國局作為受理局的PCT申請是個利好的消息。這意味著，如果在國際階段要求EPO做出補充檢索報告，便能加快歐洲階段的授權時間。另外，提前在國際階段獲得EPO的補充檢索報告，也有助于申請人評估在歐洲的專利授權前景。對于報告中不利的檢索結果，可相應地在進入歐洲階段時對申請文本做適應性修改。或者可決定是否需要進入歐洲階段。畢竟歐洲階段的專利申請費用相對比較高。

四、五局協作式檢索和審查（CS&E項目）

五局協作式檢索和審查是中美歐日韓知識產權五局（IP5）在PCT平臺下開展的一項試點性新業務。項目的概念是由處于不同地區、使用不同語言的不同局的審查員協作完成PCT申請的國際檢索與初步審查工作，產生一份共同的檢索報告，并由主審員負責根據所有參與局的貢獻性意見撰寫最終國際檢索報告。

早在2010年及2011至2012年，歐洲專利局（EPO）、韓國特許廳（KIPO）和美國專利商標局（USTPO）就先后聯合開展了第一期和第二期PCT CS&E項目試點。2018年7月1日，中國國家知識產權局和日本專利局加入了該項目的第三期試點，CS&E項目將在由中國國家知識產權局、美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳和韓國特許廳組成的知識產權五局（IP5）范圍內開展。

本次試點中，五局中由試點國際申請指定為國際檢索單位的專利局為相應試點申請的主審局，主審局的審查員將作為主審員，按照常規國際申請的檢索和審查標準，對試點國際申請做出臨時主審意見（由國際檢索報告和初步審查意見等文件構成），并傳送給其他四局。其他四局將依據各局作為國際檢索單位的職責、以參審局的身份協作完成審查工作，參審局的審查員將作為參審員，參考臨時主審意見，向主審員提供貢獻性的參審意見（由國際檢索報告和初步審查意見等文件構成）。最終的國際檢索報告和書面意見將由主審員參考各參審員的參審意見后做出

向中國受理局提交PCT申請將指定CNIPA作為國際檢索單位，從而由CNIPA作為主審局，其他四局作為參審局。CS&E項目請求必須在提交PCT申請同時提交。在目前的試點階段，只需向CNIPA繳納國際檢索費即可，無需繳納其他任何補充檢索費。一筆檢索費獲得五個檢索局的綜合報告，可謂非常的經濟實惠。申請人可以根據該報告預估PCT申請將來在五個地區中的授權可能性。因此該試點的申請名額非常火爆，試點開展四個月后，試點名額就已到達上限。因此CNIPA目前已終止第三期CS&E項目的申請。我們可以樂觀地預見CS&E項目試點的成功。當五局CS&E項目正式上線后，一次檢索就能讓申請人同時獲得五個大局的檢索報告，大大縮短了國際階段的審查進程，同時知曉申請在五個地區的授權前景，這對于申請人而言，在專利戰略和商業布局上占有了極大的時間優勢，一定程度上幫助了申請人做出對于之后國家階段的申請決策。

五、專利性國際初步報告（第I章）（IPRP Ch. I）

如果申請人未提出國際初步審查要求，即不會作出國際初步審查報告，則國際局將以國際檢索單位的書面意見為基礎，代表國際檢索單位出具名為“專利性國際初步報告（專利合作條約第I 章）”的文件。國際局將專利性國際初步報告（第I章）連同申請人提交的任何非正式意見一并傳送給指定局，并在自優先權日起30個月屆滿之后將報告發布在PAT ENTSCOPE上供公眾查閱。

六、專利性國際初步報告（第II章）（IPRP Ch.II），亦稱國際初步審查報告

如果一件國際申請提出了國際初步審查要求，國際初步審查單位通常會將國際檢索單位的書面意見作為自己的第一次書面意見。

【期限】申請人在PCT實施細則54之二.1（a）規定的期限屆滿之前，即下述期限中后屆滿的期限，國際檢索局作出的書面意見之日起3個月，或自優先權日起22個月，可向國際初步審查單位提交書面請求并繳納初步審查費。

【修改機會】可同時提交申請文件，包括對權利要求書、說明書、附圖和序列表的修改。

【報告內容和公布】國際初步審查單位可以不把國際檢索單位的書面意見用作自己的書面意見，但必須將其考慮在內。國際初步審查單位還必須進行“擴展檢索”，以發現公開于國際檢索報告作出日期之后或國際初步審查單位在該日期后才可查閱的相關現有技術文件。特殊情況下，國際初步審查單位可能作出進一步的書面意見，在此情況下申請人將有機會提交進一步修改或陳述意見。最后，國際初步審查單位制作專利性國際初步報告（第II章）。該報告是關于發明專利性的不具約束力的意見，主要包括關于每一項權利要求是否滿足新穎性、創造性和工業 實用性的說明，同時包含國際初步審查單位認為能夠支持結論的引證文件。如果該報告是基于經修改的PCT申請作出的，所有修改替換頁的副本，都將作為附件附在報告之后。專利性國際初步報告（第II章）通常在自優先權日起28個月屆滿之前作出，并發送給申請人和國際局。國際局向選定局提供報告副本，但通常是在自優先權日起30個月屆滿之后。該報告自優先權日起30個月屆滿之后公開于PATENTSCOPE上供公眾查閱。

七、國際檢索結果在PPH中的應用

中國PPH可以分成常規PPH（亦稱普通PPH）和PCT-PPH兩種。前者是以某國家或地區專利局為OFF，其申請的可授權意見為依據，向OSF提出的加快審查請求。而后者是指PCT申請的申請人，從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位收到肯定的書面意見或國際初步審查報告，指出其PCT申請中至少有一項權利要求具有可專利性，申請人可以請求有關國家或地區階段的申請加快審查。

此可見，國際檢索單位或國際初步審查單位做出的肯定性書面意見或國際初步審查報告對于申請進入中國國家階段后能否請求PPH尤為重要。

當在先申請已經獲得肯定性檢索結果時，在后申請可在提交PCT新案時選擇性地請求國際檢索單位在制作國際檢索報告的同時考慮在先申請的檢索（在先檢索），從而提高在后申請同樣獲得肯定性檢索報告的可能性。

由如果申請人想要請求國際檢索單位考慮在先檢索結果，申請人需要做以下兩點：

1.在請求書表格中表明申請人希望國際檢索單位考慮在先檢索結果。

申請人必須指明在先檢索所針對的在先申請，包括申請日、申請號和申請國家（地區局）等信息。

2.向受理局提供一份在先檢索結果副本以由其傳送至國際檢索單位。該副本應當在提交申請時與國際申請同時提交。但下列情況下申請人可不提供：

（1）如果在先檢索由和受理局為同一局的單位作出。在這種情況下，申請人可以不自己提交在先檢索結果副本，可請求受理局制作并直接向國際檢索單位傳送在先檢索結果副本；

（2）如果在先檢索是由作為國際檢索單位的同一單位或局作出的；

（3）如果在先檢索結果副本對于受理局或國際檢索單位是以其可接受的形式和方式能夠獲得的，例如可 通過電子圖書館獲得，且申請人在請求書表格續第VII欄（第1項）中注明這一事實。

以上大致簡述了請求國際檢索單位考慮在先檢索結果的操作，更具體的操作要點可參見《PCT實施細則》第12條之二。

綜上所述，申請人是否需要啟動上述的檢索和審查程序，可根據日后進入哪些國家階段來決定；同時根據獲得的檢索報告，考慮是否需要修改申請文本，從而決定是否需要啟動初步審查；若希望在國家階段加快授權，可讓檢索局考慮有利的在先檢索報告。申請人可根據申請的實際情況和專利布局，啟動所需的檢索和審查。