商品化權益的商標法保護路徑和保護要件

歐陽琴

2017年1月10日，最高人民法院公布《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》，該規(guī)定自2017年3月1日起施行。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條規(guī)定：“對于著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯(lián)系，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。”該法條實際上首次明確了權利人對作品名稱、作品中角色名稱等享有商品化權益，可以作為在先權益獲得商標法保護。

商品化權益并非我國現(xiàn)行法律所明確規(guī)定的民事權益，對于商品化權益的商標法保護，實際上是北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院、北京市知識產權法院等法院在商標授權確權行政案件的相關判決中逐步予以明確的。早在2006年，日本國株式會社雙葉社就以其享有漫畫作品《蠟筆小新》的商品化權益為由向中國商標評審委員會申請撤銷他人所享有的與“蠟筆小新”相關的注冊商標。近年來，在“馴龍高手”案、“功夫熊貓”案、“The BEATLES”案等商標行政訴訟案件的影響下，對于什么是商品化權益，是否應對商品化權益予以保護，通過何種路徑對商品化權益進行保護、如何劃定商品化權的保護邊界等問題的討論一直熱度不減。基于前述背景，本人擬就商品化權益的商標法保護相關案例進行分析，以期對《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述的商品化權益的商標法保護路徑和保護要件提出自己的一些看法，供大家參酌。

本人在darts-ip的商標數(shù)據(jù)庫中以“商品化權益”為關鍵字進行全文檢索，共計檢索到87個案例，涉及100份文書，既包括實體判例，又包含程序事項和起訴書。由于時間有限，本人重點對“馴龍高手”案1、“功夫熊貓”2、“The BEATLES”3相關案例進行了分析，擬在總結這些相關案例裁判要點的基礎上，結合自己的思考，歸納出關于商品化權益的商標法保護路徑和保護要件。在前述案例中，北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院、北京市知識產權法院均對商品化權益的商標法保護路徑和保護要件予以了論述，通過前述法院論述，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述的商品化權益的商標法保護路徑和保護要件基本可以明確。

一、關于商品化權益的商標法保護路徑

商品化權益是指將能夠產生商業(yè)信譽的知名電影名稱、知名電影角色名稱等與商品或服務結合進行商業(yè)性的使用而實現(xiàn)經濟利益的一種財產性權益。由于目前司法界和學術界就商品化權益的概念并未達成共識，前述定義為本人基于前述案例分析總結而得，僅出于明確后續(xù)分析中商品化權益概念之必要。

通過前述案例分析可知，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述商品化權益，商標法對其予以保護的主要路徑是將其納入2013年《商標法》第三十二條中所規(guī)定的“在先權利”，從而對其予以保護。

2013年《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。商品化權益雖然并非我國現(xiàn)行法律明確規(guī)定的民事權利或權益類型，但并不能就此認定商品化權益不屬于商標法三十二條所說的“在先權利”。該條款所指的“在先權利”應當包括根據(jù)《民法通則》和其他法律的一般規(guī)定而應予保護的民事權益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五條的規(guī)定“公民、法人的合法的民事權益受到法律保護，任何組織和個人不得侵犯”。根據(jù)《中華人民共和國侵權責任法》第二條的規(guī)定“侵害民事權益，應當依照本法承擔侵權責任。本法所稱民事權益，包括生命權、健康權、姓名權、名譽權、榮譽權、肖像權、隱私權、婚姻自主權、監(jiān)護權、所有權、用益物權、擔保物權、著作權、專利權、商標專用權、發(fā)現(xiàn)權、股權、繼承權等人身、財產權益。”可見，對合法民事權益進行保護是我國民事法律制度的一貫宗旨和做法，而商品化權益作為一項財產性權益，凝結著商品化權益人的智慧投入與財產付出，對商品化權益予以法律保護，符合我國民事法律制度的立法本意，亦與商標法的立法目的相吻合。

二、關于商品化權益的商標法保護要件

對任何權利或權益進行保護的前提均在于明確其保護要件，通過前述案例總結可知，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述商品化權益要獲得商標法保護，應當滿足以下要件：

（一）作品著作權處于法律保護期限內，且作品名稱或作品角色名稱具有較高的知名度和識別力，形成了應予保護的商品化權益

作為一種可與商品或服務結合進行商業(yè)性使用而實現(xiàn)經濟利益的一種財產性權益，商品化權益的產生基礎是商品化權益人通過智慧投入與財產付出使得在作品名稱或作品角色名稱與作品形成直接而明確的指向，這種指向關系的強弱，與作品名稱或作品角色名稱的的顯著性強弱及作品本身知名度及影響力的大小密切相關。當作品知名度及影響力達到一定高度時，具有一定顯著性的作品名稱或作品角色名稱，就成為了作品的特定性標記，當其與特定商品或服務進行商業(yè)結合時，會使作品相關公眾將其對于作品的認知與情感投射于作品名稱或作品角色名稱之上，并對與其結合的商品或服務產生移情作用，使其獲得商業(yè)價值與交易機會。也就在此時，才產生了需要法律予以保護的商品化權益。當然，對作品名稱或作品角色名稱的商品化權益進行保護的前提是，作品著作權本身處于法律保護期限內。

（二）訴爭商標標識與知名作品名稱或作品角色名稱較為接近，能夠形成對應關系

訴爭商標標識與知名作品名稱或作品角色名稱越接近，該商標的注冊和使用越容易使消費者將其與相關作品產生聯(lián)系，越容易將其與相關作品建立聯(lián)系，從而損害本應由在先商品化權益人將作品名稱或作品角色名稱與商品或服務相結合，利用作品名稱或作品角色名稱與相關作品的直接而明確的關系而產生移情作用獲得的交易機會和商業(yè)價值，以及因此而能給商品化權益人帶來的財產性權益。

（三）訴爭商標指定使用的商品或服務與作品衍生商品或服務存在一定的關聯(lián)

商品化權益的保護范圍并不當然及于全部商品和服務類別，應根據(jù)訴爭商標指定使用的商品或服務與作品衍生商品或服務是否密切相關，是否彼此交叉或者存在交叉可能，是否容易使相關公眾認為該商標經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯(lián)系進行判斷。在進行上述判斷時，應當考慮作品名稱及作品角色名稱的知名程度、作品所在產業(yè)的普遍衍生商品或服務、特定作品類型及內容情節(jié)、商品化權益人已經或可能實施的許可交易、并適當考慮商標注冊人的主觀惡意。

（四）訴爭商標的注冊和使用將損害商品化權益人的利益

訴爭商標的注冊和使用對商品化權益人利益的損害應當包括擠占商品化權益人本應獲得的交易機會、作品知名度及影響力被不當利用從而增加商標注冊人的交易機會等多種情形。商品化權益人有權將作品名稱或作品角色名稱投入實際使用，即便其尚未投入實際使用，但他人未經許可使用，將使商品化權益人喪失本應由其獲得的交易機會和商業(yè)價值，即便商品化權益人并不打算將作品名稱或作品角色名稱投入實際使用，但他人未經許可使用，則是在不付出任何成本和勞動的前提下獲取了原本不屬于其的交易機會和商業(yè)價值，同樣損害了商品化權益人的利益。

前述關于商品化權益的商標法保護路徑和保護要件僅為本人通過相關案例的初淺分析而得，實質上目前關于商品化權益的商標法保護路徑和保護要件實質還存有不少爭議，關于商品化權益的保護期限、保護范圍、保護正當性等問題亦存在較大爭議，后續(xù)本人將繼續(xù)學習研究，以期對商品化權益相關問題有更深入的研究。

注釋：

1.參見北京市第一中級人民法院（2014）一中行（知）初字第8924號和北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1020號

2.參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1968號、（2015）高行（知）終字第1969號、（2015）高行（知）終字第1973 號、（2016）京行終第4543號以及北京市知識產權法院（2015）京知行初字第 6360 號

3.參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第752號