淺談說明書公開不充分的審查意見答復

吳蔚+范思婕

一、前言

《專利法》第26條第3款規定“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，A26.3的立法宗旨是為了平衡申請人與公眾的利益，做到鼓勵發明創造的同時，促進技術信息的公開，即“以公開換保護”。

一份高質量的專利文件，在獲得最大的保護范圍的同時，又能使技術秘密不過于披露，但是實際專利撰寫時，對于這個平衡的把握能力不足，常會導致申請文件出現不符合《專利法》第二十六條第三款規定的公開充分的問題，分析原因主要分為以下幾點：①由于公開不充分的判斷主體是本領域技術人員，對于本領域技術人員的技術水平高度，存在較強的主觀因素，申請人因為對發明技術方案的深入了解，常常會不經意間高于“本領域技術人員”，將一些本應寫入說明書的“非普通技術”誤認為“本領域的普通技術知識”；②申請人擔心技術被仿制，將技術秘密最大限度保留，導致申請文件中的技術方案無法實現；③審查員與申請人對本領域技術人員的水平把握不同，造成對“公開不充分”存在爭議。申請文件一旦出現原因①、②造成的公開不充分問題，通常很難克服，因為通過修改克服該缺陷，通常會引入原申請文件中沒有記載的內容，造成修改超范圍。對于原因③造成的公開不充分問題，則對申請人答復審查意見通知書的經驗有一定要求。本文主要圍繞第③點論述申請人在面對“公開不充分”的審查意見時，可以采取的應答策略。

二、典型案例

（一）補充現有技術證據，統一本領域技術人員站位

1.案情

申請號200810178864.7，發明名稱：不含異源成分的gM-陰性EHV突變體。

本申請請求保護一種包含蛋白gM缺失的馬皰疹病毒（EHV）的疫苗，但說明書中未提供實驗數據證明所述包含蛋白gM缺失且不含異源元成分的EHV疫苗的安全性和免疫效果。

駁回決定認為：本申請說明書中沒有提供任何實驗數據證明將所述的gM缺失的EHV-1和EHV-4作為疫苗的安全性及其免疫效果，也沒有記載其有效量。本領域技術人員根據說明書公開的內容，無法確認根據本申請的方法制備的EHV-1和EHV-4分離株用于免疫動物時是否會引起感染或其它嚴重副作用，也無法判斷將其作為疫苗接種后是否能取得預期的預防致病性EHV感染的效果。

請求人在復審程序中提交了附件1（WO01/60403A1），其在說明書背景技術中記載gM缺失的EHV具有免疫保護作用，本申請中的gM缺失的EHV與附件1中gM缺失的EHV相比，區別僅在于異源成分（lacZ或GFP）的缺失，病毒本身組分并沒有差別，因此所屬技術領域的技術人員能夠預期本申請中的gM缺失的EHV與附件1中gM缺失的EHV具有相似的特性，即也具有保護力，說明書符合專利法第二十六條第三款的規定。復審撤銷駁回決定。

2.分析小結

對于因缺乏實驗數據而無法預測技術方案是否能夠實現，導致申請文件存在公開不充分問題的審查意見，首先，需要分析該技術方案是否必須依賴實驗結果加以證實才能成立，如果必須依賴實驗結果才能成立，需要查看審查員的審查意見通知書中是否清楚的說明了原因，承擔了初步的舉證責任；其次，還需要判斷技術方案的公開不充分問題可否通過提供現有技術證據說理分析或補充實驗證據克服。

（二）解析發明目的，闡述本領域技術人員能夠實現

1.案情

本申請請求保護一種口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液25-30g、檸檬酸2g、甜菜堿0.3g、大蒜素1.2g。審查員指出說明書中只提到枸杞子提取液，沒有介紹提取方法，因此，說明書沒有對發明作出清楚完整的說明，本領域技術人員不能實現本發明，不符合A26.3的規定。

2.分析小結

對于該案，本申請說明書中記載所要解決的技術問題是提供一種具有提高免疫力的保健飲品，而查閱《中藥大辭典》可知枸杞提取液是將枸杞通過水提或醇提等方法得到提取物，其常規功效就是滋肝補腎，提高免疫力等，本申請只是利用其常規功能，雖然本申請說明書沒有記載如何獲得枸杞子提取液，但是顯然本領域技術人員通過常規提取方法得到的枸杞子提取液就能解決本申請提到的技術問題，達到相應的效果。

對于這類案件，首先需要找出審查員指出的造成公開不充分的特征是什么，然后分析該特征在技術方案中起何作用，如果該技術特征只是利用其常規功能或是通過檢索現有技術就能了解該技術特征如何獲得，不影響技術方案的實現、技術問題的解決和技術效果的獲得，則不存在公開不充分的問題。

三、小結

對于公開不充分問題，所有的判斷標準都要基于本領域技術人員，所以，一方面，申請人在撰寫申請文件要注意不能盲目貪求大的保護范圍而夸張技術效果，也不要過于隱藏核心技術，而導致本領域技術人員無法實現本發明，即凡是本領域技術人員無法從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容，均應當寫入說明書中；另一方面，對于申請人與審查員存在“公開不充分”爭議的地方，申請人要明確問題爭議的焦點，從發明的技術方案出發，圍繞所爭議的技術手段分析其所起的作用，并充分了解現有技術，最好能夠提供期刊、書籍等現有技術證據，解釋本領域技術人員能夠實現該發明，而審查員在作出公開不充分的審查意見前應該充分檢索，避免過度質疑，造成申請人不必要的損失。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局，《專利審查指南》.知識產權出版社，2010年.

[2]黃軍生等.國內專利申請文件撰寫中公開不充分問題及答復技巧.《審查實踐與研究》，2014年第1期.

[3]季紅軍.從避免公開不充分角度談專利申請文件撰寫技巧.《中國發明與專利》，2015年第4期.endprint