關于專利法實施細則第51條有待完善的探討*

孟令鵬 周青青

國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心，廣東 廣州 510663

一、法條原文

我國現行專利法實施細則第51條第1款規定[1]：發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。

二、專利法實施細則第51條對實審工作的影響

對一個不熟悉專利申請的人來說，專利法實施細則第51條第1款的上述規定，可以讓申請人對原始申請文件存在的缺陷進行主動修改，實審審查員在發出第一次審查意見通知書時，以主動修改后的申請文件作為審查文本，有利于節約審查程序，提高審查效率。上述情況下的主動補正，筆者稱之為合理使用專利法實施細則第51條的情形。

然而，筆者作為實審審查員，在多年的審查實踐中發現，存在申請人濫用專利法實施細則第51條上述規定的情形。從申請人的角度來講，肯定是希望授權保護盡可能多的權利要求。在想要保護盡可能多權利要求的情況下，按照1件專利的申請流程來說，申請人通常采用的操作是：在收到發明專利進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，通常是在最后1天截止日，申請人會進行一次主動補正，在此次主動補正中，申請人會提交一份修改后的權利要求書，該修改后的權利要求書包括的權利要求往往超過50項，甚至更多。

由于上述主動補正的時機符合專利法實施細則第51條的規定，對審查員來說，在發出第一次審查意見通知書時，所針對的審查文本只能為上述主動補正后的權利要求。

上述基于專利法實施細則第51條主動補正的情形，會明顯增加實審審查員的審查工作量，延長審查周期，降低審查效率。筆者稱之為濫用專利法實施細則第51條的情形。

三、專利法實施細則第51條的修改建議

專利法實施細則第93條第1款規定：向國務院專利行政部門申請專利和辦理其他手續時，應當繳納下列費用：(1)申請費、申請附加費、公布印刷費、優先權要求費……。上述規定中的“申請附加費”[2]，包括權利要求附加費和說明書附加費，其中權利要求附加費是指專利申請中權利要求的數量超過10項后，從第11項起每項增收的費用，說明書附加費是指專利申請說明書頁數超過30頁，從第31頁起每頁增收的費用。

本文第二部分給出了一種申請人基于專利法實施細則第51條的規定進行不合理主動補正的情形。通過梳理其專利申請流程可知，申請人完全可以通過一次符合時機的主動補正，提交一個超過10項權利要求的權利要求書，同時免于繳納專利法實施細則第93條第1款規定的申請附加費。當申請人熟悉并采用上述操作進行專利申請時，專利法實施細則第93條第1款關于申請附加費的規定也就成了一種形同虛設，這顯然是與“申請附加費”的立法本意不符的。

為了避免申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規定，堵住“申請人可以提交超過10項權利要求但免于繳納申請附加費”的漏洞，筆者建議，在專利法實施細則第51條第1款的結尾添加一個鏈接到專利法實施細則第93條第1款的規定。具體來說，就是將現行專利法實施細則第51條第1款的規定“發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改”修改完善為“發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。主動提出修改后導致發明專利申請內容過長的，應當按照專利法實施細則第九十三條的規定，繳納申請附加費”。

在面對申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規定進行不合理主動補正時，筆者認為，實審審查員完全可以在不進行檢索的情況下發出第一審查意見通知書，通知書中不涉及其他法律條款的審查，僅通知申請人繳納申請附加費。無需進行檢索的原因在于：申請人在收到繳納申請附加費的通知后，很可能會迫于經濟壓力，在答復審查意見時，重新將申請日提交的不超過10項權利要求的權利要求書作為新的權利要求書。

四、結語

本文結合審查實踐，給出了一種申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規定進行不合理主動補正的情形。為了避免申請人濫用專利法實施細則第51條的規定，規范申請人主動補正時的修改尺度，本文建議，將專利法實施細則第51條第1款關于主動補正的條款與專利法實施細則第93條第1款關于申請附加費的條款進行聯動。

以上是筆者關于實施細則第51條第1款有待完善的粗淺見解，不當之處，還望各位批評指正。