技術效果在主張創造性時的作用
——利用技術效果對公知變化認定與存在結合啟示認定的反駁

高 偉

技術效果在主張創造性時的作用
——利用技術效果對公知變化認定與存在結合啟示認定的反駁

高 偉?

在答復有關創造性的審查意見時，當審查員作出“區別技術特征屬于公知變化”之類的認定，或者當區別技術特征被對比文件公開，審查員作出“有結合啟示”的認定時，可以著眼于從闡述技術效果出發來進行反駁，主張發明的創造性。

技術效果 公知變化 有結合啟示

一、引 言

對創造性的判斷是通過將發明創造與現有技術的對比來進行的，那么首先對發明創造的透徹理解是第一重要的。技術效果是發明創造的技術方案所具備的屬性，對應著發明創造的目的和所解決的技術問題，為了理解發明創造，對技術效果的把握是不可或缺的。對于申請人或者專利代理人而言，在答復關于創造性的審查意見時，熟練地利用技術效果的作用，對說服審查員而言是意義非凡的。

下面結合具體的專利代理實務經驗對技術效果的兩個作用進行說明。

二、作用1：利用技術效果對“公知變化”類認定的反駁

對于“區別技術特征屬于利用公知的變化進行的改型”之類的公知常識認定，作為申請人或者專利代理人常常是感到很難答復的。如果僅以“沒有證據證明區別技術特征屬于公知變化、公知常識”這樣的論述方式答復審查意見，對說服審查員而言往往收效甚微。

筆者以為，作出這樣的認定較多時候是因為審查員對發明的理解不夠完全，對發明的創造性估計偏低。此時，可以著重于闡述該發明的實質內容，使審查員透徹地理解該發明，認可該發明的方案是有用的。如果達到這一目，那么申請人的主張獲得認可就會比較容易。而由于技術效果與技術問題對應，所以為了闡述發明的實質內容對技術效果的說明是非常重要的。

下面結合兩個具體的案例來進行詳細的說明。

【案例1】對象物判定，由“橫向比例判斷”的方式是否容易想到“縱向比例判斷”的方式？

1.案情簡介

該案（CN102099842B）的權利要求1如下：

1．一種車輛周邊監視裝置，……

動物判斷機構，其根據……由所述第2對象物區域提取機構提取出的所述第2對象物區域的縱向寬度相對于由所述第1對象物區域提取機構提取出的所述第1對象物區域的縱向寬度的縱向寬度之比是否在通常的四腳動物所具有的軀干部相對于腿部的高度之比的范圍內，來判斷所述第1對象物區域與所述第2對象物區域是否與指定四腳動物相當。

審查意見認為：對比文件1（US2008/0130954A1）中是根據橫向上尺寸比例來判斷對象物種類的方式，而該發明中是根據縱向上的尺寸比例來進行判斷的方式。然而，由“橫向比例判斷”到“縱向比例判斷”對于本領域技術人員而言是公知變化，因而該發明是顯而易見的。

2.答復策略

在對比文件1中，在第2對象物區域（動物的腿部）的橫向總寬度大于第1對象物區域（軀干部）的橫向寬度的1/2時，判定對象物為動物。然而，這種判斷方式有可能錯誤地將汽車（前后車輪的前后總寬度大于車身的前后寬度的1/2）判定為動物。

與此相對，在該發明中，由于是根據縱向寬度（高度尺寸）之比來進行判斷的，因而不會將汽車判定為動物。即該發明的判斷方式獲得了對比文件1所不具有的技術效果，不能認為是可由對比文件1出發所容易想到的公知改型。

3.案例分析與小結

將該發明與對比文件1比較，如果僅從技術特征上來看，好像該發明與對比文件1的區別僅僅是“橫向比例判斷”與“縱向比例判斷”，然而實質上，對比文件1中采用“橫向比例判斷”的方式的原因在于，考慮到了四腳動物與道路標識存在區別（四腳動物腿部的前后總寬度大于軀干部的前后寬度的1/2，而道路標識不具有這樣的特征）；而該發明中是考慮到四腳動物與車輛等的區別，為避免將車輛誤判為四腳動物，因而采用了“縱向比例判斷”的判斷方式。

所以二者的出發點以及達成的技術效果都是不同的，因而在答復審查意見時，申請人方面以該發明的判斷方式具有“不會將汽車等判斷為指定四腳動物，判斷精度較高”的技術效果為切入點，闡述該發明的實質內容，厘清該發明和對比文件1所解決的技術問題、相應技術方案的技術效果的不同，來反駁審查員的認定，能夠容易地獲得審查員的認可。

在創造性的判斷中，對此發明與現有技術進行時，如果區別特征比較簡單，特別是在類似于該案中“橫向比例判斷”與“縱向比例判斷”這種不同的情況下，如果沒有效果的話，是最容易被得出“顯而易見”結論的。此時一定要深入的分析，使審查員完全理解技術方案的實質內容（包括該發明的實質內容以及對比文件的實質內容），如此才是最有效的意見陳述。

【案例2】由“嵌合在外”是否容易想到“嵌合在內”？

1.案情簡介

該案（CN102814787B）獲得授權的權利要求1是在原始權利要求1的基礎上增加了限定技術特征得到的，其內容較多，囿于篇幅，在此省略了對其的記載。

審查意見認為：該發明與對比文件（US2007/0209814A1）的區別僅是工具保持架（153）嵌合在撞栓保持架（147）內側還是外側的不同，這種不同屬于本領域技術人員能力范疇內的公知變化。

2.答復策略

在對比文件中，如圖1所示，工具保持架153嵌套在撞栓保持架139的外側，因而，工具保持架153需要形成得較大，成本較高，造成了更換成本的升高。

圖1 【案例2】對比文件的附圖

而在該發明中，如圖2所示，工具保持架153嵌合在撞栓保持架147的筒孔內，因而，能夠將工具保持架153制得較小所以其制造成本較低，那么更換成本也較低。即該發明的方式獲得了對比文件所不具有的技術效果，不能認為是可由對比文件的方式容易想到的公知改型。

圖2 【案例2】發明的附圖

3.案例分析與小結

在該發明中，工具保持架153是用于安裝進行沖擊動作的工具頭119的，由于頻繁的沖擊作業，容易造成工具保持架153對工具頭119進行扭矩傳遞的部位產生磨損，從而使得工具保持架153有更換的必要，在此特定的背景下，該發明采用“工具保持架153嵌合在撞栓保持架147內”的結構使得工具保持架153的尺寸較小進而獲得了“降低更換成本”的技術效果。

在主要的發明點因為創造性的原因難以獲得授權，通常即是原始獨立權利要求不具備創造性時，從屬權利要求的內容或者從說明書中選出加入獨立權利要求中的內容的非顯而易見性就很容易被輕視。此時一定要以客觀的角度據理力爭，消除審查員對該發明的主觀不利影響，以期獲得對該發明的授權。

另外，對于使用“技術效果”之所以能夠反駁“公知變化”認定的原因，筆者是這樣認為的：在上述兩個案例以及筆者經歷的其他類似案例（有興趣的讀者可以在國家知識產權局網站上搜索授權公告號為 CN101801614B、CN103814153B、CN102570641B、CN102237747B的案件的審查過程文件）的審查意見通知書中，審查員按照“三步法”來進行創造性評價，但是在“確定區別技術特征”的步驟之后，審查員要么是省略了“確定發明所要解決的技術問題”的步驟，要么是將“發明所要解決的技術問題”確定為“僅僅是提供一種替代方案”。由此推斷，審查員實際上并未清楚地認識到其所評判的發明相對于對比文件所解決的技術問題、所具有的技術效果，因而，通過闡明該發明的技術效果，可以指出審查意見中的推理錯誤，使審查員重新理解該發明，最終說服審查員。

三、作用2：對“有結合啟示”的認定的反駁

在審查過程中，有時發明與最接近的現有技術的區別技術特征會被其他對比文件所公開，此時的審查意見通常是“對比文件給出了通過結合而得到該發明的技術啟示”。此時，利用技術效果的不同來主張對比文件并未給出“結合啟示”是一個有效的答復策略。下面試舉兩個案例進行說明。

【案例3】冰箱門抽屜背板，現有結構轉用發明的創造性

1.案情簡介

該案（CN102287992B）獲得授權的權利要求1如下：

1．一種冰箱門，包括冰箱門體（1），其特征在于，所述冰箱門體（1）上設有貫通門體的開口，在所述開口內設置有抽屜（2），……所述背板（2c）的高度低于所述左側板（2b）以及右側板（2b），以便于在打開冰箱門體（1）時從里側向所述抽屜（2）中裝入或取出食品。

審查意見認為：權利要求1與對比文件1（CN201476456U）的區別特征在于，“背板（2c）的高度低于左側板（2b）以及右側板（2b）”，然而，這一技術特征被對比文件2（CN102042739A）所公開，因而可由對比文件1與2的組合容易地得到該發明。

2.答復策略

在該發明中，參見圖3、圖4，抽屜2是安裝在貫通冰箱門體1的開口中的，在打開冰箱門體1時，用戶面對著抽屜2的背板2c，能夠方便地經由較低的背板2c的上方來存、取物品。

圖3 【案例3】發明的附圖（一）

圖4 【案例3】發明的附圖（二）

而在對比文件2中，如圖5所示，其中涉及的抽屜6不存在該發明中那樣“冰箱門體打開時抽屜背板面對用戶”的使用狀態，所以其作用效果不同于該發明。因而，對比文件2中不存在通過結合以得出該發明的技術啟示。

圖5 【案例3】對比文件2的附圖

3.案例分析與小結

在該案中，如果僅僅看抽屜本身的結構，對比文件2與該發明是相同的。然而，二者的安裝狀態以及使用情況卻是不同的，即該發明中的抽屜是安裝在貫通門體的開口中的（安裝狀態），在門體轉動打開時，操作者面對著抽屜的背板（使用情況）；而對比文件2中的抽屜就是安裝在冰箱箱體中的冰箱門（安裝狀態），其動作僅僅是抽拉滑動，不存在操作者面對抽屜背板的情況（使用情況），因而二者具有不同的技術效果。申請人方面以此為出發點來反駁審查員作出的“有結合啟示”的認定，指出其創造性判斷過程中的必要環節存在漏洞，最終獲得了審查員的認可。

在許多案件中，如果對比文件的技術領域或者使用狀態等不同于該發明，那么審查員作出的“作用相同”的認定很有可能是不正確的。這是因為關于現有技術中是否給出相應的技術啟示，《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節中有如下規定：“所述區別技術特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別技術特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。”由此可知，“作用相同”是指區別技術特征在該發明中的作用與在對比文件中的作用的相同，而并非指在該發明中的作用與該區別技術特征所能夠產生的作用的相同，對這一點要特別予以注意。

【案例4】常見配置轉用于特定情況所形成的發明的創造性

1.案情簡介

該發明（CN101778702B）涉及的是一種燃氣式打入工具中的開關配置方式，審查意見認為：對比文件1（US2006/0185630）中公開了燃氣式打入工具的風扇開關，其與該發明的區別僅僅是開關的配置方式不同，然而，該區別被對比文件2（CN2526963Y）、對比文件4（CN85100409A）、對比文件5（CN2333583Y）所公開，因而可以由這些對比文件的結合容易地得到該發明。

2.答復策略

（1）針對對比文件2

在該發明中，參見圖6，由于風扇開關15的動作按鈕15b的移動方向與接觸桿9的移動方向相交叉，因而，接觸桿9受到沖擊時不會正面直接撞擊開關的動作按鈕15b，避免了風扇開關15受撞擊而損壞。

圖6 【案例4】發明的附圖

而對比文件2（參見圖7）涉及的是配置在建筑物消火栓箱中的火災報警按鈕，因而推桿6上不會受到工作沖擊，所以與推桿6配合的開關4的設置方式起到的作用不是避免沖擊損壞，因而，對比文件2中不存在結合對比文件1中以得到該發明的技術啟示。

圖7 【案例4】對比文件2的附圖

（2）針對對比文件4

參見圖8，在對比文件4中，頂桿14一碰到行程限位開關15，離心輥磨機的電源就被切斷，停止工作，即頂桿14不會沖擊限位開關15，因而限位開關15的配置方式沒有防止遭受沖擊損壞的作用。故而，對比文件4中不存在得到該發明的技術啟示。

圖8 【案例4】對比文件4的附圖

（3）針對對比文件5

參見圖9，對比文件5中的驅動齒條5的動作受控于齒輪7的驅動力，無論開關2K1、2K2、2K3怎么配置，驅動齒條5的行程動作都不會對開關產生沖擊，所以3個開關的配置方式不具有緩解沖擊的作用效果，因此對比文件5中不存在得出該發明的技術啟示。

圖9 【案例4】對比文件5的附圖

3.案例分析與小結

該案的發明涉及的是一種燃氣式打入工具（釘槍），其中的接觸桿9不但與風扇開關15的動作按鈕15b接觸還與被打入材料W接觸，因而在進行打入作業時接觸桿9會受到來自的被打入材料W的反作用力（沖擊），且會將該沖擊傳遞給風扇開關15的動作按鈕15b。在這樣特定的背景下，采用本發明的結構，即，風扇開關15的動作按鈕15b的移動方向與接觸桿9的移動方向相交叉，而不是使雙方的移動方向一致，因而，即使接觸桿9受到沖擊而發生移動，但是它不會正面直接撞擊開關的動作按鈕15b，避免了風扇開關15受撞擊而損壞。

對比文件2涉及的是火災報警按鈕，對比文件4涉及的是離心輥磨機，對比文件5涉及的是汽車離合器自動控制裝置，它們的技術領域不同于該發明，所公開的開關的使用環境并非該發明那樣的特定環境，所產生的技術效果、作用也不同于該發明，故而這些對比文件都沒有給出通過結合以得到該發明的啟示。

另外，在該發明中，“開關的按鈕的移動方向與使該按鈕動作的部件的移動方向相交叉”這樣的開關配置方式可以說是比較多見的，筆者推測審查員正是有這樣的認識或者經驗所以才不斷地進行檢索提出多份新的對比文件。然而，申請人方面從技術效果出發，論述對比文件中公開的開關配置方式所起的作用都不同于該發明，因而不存在通過結合以得到該發明的啟示。通過這樣的答復策略，最終獲得了該發明的授權。

四、結 語

上述這些案例的共通點在于，所涉及的發明都屬于改進型發明，且發明點的結構相對比較簡單，也就是與最接近的現有技術的區別技術特征比較簡單，因而容易被認為是顯而易見的發明，常常收到“區別技術特征屬于公知變化”或者“對比文件給出了通過結合以得到該發明”之類的審查意見。對于這樣的審查意見的答復，由于區別技術特征本身是簡單的，以此為中心點來進行意見陳述的話難以獲得期望的效果；因而，可以著眼于從闡述技術效果出發來闡述發明的本質，解明其與現有技術的不同。根據上述案例的實務經驗，這是一條行之有效的意見陳述之路。

北京華夏正合知識產權代理事務所。