淺析美國涉及商業方法專利的審查政策歷程

張子路 唐俊峰

淺析美國涉及商業方法專利的審查政策歷程

張子路?唐俊峰??

本文從申請量變化趨勢入手，按時間順序梳理美國涉及商業方法專利的審查政策變化的具體事件，梳理一系列具有影響力的案例的歷次司法判決對申請量的影響。本文還展現了涉及商業方法的專利判例在不同時期被推翻、替代的歷程，反映了隨著美國司法實踐的發展對涉及商業專利審查政策的曲折變化。通過分析這些判例對各年度申請量的影響，可以看出美國階段性專利審查政策表現出控制或鼓勵之間搖擺的政策傾向，有助于理解我國《專利審查指南》修改可能導致的對申請量的影響。

美國 商業方法 專利 審查政策

一、引 言

國家知識產權局于2017年4月1日起施行新修改的《專利審查指南》。其中在《專利審查指南》第二部分第一章第4.2節第（2）項之后新增一段：“【例如】涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。”從而明確了對涉及商業規則和方法專利的審查政策。在當今“互聯網+”、電子商務、大眾創業的時代背景下，這樣明確審查政策對涉及商業規則和方法的專利將會產生重大的推動作用。

當今世界，各國的專利審查政策已經不是孤立的，而是相互影響的。本文以較早涉及商業方法專利的美國專利審查為樣本，通過按時間線整理分析美國專利商標局（USPTO）的審查政策的歷次變化，來觀察專利審查政策歷次變化對美國相關專利申請的影響，分析商業方法專利相關審查政策的曲折歷程，有助于更加深入地理解我國相關政策出臺的背景和其可能產生的重要影響。

二、美國審查政策變化的歷程分析

（一）美國涉及商業方法專利的申請量變化

1799年3月19日，第一個商業方法專利被授予了Jacob Perkins of Massachusetts，其是一種檢測偽造票據的系統，但是該案卷的記錄因為在1836年的美國專利商標局火災中喪失所以其內容只能猜測。在美國由這一個申請開啟了商業方法申請的序幕。下文中把USPTO涉及商業方法專利申請量與美國涉及商業方法專利的審查政策變化相聯系進行分析，更能直觀體現這一進程。

為此，筆者檢索美國涉及商業方法專利的申請量變化。在Incopat專利分析網站的檢索系統中，以美國專利分類UC的705為入口檢索到141 251件涉及商業方法的專利申請，檢索時間是2017年8月3日。根據其申請量按年份統計，可得到如圖1所示的趨勢。

圖1中申請量統計是基于UC的705分類的公開文本，由于公開文本時間通常滯后申請日18個月的原因，2015～2016年的申請在當前還未全部公開，因此看上去2015～2016年的申請量大幅度消減，但實際2015～2016年申請量應該高于圖1中所示的申請量。

圖1 USPTO商業方法專利申請量年度趨勢圖

圖2 USPTO商業方法專利前十大申請人申請量對比圖

從申請人入口分析，在UC的705分類下，累計申請量最多的前10家企業如圖2所示，其中可以看出，IBM、微軟、美國銀行、EBAY、谷歌等公司名列前茅。

（二）美國審查政策變化的歷程

以歷史事件為順序，根據政策變化和申請量聯合分析，直觀體現申請量量變與審查政策質變的互動發展進程。

1.第一階段（1994～1997年）：從無到有

美國早期并不保護商業方法專利，1994 年的美國專利審查程序指南（MPEP）規定盡管明顯屬于過程或者方法，但是從事商業的方法可因為不屬于該法律分類而被駁回。即規定了商業方法不屬于法定可專利主題。

轉折發生在1996年2月28日，美國專利商標局公布了與計算機相關發明的審查指南。其中對于計算機軟件的可專利性采取了寬泛解釋的態度，對于商業方法相關專利申請的審查不再單獨規定，而是與其他涉及計算機程序的軟件發明專利申請采用同樣的審查標準和程序，也就是說，審查員不能因為該申請屬于商業領域的方法而予以駁回，而是更加強調專利的實用性。該指南稱：“發明沒有必要顯示技術貢獻的實際存在，而只需在技術領域內并產生一種‘有用、具體而且確實的效果’。”

2.第二階段（1998～2001年）：擴張標準

1998 年 7 月裁決的 State Street Bank&Trust 公司訴 Signature Financial Group 有限公司（即State Street Bank 案）標志商業方法專利首次復出水面。在該案中，State Street Bank&Trust 公司對Signature Financial Group 有限公司的一項專門用于管理金融服務信息的數據處理系統的專利提起訴訟。在一審判決中，馬薩諸塞州地區法院以不符合法定主題為由判定該項專利無效。但該判決在上訴審判中被聯邦巡回上訴法院推翻，該法院認為 Signature Financial Group有限公司的數據處理系統（一種管理共同投資基金投資經營的計算機會計系統）不應該因為它是一種商業方法而被排除在專利之外。根據法院的判決，只要 Signature Financial Group有限公司的技術通過了專利性的標準審查，它被授予的專利就應該是有效的。1998 年 7 月，聯邦巡回上訴法院對AT&T公司訴Excel 通信有限公司一案（訴訟客體是 AT&T 公司所擁有的一件長途電話計費系統專利——電話通話信息記錄系統）得出了類似的結論。

1999 年 9 月，Amazon.com 通過網絡定購貨物的系統和方法被授予美國專利（US5960411）。這通常被人們稱為“一次點擊”專利（one-click），該發明涉及的是一套電子商務系統，它提供的方法和系統可以減少購貨人與客戶機系統間的行為及客戶機系統與服務器系統間的數據傳送，從而使電子交易更加方便安全。

20 世紀 90 年代末美國法院的裁決令許多公司紛紛為商業方法尋求專利保護并把這一主題置于戰略日程的首要地位。由此帶來了這一領域專利申請的持續上升。事實表明在美國申請商業方法專利并不過分復雜，但在歐洲尋求保護要艱難得多，而日本的態度則介于二者之間。《歐洲專利公約》有可能要作出一些修改，將第 52 條第（2）款中把計算機程序排除在保護范圍之外這一點去掉，并把單純的商業方法包含在內，但這尚未付諸實施。

2000 年 3 月USPTO提出了商業方法專利行動計劃。

2000年5月，美國有關商業方法的專利已有4 500～5 000件，由于沒有準確的關于商業方法的細分類，這些文獻主要被分在第 7 版《國際專利分類表》（IPC）中的相關分類位置G06F 17/60（以行政管理、商業、經營、監督或預測為目的的數字計算設備或數據處理設備或數據處理方法）中。

2000 年 6 月 14 ～16 日， 日 本 特 許 廳（JPO）、USPTO 和歐洲專利局（ EPO） 在日本東京舉行了專家會談，就有關商業方法發明問題進行了研究和討論。三局一致認為，使用計算機實現的商業方法必須具有技術內容才有獲得專利權的資格；把已被實施了的公知的商業方法只是作通常的自動化處理得到的發明不具有創造性。以此將作為商業方法發明的專利性的判斷基準。

2001年3 月 12 日，USPTO在網上公布了一個有關專利商業方法的新網頁，該網頁包括如：商業方法白皮書，US分類表中與商業方法有關的大類 705 分類表，大類 705 核心數據庫及其申請數據，修改后的關于由計算機完成的發明審查指南，有關商業方法的重要案例和文章，獨立發明人網址，商業方法發明有關問題的解答等。

2001年 5 月報道，在美國得到授權的Amazon發明案和 Signature發明案，在日本申請專利時遭到駁回。

2001年6月，USPTO在網上征求公眾對審查中用于檢索由軟件實現的商業方法專利現有技術數據庫的意見，同時請求公眾提供判定電子商務發明新穎性的其他有關新信息及新資料。其目的是確保在商業方法這一迅速涌現的技術領域中專利的高質量。USPTO在網上公布了已有的商業方法專利數據庫的全部信息。

第二階段小結：美國最初審查實踐中商業方法審查標準是寬松、擴張性的標準。由此導致申請量的快速增長，從1998年申請的1 040件，迅速增加到2001年申請的8 685件。隨著文獻的積累，相關的分類號也在醞釀發展，美國審查標準與日本、歐洲的審查標準也在實踐中碰撞和協調。

3.第三階段（2002～2007年）：建立標準

2002 年1月，JPO 發表文章對 JPO、USPTO、EPO 三方有關商業方法發明共同檢索報告書作了概述。三方一致同意，由于在商業方法領域找到有關現有技術文獻的可能性很高，為提高檢索質量，三局除了在新的商業數據庫及搜索引擎方面交換信息外，還應將檢索工具/資源和包括USC、ECLA和FI/F-term運用方面的信息進行交換。

2003 年 4月23日，Amazon.com 網站的“一次點擊購物方法”（one-click shopping）在EPO獲得專利授權，專利號為 EP0927945B1。對此，歐洲各界眾說紛紜，許多人認為EPO這樣做實際上是不符合《歐洲專利公約》規定的可專利的要求。這在歐洲掀起了對商業軟件可專利性的新一輪辯論高潮。

2003年6月4～13日，世界知識產權組織（WIPO）的56個成員國在日內瓦召開了一次會議，與會成員國一致同意，為傳統知識發明和商業方法專利創建新的類目，并將其納入便于檢索和查找各技術領域專利信息的國際分類系統。IPC 修訂工作組同意創建一個關于商業方法專利的臨時小類（G06Q），類名為：特別適用于行政、貿易、金融、管理、監督或預測用途的數據處理設備或方法。盡管對商業方法的法律保護還存在爭議，但建立相關分類工具對檢索這類專利申請中包含的相關信息非常必要。

2004 年2月11日，USPTO和EPO召開了一次關于商業方法分類 G06Q 小類細分的討論會議。會議建議將G06Q 分成五個大組：經營和管理、付款協議或方案、電子商務、金融和保險、適合特定商業部門的系統或方法。在各個大組下面又細分多個小組。

2004年4月，正當歐盟要求限制軟件專利的授予范圍以及規定純商業方法不可授予專利權之時，要求 USPTO 嚴格可專利性標準的呼聲越來越高。美國電子前沿基金會（EFF）發起了一場抵制商業方法專利的新運動，即“專利搜捕工程（Patent Busting Project）”，目的是尋找相關侵害證明，尤其是盡力找出某些專利申請前已被公知公用的事實以便于提出無效證據，一旦找出那些對公眾利益損害最嚴重的專利，EFF 便針對它們逐一向USPTO提出復審請求。EFF認為，每年都有數量龐大的不良專利申請未按美國專利審查程序的規定充分審查而獲得了授權。例如，一次點擊在線購物（One-click online shopping）。EFF還認為不良專利也會威脅到自由表達，如果允許過度擴張的專利權利要求，則會失去由軟件和技術帶來的表達自由。

在USPTO 2005 年版過渡指南中，引入State Street 案和AT&T 案判例中“有用的、確定的和確實的效果”判斷標準，作為可專利主題的常規判斷標準。State Street案與AT&T案常被稱作為革命，其授權的機器或用機器實施的方法是審查員有時認為應排除專利保護的主題。也許是受到了這兩個案件中某些概括性語言的鼓舞，大量的更加上位的“方法”蜂擁而至。經過評議后，該USPTO 2005 年版過渡指南在2006年成為正式的審查標準。

2006年3月8日，USPTO專利申訴與抵觸委員會對一件涉及純商業方法專利申請作出維持駁回的復審決定。該案涉及的是申請日為1997年4月10日的08/833892號發明專利申請（簡稱“Lundgre案”）。其名稱為“能源風險管理方法”。USPTO不再因為主題涉及“商業”而不是其他而拒絕其權利要求。但是，關于法定保護主題以及用什么檢驗方法確定保護主題仍然留存許多問題。

第三階段小結：在這一時期，商業方法專利申請從美國向外擴張，審查標準在實踐中逐步引起歐洲、日本審查標準的松動。相關國家一起開展審查檢索合作、協調審查標準，并建立了相關的IPC分類號。申請量發生量變的同時，不免引起反對和爭議的聲音，2002～2004年申請量在這些爭議聲音中有所回調。但在2005年版過渡指南的“有用的、確定的和確實的效果”判斷標準的指引下，申請量平穩增加并最終在2007年創造了一個高峰，達到11255件。

4. 第四階段（2008～2009年）：嚴格標準

2008年10月30日，美國聯邦巡回上訴法院舉行全院庭審對In re Bilski商業方法專利申請案（即Bilski案）作出裁決，認定該案所涉的對以固定價格銷售的商品進行消費風險管理的方法專利申請不符合美國專利法第101條可專利性主題的規定，維持了專利申訴與抵觸委員會決定。美國聯邦巡回上訴法院在此案的審理中摒棄了對商業方法專利申請慣用的“有用的、具體的和有形結果”的判斷方法，而引用了美國聯邦最高法院于20世紀 70 年代作出的“機器或轉變”先例判決。美國聯邦巡回上訴法院認為：State Street 案和AT&T 案判例中所持觀點都只是針對由機器執行的方法權利要求，而機器則是落在美國專利法第101 條中的保護客體，因此機器執行的方法在本質上就作用于并轉換物理主題，并且落入美國專利法第101 條中的“方法”保護客體中。但是，對于“非機器執行”的方法，由于它們的抽象性，就會出現關于美國專利法第101 條的爭議。不能因為具有“有用的、確定的和確實的效果”，就直接判定“非機器執行”的方法（例如純粹是數據記錄的方法）是法定主題。

2009 年8 月24日，美國專利商標局開始實施新的過渡指南，用于評價專利申請保護主題的適格性，新版過渡指南放棄了“有用的、確定的和確實的效果”標準，轉而采用“機器或轉換”測試來確定一項方法權利要求是否存在“占先”。這一改變，顯示出USPTO 對于“非機器執行”的商業方法、軟件、算法運用等采取了更加嚴格的審查標準，純粹的商業方法發更加難以獲得專利保護。

第四階段小結：Bilski案的訴訟進程，體現了對商業方法專利逐漸采用更加嚴格的審查標準，收緊了商業方法專利的授權標準。在申請量上反映出2008～2009年的下降趨勢。

5.第五階段（2010～2013年）：去標準化

2010年，美國聯邦最高法院對Bilski 案審理作出判決，雖然判決結果支持了聯邦巡回上訴法院的結論，但是在商業方法專利的授權標準上卻適當進行了放松。聯邦最高法院認為，“機器或轉換”標準是一種重要的、具有實用價值的線索或調查工具，但卻不認可它是唯一的判定標準。

2012 年9 月16 日，在美國總統奧巴馬簽字批準的美國新發明法案中，對商業方法專利設立了特別的授權后重審程序。這一變動也表明美國當前對商業方法專利權持更為謹慎的態度。美國發明法案引入“涵蓋商業方法的重審程序”，旨在減少保護范圍過寬的商業方法專利數量。然而，2012 年9 月設立的“涵蓋商業方法的重審程序”是一項臨時措施，將于2020 年9 月15 日終結，其后美國專利商標局將不再受理任何涵蓋商業方法的重審案件。

第五階段小結：判決對商業方法專利的授權標準進行了選擇性的放松，使得原來的“標準”不再是唯一標準，在申請量上反映出2010～2013年的反彈增長趨勢。

6. 第六階段（2014～2017年）：再度嚴格

2014 年6 月19 日，美國聯邦最高法院對 Alice公司訴CLS銀行侵權一案進行了判決， 維持了聯邦上訴法院關于Alice公司的涉及商業方法的申請不可專利的判決，認定其方案是不可專利性主題。判決中確立了專利適格性判斷“兩步法”，即在判斷一項權利要求是否具有專利適格性之時第一步要確定權利要求是否指向方法、機器、產品或組合物這四類法定主題范疇。如果不符合這四類，則權利要求主題不適格；如果符合這四類，就繼續審查專利適格性，進入第二步。在第二步中，首先需要確定涉訴權利要求是否指向自然法則、自然現象或抽象概念這些不具有專利適格性的基本工具本身。如果答案是否定的，權利要求主題適格，應繼續審查專利適格性的其他實質要件及程序要件；如果答案是肯定的，則需要進一步評估權利要求作為一個整體是否具有專利適格性。USPTO迅速響應，于2014 年12 月16 日發布了2014年可專利主題臨時指南，并征求了公眾意見。

在2015年7 月，美國聯邦最高法院更新發布了商業方法專利適格性的暫行速查指南，明確指出要重點審查涉及抽象概念的專利申請的適格性。能夠肯定的是商業方法不會因為美國專利法而被排除，在滿足一定條件下的申請是具有可專利性的。［1］

至今雖然還沒有里程碑意義的法院判例，但是從審查實踐中已經顯出端倪。例如，對公開號US2013080245A1涉及廣告的專利申請的審查中，其同族專利在日本于2014年4月獲得授權，然而在USPTO于2015年發出“一通”、2016年發出“二通”都指出客體問題，2016年5月修改再審，卻被“三通”“四通”持續指出屬于簡單“抽象概念”。在2017年1月的修改之后，其權利要求保護范圍已經比JPO授權權利要求保護范圍還要小，但依然被“五通”指出屬于“抽象概念”。這都反映出USPTO對商業方法專利授權標準再度收緊。這反映在申請量上的變化就是， 2014年以來申請量的大幅度下跌。

第六階段小結：2014年Alice案之后，商業方法專利授權標準趨于收緊，然而，相關政策的變化有賴于訴訟和法院判決，目前處于量變到質變的積累期。可以預見在不遠的將來，是否扭轉目前的趨勢，有待相關判決。

對照以上各個階段劃分，以各家公司申請量為例來看審查政策階段化的影響，從圖3中可以看出，隨審查政策變化，IBM反應最敏銳。

四、最新動向

2017年5月，據最新報道，在Alice案的判決中確立的上述“兩步法”經過兩年多的實踐引起很大爭議，美國知識產權法律協會（AIPLA）據此針對美國專利法第101條（即專利適格性的標準）提出了修正案，從而替換美國聯邦最高法院2014年6月在Alice案中確立的檢驗專利適格性“兩步法”。

目前的美國專利法第101條內容為：凡是發明或發現任何新穎而有用的方法、機器、制造品、組合物或其任何新穎而有用的改進的人，可以獲得專利，但須符合本篇規定的條件和要求。美國知識產權法律協會提出的修正案為：可受專利保護的發明為（a）專利適格客體：凡是發明或發現任何新穎而有用的方法、機器、制造品、組合物或其任何有用的改進的人，將有資格獲得專利權，但須符合本法規定的條件和要求。（b）專利適格客體的唯一例外：如果權利要求所要保護之客體不符合本條（a）款之規定，但其從整體上考量是存在于自然界且獨立于并早于任何他人行為，并可以由人類思想獨立實施，則其依然具備專利適格性。（c）唯一的適格性標準：一項發明只要符合本條（a）、（b）兩款的規定，則不必考慮本法第102條、第103條、第112條的規定，即無須考慮發明的制造或發現方式，也無須考慮該發明是否包含創新性構思。美國知識產權法律協會認為其提出的修正案可以為未來出現的新技術及不可預見的技術提供合理范圍的適格性標準，同時為了提高可預測性與限制司法干預使得法律更加透明化。

圖3 USPTO前十大申請人申請量的年度變化趨勢圖

由此可見，美國法律界正在醞釀對商業方法專利審查政策新的修改，并且審查標準有走向寬松的企圖，一旦形成正式的審查指南或判例，目前美國商業方法專利申請量下降趨勢應該會有階段性轉變。

五、結 語

通過梳理美國涉及商業方法專利的審查政策變化的具體事件可以看出，在1998年7月裁決的 State Street Bank案，法院認為 Signature Financial Group有限公司的數據處理系統不應該因為它是一種商業方法而被排除在專利之外。這樣的觀點與我國《專利審查指南》的最新修改內容含義有共通之處。然而，美國法律是普通法系統，一系列具有影響力的判例，判例本身會被援引，會立即影響到之后的法律行為。而我國制定法律法規通常在多個案例實踐之后進行總結論證，才能修改更新法律法規，是事后立法，滯后于案例實踐。由此可見，我國修改《專利審查指南》已經是在申請量開始大幅增長的情況下。而美國的判例之后，立即影響了申請量的變化。再借鑒美國申請量變化的規律，著眼未來，我國修改《專利審查指南》之后，涉及商業方法的專利申請量也很可能會大幅度增長，尤其會引起國外申請人在我國申請量的大幅度增長。

［1］楊穎.主要國家商業方法可專利性的比較分析［J］. 電信網技術 , 2017（1） ：8-10.

國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心。

**作者單位：國家知識產權局專利局電學發明審查部 。