如何答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書

職秀娟

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100081）

如何答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書

職秀娟

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100081）

結(jié)合發(fā)明專利實質(zhì)審查工作，指出在答復(fù)審查意見通知書中容易出現(xiàn)的問題；結(jié)合一件發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序中各次意見陳述書，給出如何有效答復(fù)專利審查意見通知書。

發(fā)明專利；實質(zhì)審查；通知書；意見陳述

根據(jù)《中華人民共和國專利法》第37條和第38條的規(guī)定：國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查后，認為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當通知申請人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見，或者對其申請進行修改；無正當理由逾期不答復(fù)的，該申請即被視為撤回。發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當予以駁回。

發(fā)明專利審查意見通知書和針對發(fā)明專利審查意見通知書的意見陳述是發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中的重要環(huán)節(jié)，審查意見通知書指出發(fā)明專利存在的問題，意見陳述書應(yīng)當有針對性的陳述。

1 案例分析

下面結(jié)合案例來看答復(fù)審查意見通知書中出現(xiàn)的典型問題。

1.1 案例一

答復(fù)第一次審查意見通知書的意見陳述書內(nèi)容：

根據(jù)本申請的圖紙結(jié)合權(quán)利要求書及說明書的記載，對比文件與本發(fā)明公開的結(jié)構(gòu)是完全不一樣的，而且解決的技術(shù)問題、技術(shù)領(lǐng)域也完全不同，審查員僅僅將文字上的表述作為創(chuàng)造性的理由我們認為是不符合相關(guān)專利法以及細則等規(guī)定的，而且“根據(jù)審查指南的規(guī)定，發(fā)明名稱應(yīng)納入比對范圍；根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的決定法釋〔2013〕9號，也能看出司法解釋中也將專利名稱納入比對范圍的”，所以名稱的區(qū)別導(dǎo)致訴求完全不同，這樣便可看出本發(fā)明明顯區(qū)別于對比文件；而且鑒于本發(fā)明背景技術(shù)中描述的問題與對比文件中所描述的以及需要解決的技術(shù)問題都是完全不同的。

本申請無論在結(jié)構(gòu)上、還是功能上都與對比文件完全不同，換句話說，完全不具備對比性的文件，何來創(chuàng)造性。

這份答復(fù)意見陳述書中涉及到發(fā)明專利實質(zhì)審查中的多個關(guān)鍵點，如提到結(jié)構(gòu)、發(fā)明名稱，提到技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果，提到專利審查指南、專利法及其實施細則，提到《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的決定法釋〔2013〕9號，但是唯獨沒有指明本發(fā)明專利申請與對比文件的具體不同之處，這樣的意見陳述書空洞，對意見陳述書中指出的問題沒有實質(zhì)性答復(fù)，失去了意見陳述的意義。

1.2 案例二

下面結(jié)合案例二說明如何有效地進行意見陳述。

申請?zhí)枺?013100502874

發(fā)明名稱為：前后方向舵多動力翼飛機。根據(jù)說明書的記載，其要解決的技術(shù)問題是“提高飛機的承載重量、平衡性以及降低起降速度”。為解決該技術(shù)問題，采用的技術(shù)手段是“增加機翼數(shù)量以及取消尾部的一個方向舵、在每個機翼上設(shè)置方向舵、副翼和襟翼”，技術(shù)效果是“提高飛機的承載重量、轉(zhuǎn)向能力、平衡能力以及降低飛機的起飛和著陸速度較高、使得起飛和降落的滑行距離縮短”，本發(fā)明的附圖參見圖1。

圖1

權(quán)利要求：

1.前后方向舵多動力翼飛機，包括飛機的機身，其特征在于：

a.機身的前部和后部兩側(cè)對稱設(shè)有前機翼（A）、后機翼（B）；

b.前機翼（A）后側(cè)設(shè)有襟翼（A5）、副翼（A2），前機翼的下側(cè)設(shè)有一組發(fā)動機（A1），前機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼（A3），方向翼上設(shè)有方向舵（A4）；

c.后機翼（B）后側(cè)設(shè)有襟翼（B5）、副翼（B2），后機翼的下側(cè)設(shè)有一組發(fā)動機（B1），后機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼（B3），方向翼上設(shè)有方向舵（B4）。

經(jīng)實質(zhì)審查，發(fā)出第一審查意見通知書，認為方向翼的數(shù)量和位置屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段，截取核心部分如下：

權(quán)利要求1要求保護一種前后方向舵多動力翼飛機，對比文件1（BRPI0706140A2）公開了一種多動力翼飛機，包括飛機的機身3，a.機身的前部和后部兩側(cè)對稱設(shè)有前機翼1、后機翼2；b.前機翼1后側(cè)設(shè)有襟翼、副翼，前機翼的下側(cè)設(shè)有一組發(fā)動機；c.后機翼2后側(cè)設(shè)有襟翼、副翼，后機翼的下側(cè)設(shè)有一組發(fā)動機，機身3的尾部設(shè)有方向翼12，方向翼12上設(shè)有方向舵13（參見附圖2）。權(quán)利要求1和對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征是：“前后方向舵”，前機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵；后機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵。基于此區(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1相對于對比文件1所實際解決的技術(shù)問題是：如何設(shè)定方向翼的數(shù)量與位置。而對于方向翼的數(shù)量以及位置設(shè)定，是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)控制需要來進行靈活設(shè)置的，這樣的設(shè)置不需要付出創(chuàng)造性的勞動。因此在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。權(quán)利要求1不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，從而不具備創(chuàng)造性。

申請人答復(fù)第一次審查意見通知書的意見陳述書內(nèi)容節(jié)取如下：

關(guān)于方向翼的位置：現(xiàn)有技術(shù)中方向翼常規(guī)設(shè)置都是在機身上的，而且現(xiàn)有技術(shù)中也沒有方向翼設(shè)置在機翼上（包括前后機翼上）的啟示，即方向翼設(shè)置在機翼上并不是常規(guī)設(shè)置，而是需要創(chuàng)造性的思維才行。因此，簡單的說是“本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)控制需要來進行靈活設(shè)置的，這樣的設(shè)置不需要付出創(chuàng)造性勞動”的觀點過于武斷，沒有事實依據(jù)。

綜上所述，申請人堅持認為本發(fā)明的創(chuàng)造性完全應(yīng)該具備的。

從該份意見陳述書可以看出，申請人核對了本申請與審查員所引用的對比文件1的具體技術(shù)內(nèi)容，并指明兩者的區(qū)別之處在于“方向翼的設(shè)置位置”，指出現(xiàn)有技術(shù)中的常規(guī)設(shè)置是將方向翼設(shè)置在機身上，現(xiàn)有技術(shù)中也沒有將方向翼設(shè)置在機翼上，因此方向翼設(shè)置在機翼上不是常規(guī)設(shè)置，質(zhì)疑通知書中關(guān)于“方向翼設(shè)置在機翼上”的事實認定有誤。

雖然意見陳述書的內(nèi)容不多，但是劍指關(guān)鍵之處，審查員不能不引起重視，針對意見陳述內(nèi)容進行補充檢索，得到對比文件3，發(fā)出第二次審查意見通知書，節(jié)取核心部分如下。

圖2

針對權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征“前機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵；后機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵”，對比文件3 （CN102131696A）公開一種無水平尾翼的地效翼船，具體披露（參見說明書第36-37段、附圖2-6）：包括主翼200，在下向翼300（是方向翼的一種）設(shè)置在主翼200上，下向翼300上設(shè)置可變型方向舵部320（屬于方向舵）。上述技術(shù)特征在對比文件3中所起的作用與其在本發(fā)明中為解決其技術(shù)問題所起的作用相同，都能通過方向翼和方向舵提高轉(zhuǎn)向時控制能力，也就是說對比文件3給出將上述區(qū)別技術(shù)特征用于對比文件1以解決其技術(shù)問題的啟示。

針對第二次審查意見通知書，申請人的意見陳述書內(nèi)容節(jié)取如下：

對比文件3與本發(fā)明解決的技術(shù)問題不同：

①根據(jù)對比文件3說明書［006］及［0013］段所述，其中向翼300所解決的技術(shù)問題是“可減少在貼近水面以低的高度航行的地效翼船中經(jīng)常發(fā)生的下洗角的變化量，確保船體縱向搖擺控制的一貫性。”

②本發(fā)明解決的技術(shù)問題是提高飛機空中轉(zhuǎn)向控制能力。

由以上分析可知，這是2個完全不同的技術(shù)問題。

對比文件3與本發(fā)明結(jié)構(gòu)不同：

對比文件3提供的地效翼船，其中下向翼300設(shè)置在主翼200的端部，這與本發(fā)明的方向翼都是設(shè)置在前后機翼的上側(cè)有所不同。

其帶來的效果也不同：對比文件3的下向翼300設(shè)置在主翼200的端部，解決了船體縱向搖擺的問題。本發(fā)明方向翼設(shè)置在前后機翼的上側(cè)，解決了空中轉(zhuǎn)向控制能力。

綜上所述，申請人認為，對比文件3對于在本發(fā)明前后機翼上設(shè)置方向翼以提高轉(zhuǎn)向控制能力，難以給出實質(zhì)性的啟示。因此申請人堅持認為本發(fā)明完全具備創(chuàng)造性。

申請人核實對比文件3公開的技術(shù)內(nèi)容后，在意見陳述中從對比文件3公開的所要解決的技術(shù)問題和翼的設(shè)置位置兩個角度出發(fā)，說明對比文件3并沒有給出將方向翼設(shè)置在機翼上的技術(shù)啟示。

審查員閱讀意見陳述書后，認同申請人的意見，關(guān)于對比文件3確實存在事實認定錯誤的問題，審查員在進一步的補充檢索中得到對比文件4，發(fā)出第三次審查意見通知書，截取核心部分如下：

針對權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征“前機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵；后機翼的上側(cè)設(shè)有方向翼，方向翼上設(shè)有方向舵”，對比文件4 （US3954231）公開一種無尾翼飛機，具體披露（參見附圖3）：前機翼和后機翼，在后機翼上側(cè)設(shè)有方向翼，且方向翼上設(shè)有方向舵。上述技術(shù)特征在對比文件4中實際所起的作用與其在本發(fā)明中為解決其技術(shù)問題所起的作用相同，都能通過方向翼和方向舵提高轉(zhuǎn)向時控制能力，也就是說對比文件4給出將上述區(qū)別技術(shù)特征用于對比文件1以解決其技術(shù)問題的啟示。

申請人答復(fù)第三次審查意見通知書的意見陳述書內(nèi)容節(jié)取如下：

在仔細閱讀了第三次審查意見后，申請人任然堅持本發(fā)明具備創(chuàng)造性的觀點。鑒于本案事實已經(jīng)清楚，就請審查員依法作出最后的裁決吧！

雖然該發(fā)明專利申請最終被駁回，但是三次審查意見通知書涉及常規(guī)技術(shù)手段、對比文件3的技術(shù)啟示和對比文件4的技術(shù)啟示，相應(yīng)的意見陳述書有針對性地將“方向翼設(shè)置在機翼上”探討的非常清楚，雖然意見陳述書中沒有提到專利審查指南、專利法及其實施細則等法規(guī)內(nèi)容，但是針對各次審查意見通知書中指出的創(chuàng)造性問題，意見陳述書中緊扣技術(shù)問題和技術(shù)方案，來闡述權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性。

圖3

2 結(jié)語

答復(fù)審查意見通知書的意見陳述書應(yīng)當避免僅引用專利法及其實施細則的相關(guān)法律規(guī)定、而缺少針對性的答復(fù)意見。

申請人在答復(fù)審查意見通知書時，首先要核實其中引用的對比文件，在此過程中找出存疑點，在質(zhì)疑對比文件的事實認定、公知常識認定、對比文件的結(jié)合啟示時，要從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題以及技術(shù)效果等角度結(jié)合實際案情在意見陳述書中進行有理有據(jù)地陳述。

On How to Reply the Substantive Examination of Patent

Zhi Xiujuan
（Patent Examination Cooperation Beijing Center of the Patent Office，SIPO，Beijing 100081）

Combining the substantive examination of invention patent，pointing out the problems that are easy to appear in answering notice of examination opinion；Combining statements which appear in substantive examination of one invention patent，providing recommendations about how to reply the substantive examinationof patent effectively.

patent of invention；substantiveexamination；examination；opinionstatement

G306

A

1003-5168（2016）07-0078-03

2016-6-15

職秀娟（1981-），女，碩士研究生，助理研究員，研究方向：專利實質(zhì)審查。